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मारियो कार्ट केस का मध्यवर्ती फैसला और बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन

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मारियो कार्ट केस का मध्यवर्ती फैसला और बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन

निंटेंडो के लोकप्रिय गेम किरदार ‘मारियो’ आदि के कॉस्ट्यूम को किराए पर देने और सार्वजनिक सड़कों पर कार्ट चलाने के वीडियो का प्रचार में उपयोग करना अनुचित प्रतिस्पर्धा की गतिविधि के रूप में माना गया, जिसके चलते कंपनी ने सार्वजनिक सड़क कार्ट किराए पर देने वाली कंपनी ‘मारीकार’ (वर्तमान में MARI मोबिलिटी विकास) के खिलाफ उपयोग रोकने और 50 मिलियन येन की हानि का दावा करने वाले मुकदमे का अपील आदेश 30 मई 2019 (ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष) को बौद्धिक संपत्ति उच्च न्यायालय (जापानी बौद्धिक संपत्ति उच्च न्यायालय) में हुआ था। न्यायालय ने ‘प्रतीक और कॉस्ट्यूम दोनों ही समान हैं’ के आधार पर निर्णय दिया कि व्यापारिक लाभ का उल्लंघन किया गया है और MARI कंपनी की हानि भरपाई की जिम्मेदारी मानी, साथ ही, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए भी, दुर्भावना या गंभीर लापरवाही होने के कारण, सहयोगी हानि भरपाई की जिम्मेदारी मानी गई।

इस दिन जो निर्णय दिया गया था वह मध्यवर्ती निर्णय था, हानि भरपाई की राशि के बारे में आगे चर्चा की जाएगी, लेकिन हम यह सोचना चाहेंगे कि इस मध्यवर्ती निर्णय का क्या अर्थ है।

1 पहले निर्णय में क्या था

MARI मोबिलिटी विकास ने निंटेंडो के लोकप्रिय खेल ‘मारियो कार्ट’ का संक्षिप्त नाम ‘मारीकार’ का अनधिकृत उपयोग किया, जिसमें समावेश है कंपनी का नाम और सेवाओं का नाम, और मारियो, लुईजी, योशी जैसे लोकप्रिय चरित्रों के कॉस्ट्यूम को कार्ट उपयोगकर्ताओं, विदेशी पर्यटकों को उधार दिया, साथ ही कार्ट की छवियों का व्यापार और प्रचार में उपयोग किया।

इसके विपरीत, निंटेंडो ने MARI मोबिलिटी विकास पर अनुचित प्रतिस्पर्धा और कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप में मुकदमा किया था, लेकिन टोक्यो जिला न्यायालय ने 2018 में 27 सितंबर (2018) के निर्णय में निंटेंडो के तर्क को लगभग स्वीकार किया, 10 मिलियन येन के नुकसान का भुगतान करने का आदेश दिया, वहीं, जापानी भाषा को न समझने वाले विदेशी पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए ‘MariCar’ आदि का उपयोग अनुचित प्रतिस्पर्धा की गतिविधि के रूप में माना नहीं गया।

उसके बाद, निंटेंडो और MARI मोबिलिटी विकास दोनों ने अपील की और ज्ञान संपत्ति उच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही थी।

मध्यवर्ती फैसला क्या है

आगे चलकर अंतिम फैसले की ओर बढ़ने या समझौते की ओर जाने की दिशा में ध्यान केंद्रित हो रहा है, लेकिन मूल रूप से “मध्यवर्ती फैसला” क्या होता है?

जब न्यायालय में सुनवाई होती है, तो उस सुनवाई को समाप्त करने वाले फैसले को “अंतिम फैसला” कहते हैं (जापानी नागरिक मुकदमा कानून धारा 243)। सामान्यतः जो “फैसला” का उपयोग किया जाता है, वही होता है, लेकिन “मध्यवर्ती फैसला” वह होता है, जो सुनवाई के बीच में पक्षों के बीच विवादित मामलों पर दिया जाता है (जापानी नागरिक मुकदमा कानून धारा 245)। मध्यवर्ती फैसले का उद्देश्य होता है सुनवाई को संगठित करना और अंतिम फैसले की तैयारी करना।

मध्यवर्ती फैसला देने का निर्णय न्यायालय की विवेकाधिकार पर निर्भर करता है, हालांकि मध्यवर्ती फैसले के उदाहरण बहुत कम होते हैं। बौद्धिक संपदा मुकदमों (बौद्धिक संपदा मुकदमे) में, बौद्धिक संपदा अपील न्यायालय ने कुछ मामलों में ज़मीनी न्यायालय के निर्णय को खारिज करके पेटेंट उल्लंघन को मान्यता दी है जिसमें मध्यवर्ती फैसले दिए गए थे।

उदाहरण के लिए, “कटी हुई मोची मामले” (बौद्धिक संपदा अपील न्यायालय, 7 सितंबर 2011 का मध्यवर्ती फैसला) में, आविष्कार का नाम “मोची” रखने वाले पेटेंट के पेटेंट अधिकारी (प्रथम अपील प्रथम अपीलांत) ने, प्रतिवादी (प्रथम अपील प्रतिवादी) द्वारा प्रतिवादी उत्पाद (कटी हुई मोची) का निर्माण, बिक्री और निर्यात करने की क्रिया को, पेटेंट अधिकार का उल्लंघन मानते हुए, प्रतिवादी के खिलाफ प्रतिवादी उत्पाद के निर्माण, हस्तांतरण आदि की रोक और प्रतिवादी उत्पाद आदि के नष्ट करने की मांग की, साथ ही, 1.485 अरब येन की भुगतान की मांग की, जिस पर मूल फैसला ने सभी मांगों को खारिज कर दिया। इसलिए, अपीलांत ने अपील की थी, जिसमें मध्यवर्ती फैसले के रूप में, प्रतिवादी उत्पाद ने इस मामले के आविष्कार की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया, और यह इस मामले के आविष्कार के तकनीकी क्षेत्र में आता है, और इस मामले का पेटेंट पेटेंट अमान्य परीक्षण द्वारा अमान्य होने वाला नहीं माना जाता है।

इस बार के मध्यवर्ती फैसले में, टोक्यो जिला न्यायालय के पहले फैसले से अधिक व्यापक रूप से निंटेंडो के दावे को मान्यता दी गई है। अर्थात, बौद्धिक संपदा अपील न्यायालय ने, निंटेंडो के द्वारा ज़मीनी न्यायालय के फैसले के खिलाफ असंतुष्टि के बारे में भी निंटेंडो के दावे को मान्यता दी, और उस सीमा में ज़मीनी न्यायालय के फैसले से थोड़ा अलग निर्णय दिया। यह सामाजिक रूप से ध्यान केंद्रित करने वाला मामला भी है, और नुकसान की राशि की बहस में प्रवेश करने से पहले, न्यायालय के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का इरादा हो सकता है।

इसके अलावा, इस मामले में, विवाद बिंदु बहुत अधिक थे, और प्रत्येक विवाद बिंदु के चारों ओर पक्षों के बीच का संघर्ष भी तीव्र था, इसलिए, मध्यवर्ती फैसले द्वारा सुनवाई की व्यवस्था करने का प्रभाव भी बड़ा होता है।

मध्यवर्ती फैसले के मुद्दे

इस बार के मध्यवर्ती फैसले में, मुद्दे 15 बिंदुओं में व्यवस्थित किए गए हैं। इनमें से, जिन पर निंटेंडो ने पहले फैसले के खिलाफ असंतुष्टि जताई थी, वे मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 बिंदु हैं।

चिन्ह (मार्क) के उपयोग की रोकथाम और मिटाने की मांग की सीमा

जिला न्यायालय के फैसले में, ‘मारीकार’ की प्रदर्शन को ऐसे लोगों के बीच प्रसिद्ध या प्रमुख नहीं माना गया जो जापानी भाषा को नहीं समझते, और विदेशी भाषा में लिखी गई वेबसाइट और पम्फलेट के लिए, ‘MariCar’ जैसे चिन्ह (मार्क) के उपयोग की रोकथाम और मिटाने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था।

हालांकि, इस बार के मध्यवर्ती फैसले में, ‘मारिओ कार्ट’ की अंग्रेजी में प्रदर्शन ‘MARIO KART’ को भी घरेलू और विदेशी स्तर पर प्रमुख माना गया, और इसके समान ‘MariCar’ जैसे चिन्ह (मार्क) का उपयोग करने वाले MARI मोबिलिटी विकास के कार्य को, विदेशी भाषा में लिखी गई वेबसाइट आदि पर उपयोग करने के मामले में भी, अनुचित प्रतिस्पर्धा के तत्व के अनुरूप माना गया। इसके बाद, जब बौद्धिक संपदा उच्च न्यायालय अंतिम फैसला करेगा, तो विदेशी भाषा में लिखी गई वेबसाइट आदि के लिए भी, इन चिन्हों (मार्क) की रोकथाम और मिटाने की मांग को स्वीकार किया जा सकता है।

चिन्ह (मार्क) के उपयोग के बारे में जिला न्यायालय के फैसले और मध्यवर्ती फैसले में मतभेद था, लेकिन इसका कारण यह है कि उन पर लागू होने वाले अनुचित प्रतिस्पर्धा निवारण कानून के प्रावधान अलग थे।

जिला न्यायालय के फैसले में, ‘मारीकार’ की प्रदर्शन को निंटेंडो के लोकप्रिय गेम सीरीज ‘मारिओ कार्ट’ का प्रतीक माना गया, जो जापान के सभी गेम प्रेमियों के बीच प्रसिद्ध है, और निंटेंडो के संबंधित व्यापार के साथ भ्रमित होने की संभावना होने पर, अनुचित प्रतिस्पर्धा निवारण कानून की धारा 2 की उपधारा 1 की खंड (1) (भ्रमित करने वाले कार्य) का उल्लंघन करते हुए माना गया, लेकिन विदेशी भाषा में लिखी गई वेबसाइट आदि के लिए, इसे स्वीकार नहीं किया गया।

इसके विपरीत, इस बार के मध्यवर्ती फैसले में, ‘मारिओ कार्ट’ की प्रदर्शन को घरेलू स्तर पर, और ‘MARIO KART’ की प्रदर्शन को घरेलू और विदेशी स्तर पर, प्रमुख माना गया, और अनुचित प्रतिस्पर्धा निवारण कानून की धारा 2 की उपधारा 1 की खंड (2) (प्रमुख प्रदर्शन का दुरुपयोग) का उल्लंघन करते हुए माना गया। ‘प्रमुख’ का अर्थ है, ‘प्रसिद्ध’ से अधिक प्रसिद्ध।

धारा 2: इस कानून में ‘अनुचित प्रतिस्पर्धा’ का अर्थ है, निम्नलिखित बातें।
उपधारा 1 की खंड (1): दूसरे के उत्पाद आदि के प्रदर्शन (व्यक्ति के कार्य से संबंधित नाम, व्यापारिक नाम, ट्रेडमार्क, चिन्ह, उत्पाद के कंटेनर या पैकेजिंग या अन्य उत्पाद या व्यापार को प्रदर्शित करने वाली चीज़ें। नीचे भी वही।) का उपयोग करने वाले उत्पाद आदि के प्रदर्शन के रूप में, जो मांगवाने वालों के बीच व्यापक रूप से मान्य है, या उसके समान या समान उत्पाद आदि के प्रदर्शन का उपयोग करने वाले, या उस उत्पाद आदि के प्रदर्शन का उपयोग करने वाले उत्पाद को हस्तांतरित करने, प्रदान करने, हस्तांतरण या प्रदान करने के लिए प्रदर्शित करने, निर्यात करने, आयात करने, या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लाइन के माध्यम से प्रदान करने की क्रिया
उपधारा 1 की खंड (2): अपने उत्पाद आदि के प्रदर्शन के रूप में दूसरे के प्रमुख उत्पाद आदि के प्रदर्शन का उपयोग करने वाले, या उस उत्पाद आदि के प्रदर्शन का उपयोग करने वाले उत्पाद को हस्तांतरित करने, प्रदान करने, हस्तांतरण या प्रदान करने के लिए प्रदर्शित करने, निर्यात करने, आयात करने, या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लाइन के माध्यम से प्रदान करने की क्रिया

अनुचित प्रतिस्पर्धा निवारण कानून की धारा 2 की उपधारा 1 की खंड (1) की उल्लंघन के बजाय खंड (2) की उल्लंघन का क्या अर्थ है?

जब प्रमुख प्रदर्शन का दूसरे द्वारा बिना अनुमति के उपयोग (दुरुपयोग) किया जाता है, तो चाहे भ्रमित होने की स्थिति न हो, दुरुपयोग करने वाला व्यापारिक प्रयास के बिना प्रमुख प्रदर्शन की ग्राहक आकर्षण शक्ति का ‘मुफ्त सवारी (फ्री राइड)’ कर सकता है, जबकि लंबे समय के व्यापारिक प्रयास के कारण उच्च विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा, और प्रशंसा प्राप्त करने वाले प्रमुख प्रदर्शन और उसके मूल उपयोगकर्ता के बीच का संबंध कमजोर होता है (पतला होना, डिल्यूशन)।

अनुचित प्रतिस्पर्धा निवारण कानून की धारा 2 की उपधारा 1 की खंड (2) ऐसी फ्री राइड और डिल्यूशन से प्रमुख प्रदर्शन की सुरक्षा करने के लिए का प्रावधान है, और भ्रमित होने की संभावना की आवश्यकता नहीं होती है।

MARI मोबिलिटी विकास ने, कार्ट के बॉडी आदि पर ‘निंटेंडो से कोई संबंध नहीं’ जैसे नकारात्मक प्रदर्शन करने के कारण, भ्रमित होने की संभावना उत्पन्न नहीं होने का दावा किया था, लेकिन बौद्धिक संपदा उच्च न्यायालय ने, अनुचित प्रतिस्पर्धा निवारण कानून की धारा 2 की उपधारा 1 की खंड (2) में भ्रमित होने की संभावना की आवश्यकता नहीं होने के कारण, MARI मोबिलिटी विकास द्वारा नकारात्मक प्रदर्शन करने की स्थिति, उसके अनुचित प्रतिस्पर्धा निवारण कानून का उल्लंघन नकारने वाली परिस्थिति नहीं है।

डोमेन नाम के उपयोग की रोकथाम और पंजीकरण मिटाने की सीमा

जिला न्यायालय के फैसले में, “मारीकार” का प्रदर्शन, जापानी भाषा को न समझने वाले लोगों के बीच प्रसिद्ध नहीं है, और “maricar” शामिल डोमेन नाम का उपयोग केवल विदेशी भाषा में लिखे गए वेबसाइट पर किया जाता है, तो यह निंटेंडो के व्यापारिक लाभ को नहीं चोट पहुंचाता, और इसे रोकने की अनुमति नहीं दी गई थी।

हालांकि, इस बार के मध्यवर्ती फैसले में, “maricar” घरेलू और विदेशी दोनों स्थलों पर प्रसिद्ध “MARIO KART” प्रदर्शन से मिलता-जुलता है,

प्रथम अपीली कंपनी ने, अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, प्रथम मुद्दाकर्ता के विशिष्ट उत्पाद आदि के प्रदर्शन, मुद्दाकर्ता के वर्णन और “MARIO KART” प्रदर्शन से मिलते-जुलते इस मामले के प्रत्येक डोमेन नाम का उपयोग किया है, इसलिए यह कार्य अनुचित प्रतिस्पर्धा कानून धारा 2 खंड 1 उप-खंड 13 के अनुसार अनुचित प्रतिस्पर्धा कार्य के अधीन आता है, और यह प्रथम मुद्दाकर्ता के व्यापारिक लाभ को क्षति पहुंचाता है।
बौद्धिक संपत्ति उच्च न्यायालय, 2019 वर्ष 30 मई (2019) का मध्यवर्ती फैसला

और कहा, “अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य” से “MARIO KART” और “मारीकार” से मिलते-जुलते प्रत्येक डोमेन नाम (maricar.jp, maricar.co.jp, fuji-maricar.jp, maricar.com) का उपयोग कर रहे हैं। इससे, बौद्धिक संपत्ति उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले के समय, केवल विदेशी भाषा में लिखे गए वेबसाइट पर उपयोग करने की रोकथाम और इसके लिए उपयोग किए जाने वाले डोमेन नाम के पंजीकरण मिटाने की अर्जी भी मान्य होगी।

MARIモビリティ開発 के प्रमुख निदेशक के खिलाफ नुकसान भरपाई का दावा

कंपनी कानून के अनुसार, यदि किसी कंपनी के अधिकारी ने अपने कार्यवाही में दुर्भावना या महत्वपूर्ण लापरवाही दिखाई है, तो वे तीसरे पक्ष के प्रति नुकसान भरपाई की जिम्मेदारी उठाते हैं (धारा 429, अनुच्छेद 1)। निंटेंडो ने इस प्रावधान के आधार पर, MARIモビリティ開発 के प्रमुख निदेशक की व्यक्तिगत नुकसान भरपाई जिम्मेदारी का भी पीछा किया था।

इस मुद्दे पर, जिला न्यायालय के फैसले में, उस कंपनी के प्रमुख निदेशक को अनुचित प्रतिस्पर्धा या कॉपीराइट उल्लंघन के लिए दोषी माना नहीं गया था, इसलिए प्रमुख निदेशक के खिलाफ नुकसान भरपाई का दावा खारिज कर दिया गया था।

हालांकि, इस बार के मध्यवर्ती फैसले में, निदेशकों पर कंपनी को अनुचित प्रतिस्पर्धा की गतिविधियों से बचने की जिम्मेदारी होती है, और उस कंपनी के प्रमुख निदेशक ने ऐसी जिम्मेदारी का उल्लंघन किया है, जिसमें दुर्भावना या कम से कम महत्वपूर्ण लापरवाही थी, इसलिए प्रमुख निदेशक के खिलाफ नुकसान भरपाई का दावा मान्य कर दिया गया था।

व्यापार से, फ्री-राइड के तत्वों को पूरी तरह से हटाना कठिन है, लेकिन यदि यह बहुत ही दुष्ट फ्री-राइड माना जाता है, तो इस बार के मध्यवर्ती फैसले की तरह, प्रमुख निदेशक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी उठाने का सामना कर सकते हैं।

आगामी दृष्टिकोण

आगे की योजना में, अंतिम निर्णय की ओर बढ़ते हुए, मध्यवर्ती निर्णय के आधार पर, मुआवजा राशि आदि की जांच होगी।

मुआवजा राशि

मुआवजा के बारे में, निंटेंडो ने अपील दौर में मुआवजा की मांग को 10 मिलियन येन से बढ़ाकर 50 मिलियन येन कर दिया है। मूल रूप से निंटेंडो ने पहले चरण में 10 मिलियन येन की मांग की थी, जो एक “आंशिक दावा” थी, और यह निंटेंडो द्वारा दावा की गई हानि की पूरी राशि की मांग नहीं थी।

निंटेंडो ने पहले चरण में हानि की राशि को 74.9 मिलियन येन के रूप में बताया था, और उसने उसके 10 मिलियन येन की मांग की थी, लेकिन अपील दौर में, MARI मोबिलिटी विकास के व्यापार के जारी रहने को ध्यान में रखते हुए, निंटेंडो ने हानि की राशि को 116.6 मिलियन येन के रूप में बताया, और उसने उसके 50 मिलियन येन की मांग की है।

टोक्यो जिला न्यायालय ने निंटेंडो की पहले चरण की मांग को थोड़ा सा बढ़ाकर 10.264609 मिलियन येन को निंटेंडो की हानि की राशि के रूप में मान्यता दी। अगर आगे अपील दौर में समझौता नहीं होता है, और जापानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हाई कोर्ट अंतिम निर्णय देता है, तो मुआवजा की राशि कितनी होगी, यह ध्यान देने योग्य होगा।

मध्यवर्ती निर्णय का प्रभाव

जापान में, जहां हर चीज के लिए तुरंत संक्षिप्त नाम दिए जाते हैं, और वे संक्षिप्त नाम उत्पाद के नाम से आमतौर पर फैल जाते हैं, “मारीकार” जैसे संक्षिप्त नामों के लिए, रक्षा के लिए ट्रेडमार्क कितनी सीमा तक प्राप्त करना चाहिए, यह कंपनी के ब्रांड प्रबंधन में, वित्तीय रूप से भी कठिन समस्या है।

यदि ट्रेडमार्क प्राप्त नहीं किया गया है, तो अनुचित प्रतिस्पर्धा निवारण कानून जापानी अधिनियम है जो विशेष या प्रसिद्ध प्रदर्शन की सुरक्षा करता है, लेकिन इस बार के मध्यवर्ती निर्णय में, जिला न्यायालय के निर्णय से भी अधिक विस्तार में अनुचित प्रतिस्पर्धा निवारण कानून द्वारा सुरक्षा मान्यता प्राप्त करने का तरीका, आगामी कंपनी के ब्रांड प्रबंधन के लिए, सकारात्मक तत्व के रूप में माना जा सकता है।

सारांश

यह फैसला, दूसरों (अन्य कंपनियों) के उत्पाद नामों के संक्षिप्त रूप या उत्पादों में प्रस्तुत किरदारों के कॉस्ट्यूम का उपयोग करने वाले व्यापार के लिए, अनुचित प्रतिस्पर्धा निवारण कानून (जापानी अनुचित प्रतिस्पर्धा निवारण कानून) के आधार पर निर्णय देता है, जो संदर्भ होता है।

वहीं, इस फैसले में, कॉपीराइट के आधार पर दावे के लिए, रोकथाम की आवश्यकता या चयनात्मक विलय के कारण वास्तविक निर्णय नहीं दिया गया था, इसलिए कॉस्प्ले और कॉपीराइट के मुद्दे पर विचार नहीं किया गया।

Managing Attorney: Toki Kawase

The Editor in Chief: Managing Attorney: Toki Kawase

An expert in IT-related legal affairs in Japan who established MONOLITH LAW OFFICE and serves as its managing attorney. Formerly an IT engineer, he has been involved in the management of IT companies. Served as legal counsel to more than 100 companies, ranging from top-tier organizations to seed-stage Startups.

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