Um advogado explica um caso em que a violação dos direitos de design foi contestada

Se adquirir os direitos de design, poderá usar o design registado exclusivamente e, em caso de violação dos direitos de design por produtos semelhantes, poderá solicitar a cessação ou prevenção dessa violação (Artigo 37 da Lei Japonesa de Design) e solicitar uma indemnização por danos (Artigo 39 da Lei Japonesa de Design).

O parágrafo 2 do artigo 24 da Lei Japonesa de Design afirma que “a decisão sobre se um design registado e outro design são semelhantes é baseada na estética percebida através da visão do consumidor”. No entanto, quando realmente chega a tribunal, como é que se compara e se avalia se são semelhantes ou não?

Casos em que a violação dos direitos de design foi reconhecida

Omron, que detém os direitos de design do “Medidor de composição corporal com balança”, alegou que a produção, transferência, entrega, oferta de transferência, importação e exportação de balanças de composição corporal pela Tanita infringem os seus direitos de design. A Omron pediu a cessação da produção e outras atividades relacionadas com as balanças de composição corporal da Tanita, bem como a sua destruição e indemnização por danos.

A Omron solicitou o registo do design principal como “Medidor de composição corporal com balança” em 18 de março de 2011 (ano 23 da era Heisei/2011 no calendário gregoriano) e registou o design relacionado como o segundo design. O registo dos direitos de design foi concluído em 22 de setembro do mesmo ano.

O tribunal decidiu que o primeiro design em questão e o design do réu não eram semelhantes, mas que o segundo design em questão e o design do réu eram semelhantes. Portanto, neste artigo, explicaremos o segundo design em questão.

O que determina a decisão

Nas negociações e litígios sobre a violação dos direitos de design, que protegem o design, a questão é se “as partes principais do design são comuns”.

Depois de organizar esta “parte essencial”, que é a parte principal do design que atrai a atenção do demandante, observa-se se os dois designs têm uma configuração comum na parte essencial e se têm uma sensação estética comum como um todo.

Como não é uma motocicleta ou uma mala, quando é anunciado ou exibido numa loja, o medidor de composição corporal é colocado de forma a mostrar a frente ao comprador. Além disso, é natural pensar que quando o consumidor, que é o demandante, usa o medidor de composição corporal, ele olha e opera o medidor a partir da frente do corpo principal, onde a janela de exibição de cristal líquido e o padrão do interruptor estão localizados.

Portanto, o tribunal decidiu que quando o demandante compra um medidor de composição corporal, ele primeiro se concentra na forma da vista frontal, considerando o uso do produto, como a forma como os eletrodos estão dispostos na frente do corpo principal, a forma dos eletrodos, a posição e forma dos interruptores, a posição e forma da janela de exibição de cristal líquido onde os resultados da medição são exibidos, etc.

Além disso, como o medidor de composição corporal se tornou um produto popular por ser mais fino do que o medidor de peso convencional, é considerado que o demandante também presta atenção à espessura do produto, por isso também se pode dizer que ele se concentra na forma da vista lateral. Por outro lado, foi considerado que o demandante não se concentra na forma da vista traseira, pois não a vê quando usa o medidor de composição corporal de forma normal e não é uma parte que é anunciada quando o medidor de composição corporal é vendido.

Em outras palavras, foi decidido que a parte mais atraente para o demandante é a “disposição dos quatro eletrodos perto dos quatro cantos da frente da placa de vidro transparente” na vista frontal, a “janela de exibição de cristal líquido no corpo principal perto do centro superior da frente da placa de vidro transparente”, o “múltiplo padrão de interruptor abaixo da janela de exibição de cristal líquido na frente da placa de vidro transparente”, e a “estrutura em que a placa de vidro transparente e a parte traseira do corpo principal são laminadas juntas” na vista lateral. Esta é a parte essencial do segundo design em questão.

Diferenças essenciais e decisão

Com base nisso, o tribunal julgou as diferenças específicas na configuração entre o segundo design em questão e o design do réu,

• A proporção de altura e largura da placa de vidro transparente é diferente entre o segundo design em questão e o design do réu
• O design do réu tem um padrão de borda ao redor da janela de exibição de cristal líquido, mas o design em questão não tem
• Há diferenças no raio do canto arredondado da placa de vidro transparente, na proporção da largura e comprimento da parte do eletrodo, na relação entre a borda inferior da janela de exibição de cristal líquido e a borda inferior dos eletrodos localizados à esquerda e à direita da parte superior, e no número de padrões de interruptor
• Há várias diferenças na forma da parte traseira

Embora haja diferenças na forma da parte traseira do corpo principal, estas não são diferenças na parte essencial. Portanto,

Embora a proporção de altura e largura da placa de vidro transparente seja diferente entre o segundo design em questão e o design do réu (o segundo design em questão é de cerca de 1:1.4, e o design do réu é de cerca de 1:1.43), a diferença é muito pequena, e ambos devem ser considerados como dando a impressão de serem retângulos horizontais para o observador. Além disso, é reconhecido que o design do réu tem um padrão de borda ao redor da janela de exibição de cristal líquido, mas este não é muito grande em comparação com o tamanho da janela de exibição de cristal líquido e não tem uma cor proeminente na vista frontal. Além disso, embora haja diferenças no raio do canto arredondado da placa de vidro transparente, na proporção da largura e comprimento da parte do eletrodo, na relação entre a borda inferior da janela de exibição de cristal líquido e a borda inferior dos eletrodos localizados à esquerda e à direita da parte superior, e no número de padrões de interruptor, estas não superam a sensação estética comum que é dada ao observador pelo fato de a forma da placa de vidro transparente ser quase a mesma.

Decisão do Tribunal Distrital de Tóquio, 26 de fevereiro de 2015 (ano 27 da era Heisei/2015 no calendário gregoriano)

Reconheceu a violação dos direitos de design e ordenou à Tanita que pagasse 129.153.662 ienes como indemnização pelos danos sofridos pela Omron.

É uma decisão de que há diferenças mesmo na parte essencial, mas são muito pequenas. Além disso, “observador” no texto da decisão refere-se a “aquele que vê”, ou seja, o demandante.

Casos em que não foi reconhecida a violação do direito de design

A Tiger Corporation, que detém os direitos de design de uma “garrafa térmica portátil”, alegou que a fabricação e venda da garrafa térmica portátil (produto do réu) pela Tatsumiya Co., Ltd. violava seus direitos de design. A Tiger Corporation procurou impedir a fabricação e venda do produto do réu e exigiu o pagamento de danos com base em atos ilícitos de violação de direitos de design.

O que é considerado a parte essencial

O design em questão e o design do réu são ambos para garrafas térmicas portáteis, e os consumidores são o público em geral. Além disso, como são usados diariamente e transportados, pode-se dizer que os consumidores se concentram na aparência geral que afeta a conveniência de transporte.

No entanto, foi reconhecido que a forma geral cilíndrica e a forma composta pelo corpo e pela tampa eram conhecidas publicamente antes do pedido do design em questão, ou seja, eram comuns.

Além disso, o tribunal determinou que a forma com uma parte cortada em forma de anel entre a extremidade inferior da tampa e o corpo, a forma em que o membro interno na extremidade inferior da tampa aparece ligeiramente saliente do que a superfície lateral em forma de anel estreito, e a estrutura em que uma linha em forma de anel é inserida perto da extremidade inferior do corpo para se tornar paralela ao fundo, e essa parte se torna um inchaço redondo em forma de faixa, também eram conhecidas publicamente antes do pedido do design em questão. Em outras palavras, eles não estão incluídos nos direitos de design.

O tribunal então decidiu que as características das formas ① a ④ no design em questão em si não deveriam ser consideradas como constituindo a parte essencial do design em questão, e a parte essencial do design em questão é a forma mais específica relacionada a cada forma acima, ou seja, a proporção do diâmetro do fundo cilíndrico e da altura, a proporção da altura do corpo e da tampa, a forma específica do anel estreito na extremidade inferior da tampa, a forma específica da parte cortada em forma de anel (parte do sulco) entre a extremidade inferior da tampa e o corpo, a linha em forma de anel perto da extremidade inferior do corpo, a forma específica do inchaço redondo em forma de faixa. E, ao comparar o design em questão com o design relacionado, entre estes, os itens ① e ②, que são comuns ao design relacionado, devem ser mais enfatizados no julgamento de similaridade.

Diferenças essenciais e decisão

O design em questão e o design do réu têm em comum o fato de que a forma geral é cilíndrica e é composta pelo corpo e pela tampa. Então, quais são as diferenças?

As seguintes diferenças são reconhecidas:

1. Proporção da altura da tampa em relação à altura total (parte essencial ①)

No design em questão, é cerca de 1/6, enquanto no design do réu, é cerca de 1/8

2. Proporção entre o diâmetro do fundo e a altura (parte essencial ①)

No design em questão, é 1:2.3, enquanto no design do réu, é 1:3.6

3. Forma entre a tampa e o corpo (parte essencial ③)

No design em questão, há uma parte do sulco com uma largura de cerca de 1/5 da altura da tampa, enquanto no design do réu, não há parte que possa ser chamada de sulco, apenas a superfície de junção entre a tampa e o corpo existe

4. Forma da extremidade inferior da tampa (parte essencial ②)

No design em questão, há uma parte em forma de anel estreito que se projeta mais do que a superfície lateral, enquanto no design do réu, há uma parte em forma de anel estreito que não se projeta muito mais do que a superfície lateral

5. Forma um pouco acima do fundo do corpo (parte essencial ④)

No design em questão, há um inchaço redondo na faixa superior, e um sulco fino é fornecido no topo do inchaço, enquanto no design do réu, há uma parte em linha que circula paralela ao fundo

6. Forma da parte da boca do corpo

No design do réu, há uma tampa de outro membro que cobre a superfície externa, enquanto no design em questão, não há tal forma.

Então, o tribunal decidiu que há diferenças 1 a 6 entre o design em questão e o design do réu, e entre estas, as diferenças 1 a 5 podem ser ditas como diferenças relacionadas à parte essencial do design em questão, e em particular, as diferenças 1, 2 e 5 fazem com que o design em questão dê uma impressão de maior estabilidade quando colocado de pé, com uma área de fundo maior, enquanto o design do réu dá uma impressão de design mais esguio, com uma área de fundo menor.

Além disso, devido às diferenças na forma entre a tampa e o corpo, na forma da extremidade inferior da tampa e na forma um pouco acima do fundo do corpo,

O design em questão dá a impressão de ter relativamente mais altos e baixos ao longo da direção da altura, enquanto o design do réu dá a impressão de um design relativamente linear.

Portanto, as diferenças acima mencionadas podem ser ditas para dar uma sensação estética diferente ao design do réu como um todo em comparação com o design em questão.

Decisão do Tribunal Distrital de Osaka de 21 de junho de 2012

Como resultado, o tribunal não reconheceu a violação dos direitos de design pela Tatsumiya Co., Ltd. e rejeitou o pedido da Tiger Corporation.

Quando diferenças claras são observadas na parte essencial, é julgado que elas não são semelhantes porque dão uma sensação estética diferente.

Pontos de negociação e litígio sobre violação de direitos de design

A partir de casos passados, os pontos para negociações e litígios sobre violação de direitos de design são claros.

Pontos quando a sua empresa é a parte queixosa

Quando a sua empresa alega violação de direitos de design por outra empresa e solicita indenização por danos, é necessário argumentar que a parte comum entre o produto imitado da outra empresa e o design registado pela sua empresa é a essência do design e a parte que mais atrai a atenção do consumidor.

Com base nisso, pode-se solicitar à outra parte que pare de vender produtos semelhantes e peça indenização por danos. No entanto, mesmo que a sua empresa pense que “é semelhante” ou “é uma cópia”, é um problema difícil determinar objetivamente se isso será reconhecido ou não, pois há muitos casos em que o pedido não foi aceite.

As empresas cujos pedidos não foram aceites provavelmente processaram porque tinham confiança no seu julgamento, por isso é necessário avaliar cuidadosamente.

Pontos quando a sua empresa é a parte acusada

Quando se refuta a alegação de violação de direitos de design por outra empresa, é necessário argumentar que a parte comum entre o design do produto da sua empresa e o design registado pelo titular dos direitos de design é uma parte que naturalmente se tornará comum devido à natureza do produto, e não é a essência do design nem a parte que mais atrai a atenção do consumidor. Além disso, é necessário argumentar que há uma diferença no design da parte que mais atrai a atenção do consumidor.

Como se pode ver pelo caso da balança de composição corporal, onde foi ordenada uma indenização de cerca de 130 milhões de ienes (aproximadamente 1 milhão de euros), muitas vezes há uma grande responsabilidade de indenização quando se é processado por violação de direitos de design e se perde o caso. Num caso antigo, quando a Honda processou a Suzuki por violação de direitos de design do Super Cub, foi ordenado um pagamento de cerca de 760 milhões de ienes (aproximadamente 6 milhões de euros). Quando se é acusado de violação de direitos de design por outra empresa e se é avisado com uma prova de conteúdo, é necessário uma resposta calma.

Claro, neste caso também, há a possibilidade de que a outra parte esteja a julgar de forma egoísta que “é semelhante” ou “é uma cópia”. É natural que surja um “favoritismo” porque é um design que criaram e com o qual se familiarizaram.

Resumo

A decisão sobre se os direitos de design estão a ser infringidos é delicada e muitas vezes extremamente difícil, raramente sendo óbvia à primeira vista.

Para determinar objetivamente se há uma violação dos direitos de design e alcançar a resolução mais favorável possível, por favor consulte um advogado experiente o mais cedo possível.