Quais são os pontos a saber para celebrar um contrato de pesquisa e desenvolvimento conjunto?

A investigação e desenvolvimento conjuntos são uma das formas de complementar tecnologias, know-how e recursos humanos que faltam na sua própria empresa, permitindo o desenvolvimento de produtos e tecnologias de forma rápida e a baixo custo.

Embora haja muito a ganhar de outras empresas através da investigação e desenvolvimento conjuntos, ao mesmo tempo, é possível que as informações e tecnologias da sua própria empresa sejam divulgadas à empresa parceira.

Além disso, não é surpreendente que cada empresa queira priorizar os seus próprios interesses e, se possível, monopolizar os resultados do desenvolvimento conjunto quando são obtidos. Na realidade, é necessário chegar a um acordo em algum ponto.

O “Contrato de Investigação e Desenvolvimento Conjuntos” é celebrado para discutir e estabelecer regras para estes problemas na investigação e desenvolvimento conjuntos com antecedência, a fim de evitar problemas desnecessários.

Portanto, neste artigo, vamos organizar e explicar os méritos e deméritos do contrato de investigação e desenvolvimento conjuntos, bem como os pontos a ter em conta para evitar problemas previstos.

O que é a Investigação e Desenvolvimento Conjunto

A investigação e desenvolvimento conjunto é um tipo de parceria empresarial, onde várias empresas com interesses comuns colaboram para o desenvolvimento eficiente de produtos e tecnologias.

Em campos ou produtos onde a velocidade da inovação tecnológica é rápida ou onde a vida útil do produto está a diminuir, existe o risco de perder a competição com outras empresas se gastar demasiado tempo no desenvolvimento.

Apesar de investir capital e avançar com a investigação e desenvolvimento, e mesmo que consiga completar um novo produto, o valor do produto desenvolvido pode ser significativamente prejudicado se uma empresa concorrente já tiver completado um produto semelhante e o tiver lançado no mercado.

Existem métodos para desenvolver produtos e tecnologias num curto período de tempo, como fusões e aquisições (M&A) e parcerias de negócios, que requerem decisões ao nível da gestão. No entanto, a investigação e desenvolvimento conjunto tem pouco impacto na gestão e, dependendo do conteúdo, pode ser aprovado até pelo chefe de departamento, razão pela qual muitas empresas o adotam.

Vantagens do Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento Conjunto

As responsabilidades e os custos são claramente definidos

Quando se realiza um trabalho de desenvolvimento em conjunto com um terceiro, existem vários padrões de distribuição de custos e responsabilidades relacionadas ao desenvolvimento. Existem casos em que apenas os custos são suportados e o trabalho de desenvolvimento é realizado pela outra empresa, ou casos em que as empresas responsáveis são divididas de acordo com a fase de desenvolvimento, e os custos necessários para o desenvolvimento são suportados por cada empresa responsável. Não há um formato fixo.

Portanto, um dos papéis importantes do contrato de pesquisa e desenvolvimento conjunto é esclarecer as responsabilidades e o âmbito de responsabilidade de cada empresa, bem como a distribuição de custos.

Além disso, é importante tornar o conteúdo o mais viável possível em relação à distribuição de responsabilidades e custos, pois também é possível estabelecer o direito de reivindicar indenização por danos no caso de a outra empresa negligenciar suas obrigações.

Redução de custos de desenvolvimento e diversificação de riscos

Uma das vantagens do desenvolvimento conjunto é que é possível dividir o dinheiro necessário para o desenvolvimento entre as empresas participantes e também reduzir os custos de pessoal necessários para o desenvolvimento.

Além disso, torna-se possível realizar grandes desenvolvimentos que não seriam possíveis sozinhos, e se os resultados não forem obtidos, é possível dispersar os danos de custo entre as empresas participantes.

Complementação mútua de tecnologia, pessoal e instalações de pesquisa

Além do dinheiro, o desenvolvimento de pesquisa também requer tecnologia e pessoal que faltam à sua empresa, bem como equipamentos que possam ser usados para prototipagem e avaliação.

Desvantagens do Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento Conjunto

Existe o risco de vazamento de tecnologia e know-how

Entre os desenvolvedores que trabalham para o mesmo objetivo, é inevitável divulgar as informações necessárias para o outro, e há uma possibilidade de divulgar tecnologias e know-how importantes, pois ambos têm o dever de manter segredos.

Portanto, a maior desvantagem da pesquisa e desenvolvimento conjunto é que a tecnologia e o know-how da sua empresa podem ser divulgados e aprendidos pela empresa parceira.

No entanto, por outro lado, pode ser considerado uma vantagem o fato de a sua empresa poder aprender a tecnologia e o know-how da empresa parceira.

De qualquer forma, é necessário ter um cuidado especial com o escopo das informações a serem divulgadas.

Torna-se difícil monopolizar os resultados

Se você desenvolver um novo produto ou tecnologia por conta própria, poderá monopolizar os resultados e expandir seus negócios de maneira vantajosa em relação aos concorrentes.

Porém, no caso da pesquisa e desenvolvimento conjunto, pode ser difícil monopolizar, pois a empresa parceira também pode ter direitos sobre a propriedade intelectual baseada nos resultados, e há a possibilidade de a empresa parceira usar essa propriedade intelectual para conduzir negócios que competem com a sua empresa.

Pode haver restrições à pesquisa e desenvolvimento conjunto com outras empresas

Durante o período de pesquisa e desenvolvimento conjunto, pode haver cláusulas no contrato que proíbam a “pesquisa e desenvolvimento conjunto com terceiros para o mesmo ou similar objetivo (proibição de desenvolvimento concorrente)” para evitar que a empresa parceira conduza pesquisa e desenvolvimento conjunto do mesmo tipo com concorrentes da sua empresa.

Porém, se a sua empresa possui tecnologia básica, pode-se considerar o desenvolvimento de vários produtos e tecnologias aplicadas, e a restrição à pesquisa e desenvolvimento conjunto com outras empresas pode ter um grande impacto nas atividades de negócios.

Pontos a considerar para evitar falhas em contratos de pesquisa e desenvolvimento conjunto

Defina cuidadosamente o objetivo do contrato de pesquisa e desenvolvimento conjunto

Há uma tendência para não dar muita importância à definição do objetivo do contrato de pesquisa e desenvolvimento conjunto, mas na realidade, isso pode afetar muitas cláusulas, concedendo direitos desnecessariamente amplos ao outro partido ou impondo restrições excessivas à sua própria empresa, tornando-se assim muito importante.

Relação com a cláusula de proibição de desenvolvimento concorrente

Na cláusula de proibição de desenvolvimento concorrente mencionada acima, o alcance da proibição muda significativamente dependendo do “objetivo” idêntico ou similar.

Por exemplo, vamos supor que o objetivo do desenvolvimento conjunto seja “desenvolvimento de sistema de terminal de comunicação” e “desenvolvimento de sistema de reconhecimento de voz de terminal de comunicação”. Nesse caso, no primeiro caso, não será possível desenvolver conjuntamente qualquer sistema relacionado ao terminal de comunicação com terceiros, enquanto no segundo caso, será possível desenvolver conjuntamente qualquer coisa que não seja o sistema de reconhecimento de voz.

A definição do objetivo não deve ser demasiado específica, pois isso limita a flexibilidade e qualquer pequena alteração de curso exigirá uma alteração do contrato. Por outro lado, se for demasiado abstrato, o alcance da proibição pode tornar-se desnecessariamente amplo, por isso é necessário considerar cuidadosamente.

Relação com os direitos de propriedade intelectual

Se a definição do objetivo for demasiado ampla, além do desenvolvimento conjunto, pode haver uma possibilidade de a outra empresa reivindicar direitos sobre a patente baseada na invenção resultante da pesquisa conjunta, se a data de aplicação estiver dentro do período de validade do contrato de pesquisa e desenvolvimento conjunto.

Por outro lado, se for demasiado específico, existe o risco de a invenção feita pela outra empresa ser patenteada sozinha, mesmo que seja um resultado do desenvolvimento conjunto, porque é considerada fora do objetivo.

Relação com a obrigação de confidencialidade

Em geral, nas cláusulas que estabelecem a obrigação de confidencialidade, as informações confidenciais do outro partido podem ser usadas apenas dentro do alcance do objetivo, ou o uso fora do objetivo é proibido.

No entanto, se a definição do objetivo for demasiado ampla, o uso das informações confidenciais da sua própria empresa num projeto diferente do desenvolvimento atual não será considerado uma violação do contrato, e inversamente, se for demasiado específico, mesmo um pequeno desenvolvimento aplicado pode ser considerado uma violação do contrato.

O maior ponto é o tratamento dos resultados

O que mais consome tempo nas discussões do contrato de pesquisa e desenvolvimento conjunto é o “tratamento dos resultados”.

Os direitos de propriedade intelectual baseados nos resultados, os direitos de implementação, os direitos de licença de implementação, etc., têm um impacto direto no negócio da sua empresa, por isso há muitos pontos que ambas as partes não podem ceder, mas concordar o máximo possível antes de iniciar o desenvolvimento conjunto é o maior ponto para evitar problemas desnecessários.

Propriedade dos direitos de propriedade intelectual

Os direitos de propriedade intelectual baseados na invenção feita no desenvolvimento conjunto são geralmente detidos pela empresa à qual o inventor pertence.

No entanto, isto é condicionado ao facto de ter sido estipulado em contratos com os empregados e regulamentos de invenção no trabalho, tais como “os direitos de propriedade intelectual baseados em invenções, etc., feitas pelos empregados no trabalho serão herdados pela empresa”.

Neste caso, os direitos de propriedade intelectual resultantes do desenvolvimento conjunto pertencerão à empresa à qual o inventor pertence, mas é possível fazer disposições diferentes no contrato, tais como:

• Todos os direitos de propriedade intelectual pertencem exclusivamente a uma das partes
• Todos os direitos de propriedade intelectual são partilhados
• Os direitos de propriedade intelectual são atribuídos exclusivamente a uma das partes, dependendo do tipo ou campo da invenção
• O destino dos direitos de propriedade intelectual é determinado por discussão

A decisão sobre a propriedade dos direitos de propriedade intelectual, tais como a propriedade exclusiva dos direitos de propriedade intelectual relacionados com a tecnologia central da sua empresa e a decisão caso a caso para a tecnologia aplicada, deve ser baseada na estratégia de negócios.

Se quiser saber mais sobre as vantagens da obtenção de patentes e direitos de patente, por favor veja o artigo abaixo em conjunto com este artigo.

Implementação de direitos de propriedade intelectual, direitos exclusivos, etc.

Se os direitos de propriedade intelectual relacionados com a tecnologia básica forem atribuídos exclusivamente à outra empresa e os direitos de propriedade intelectual relacionados com o produto aplicado forem atribuídos exclusivamente à sua empresa, será necessário obter uma licença de implementação dos direitos de propriedade intelectual relacionados com a tecnologia básica da outra empresa para fabricar e vender o produto aplicado.

Como o desenvolvimento conjunto é realizado para obter lucro através da utilização dos resultados, é necessário permitir a implementação dos direitos de propriedade intelectual que pertencem à outra empresa, independentemente da propriedade dos resultados, se forem necessários para o seu negócio.

No caso de patentes, pode ser considerado estabelecer um direito de implementação normal exclusivo por um certo período de tempo para evitar que a tecnologia básica seja licenciada a empresas concorrentes.

Tempo de publicação dos resultados, conteúdo

Para os pesquisadores e desenvolvedores, é muito importante publicar os resultados do desenvolvimento conjunto em conferências acadêmicas e artigos.

Como a obrigação de confidencialidade é estabelecida no contrato de pesquisa e desenvolvimento conjunto, se desejar publicar os resultados, deve ser estipulado no contrato.

Além disso, a publicação antes da aplicação da patente leva à perda da novidade da patente. Portanto, mesmo após a aplicação da patente, há uma vantagem em não permitir que as empresas concorrentes saibam sobre o conteúdo do seu desenvolvimento até que a aplicação da patente seja publicada, por isso é importante concordar com o outro partido sobre o tempo e o conteúdo da publicação com antecedência.

Cuidado com as causas de rescisão / cláusulas COC

A cláusula de Change of Control (COC) é uma cláusula que faz da “mudança de controle da empresa” devido a M&A, etc., uma causa de rescisão do contrato.

Não é incomum para empresas de start-up, etc., tornarem-se alvo de M&A, por isso pode haver casos em que a outra empresa do desenvolvimento conjunto adiciona uma cláusula COC às causas de rescisão do contrato.

Se uma empresa concorrente adquirir uma empresa de start-up, etc., há um risco de informações importantes serem vazadas para a empresa concorrente ao continuar o desenvolvimento conjunto.

No entanto, para empresas de start-up, um promissor desenvolvimento conjunto aumenta o valor da empresa, mas se a cláusula COC estiver incluída no contrato, pode ser avaliada como um risco e o valor da empresa pode ser prejudicado, por isso tenha cuidado com o tratamento da cláusula COC.

Conclusão

Até agora, discutimos os méritos e deméritos dos contratos de pesquisa e desenvolvimento conjunto, bem como pontos a ter em conta para evitar problemas. No entanto, ao realizar pesquisa e desenvolvimento conjunto com empresas estrangeiras, é importante considerar questões como a lei aplicável e a jurisdição acordada.

Além disso, se restringir a pesquisa e desenvolvimento em temas que não são o tema do desenvolvimento conjunto, ou se restringir a pesquisa e desenvolvimento que utiliza os resultados, pode haver uma possibilidade de violar a lei japonesa de proibição de monopólio por práticas comerciais injustas.

Como existem vários riscos dependendo do caso, recomendamos que consulte um advogado com conhecimento e experiência especializados antes de celebrar um contrato de pesquisa e desenvolvimento conjunto, em vez de tomar uma decisão por conta própria.

Apresentação das medidas tomadas pelo nosso escritório

O escritório de advocacia Monolis é especializado em IT, particularmente na intersecção entre a Internet e a lei. A criação de contratos é necessária para a pesquisa e desenvolvimento conjunto entre empresas. No nosso escritório, criamos e revisamos contratos para uma variedade de casos, desde empresas listadas na Primeira Seção da Bolsa de Valores de Tóquio (TSE Prime) até startups. Se tiver problemas com contratos, consulte o artigo abaixo.

https://monolith.law/contractcreation[ja]