Qual é a relação entre a apropriação de segredos comerciais e a Lei Japonesa de Prevenção à Concorrência Desleal?

As empresas possuem uma quantidade imensa de informações, e pode acontecer que segredos comerciais gerados no processo de pesquisa, desenvolvimento e atividades comerciais sejam indevidamente retirados, causando danos significativos. Em particular, quando um funcionário deixa a empresa e leva segredos comerciais para concorrentes ou utiliza-os para criar uma nova empresa, pode ocorrer um dano grave.

Nesses casos, é possível tomar medidas civis e criminais, mas para isso, é necessário que a informação em questão seja um “segredo comercial” sob a Lei Japonesa de Prevenção da Concorrência Desleal.

Artigo 2, parágrafo 6 da Lei Japonesa de Prevenção da Concorrência Desleal
Nesta lei, “segredo comercial” refere-se a informações técnicas ou comerciais úteis para atividades de negócios que são gerenciadas como segredos e não são publicamente conhecidas.

Se a informação se enquadrar como um “segredo comercial” sob a Lei Japonesa de Prevenção da Concorrência Desleal, o ato de indevidamente retirá-la ou o ato de outra pessoa usar essa informação sabendo que foi indevidamente retirada, pode ser objeto de uma reivindicação de indenização por danos.

Os 3 Requisitos do Segredo Comercial

De acordo com o Artigo 2, Parágrafo 6 da Lei Japonesa de Prevenção da Concorrência Desleal, um segredo comercial é uma informação dentro da empresa que cumpre três requisitos, e apenas as informações que cumprem esses três requisitos são consideradas como tal.

• Confidencialidade: É gerido como um segredo
• Utilidade: Informação técnica ou comercial útil para métodos de produção, métodos de venda e outras atividades empresariais
• Desconhecimento público: Não é conhecido publicamente

Nem todas as informações da empresa são consideradas segredos comerciais. Ao cumprir os três requisitos acima e ser classificado como um segredo comercial, informações comerciais como listas de clientes, planos de novos negócios, informações de preços, manuais de procedimentos, bem como informações técnicas como métodos de produção, know-how, informações sobre novas substâncias, desenhos de projetos, são legalmente protegidos. A remoção dessas informações não é apenas uma violação das regras internas, mas também um ato que resulta em penalidades legais.

Além disso, mesmo que os três requisitos sejam cumpridos e seja classificado como um segredo comercial, para ser objeto de medidas de restrição ou criminais, deve ser um ato de remover ilegalmente ou usar o segredo comercial sabendo que foi removido ilegalmente. Em outras palavras, deve cumprir os requisitos estabelecidos por lei como “concorrência desleal” ou “crime de violação de segredo comercial” (Artigo 2, Itens 4 a 10, e Artigo 21, Parágrafos 1 e 3, da Lei Japonesa de Prevenção da Concorrência Desleal).

Sobre a Gestão de Segredos

Os segredos comerciais são, em primeiro lugar, informações e, ao mesmo tempo, não podem ser presumidos como abertos ao público, como patentes, por exemplo. Portanto, não é fácil determinar se uma informação é um segredo comercial protegido por lei. O propósito do requisito de gestão de segredos é, tendo em conta a natureza destes segredos comerciais, evitar que aqueles que entram em contacto com o segredo comercial sejam posteriormente suspeitos de imprevistos, ao esclarecer o que a empresa pretende gerir como segredo.

Portanto, para cumprir o requisito de gestão de segredos, não é suficiente que a empresa reconheça subjetivamente a informação como um segredo. É necessário que a intenção de gestão de segredos da empresa que possui o segredo comercial (a intenção de gerir uma informação específica como segredo) seja claramente demonstrada aos funcionários e, como resultado, os funcionários possam facilmente reconhecer essa intenção de gestão de segredos (em outras palavras, a possibilidade de reconhecimento é assegurada). A mesma consideração pode ser aplicada à demonstração da intenção de gestão de segredos para os parceiros comerciais.

Para isso, a primeira coisa que vem à mente é identificar o objeto através de um contrato de confidencialidade. Muitas empresas têm contratos de confidencialidade e, se feito corretamente, é um método eficaz. No entanto, aqueles que são criados facilmente usando “modelos de NDA (contrato de confidencialidade)” que estão disponíveis na internet podem não ser úteis quando realmente necessários.

O “Exemplo de Contrato de Confidencialidade na Consideração de Parceria Comercial” na “Referência 2: Exemplos de Vários Contratos” no “Manual de Proteção de Informações Confidenciais” do Ministério da Economia, Comércio e Indústria, que administra a Lei de Prevenção da Concorrência Desleal (Lei Japonesa de Prevenção da Concorrência Desleal), pode ser útil. No entanto, um “contrato de confidencialidade” deve ser adequadamente personalizado para se adequar ao conteúdo da sua empresa para ter significado.

Quando a informação confidencial está em papel, é considerado que a possibilidade de reconhecimento da intenção de gestão de segredos pelos funcionários pode ser assegurada ao fazer uma distinção razoável das informações gerais através do uso de arquivos, e ao marcar o documento como “confidencial”. Em vez de marcar documentos ou arquivos individuais como secretos, o método de armazenamento em um armário ou cofre que pode ser trancado também é considerado como um meio de assegurar a possibilidade de reconhecimento.

Quando a informação confidencial está em formato eletrónico, qualquer um dos seguintes métodos é considerado como uma medida de gestão de segredos suficiente do ponto de vista da gestão de segredos:

• Colocar uma etiqueta de confidencialidade no meio de gravação
• Adicionar “confidencial” ao nome do arquivo eletrónico ou da pasta
• Adicionar “confidencial” aos dados eletrónicos do arquivo eletrónico para que seja exibido como confidencial na tela do terminal quando o arquivo eletrónico é aberto (por exemplo, adicionar “confidencial” ao cabeçalho do arquivo de documento)
• Definir uma senha para visualizar o arquivo eletrónico que é um segredo comercial ou a pasta que contém o arquivo eletrónico
• Se não for possível adicionar uma exibição ao próprio meio de gravação, colar uma etiqueta de confidencialidade na caixa ou caixa que armazena o meio de gravação

Além disso, mesmo que você use a nuvem externa para armazenar e gerir segredos comerciais, se eles forem geridos como segredos, a gestão de segredos não será perdida.

Sobre a Utilidade

Este requisito visa principalmente excluir informações que violem a ordem pública e a moralidade, como informações sobre evasão fiscal e derramamento de substâncias nocivas, do âmbito de proteção legal. No entanto, para que a “utilidade” seja reconhecida, é necessário que a informação seja objetivamente útil para as atividades empresariais e que tenha um valor comercial reconhecido num sentido amplo. O objetivo é proteger informações que têm um valor comercial reconhecido.

As informações que cumprem os requisitos de confidencialidade e desconhecimento público geralmente são reconhecidas como úteis. No entanto, isso inclui não apenas informações que estão sendo usadas e aproveitadas nas atividades empresariais e que são diretamente aplicadas aos negócios, mas também informações que têm um valor indireto (potencial). Por exemplo, dados de pesquisa que falharam no passado podem ser usados para economizar nos custos de pesquisa e desenvolvimento, e informações sobre defeitos de produtos são informações importantes para o desenvolvimento de software que utiliza tecnologia AI de alta precisão para detetar produtos defeituosos. Esta chamada informação negativa também é reconhecida como útil.

Sobre a Não-Publicidade

O estado de “não-publicidade” refere-se à situação em que o segredo comercial em questão não é geralmente conhecido ou não pode ser facilmente conhecido. Especificamente, isso significa que a informação não está listada em publicações disponíveis com um esforço razoável, não pode ser facilmente inferida ou analisada a partir de informações públicas ou produtos geralmente disponíveis, e geralmente não pode ser obtida fora do controle do detentor.

Além disso, mesmo se a informação em questão tiver sido listada em uma publicação estrangeira no passado, a não-publicidade ainda é reconhecida se o fato não for conhecido no local de gestão da informação e se a aquisição requer um custo considerável em termos de tempo e dinheiro. Claro, se um terceiro investir tal custo para adquirir ou desenvolver o segredo comercial em questão e torná-lo público no local de gestão da informação, tornando-o “geralmente conhecido”, a não-publicidade será perdida.

Além disso, mesmo se fragmentos de uma informação estiverem listados em várias publicações e a informação que é um segredo comercial puder ser reconstruída coletando esses fragmentos, isso não nega imediatamente a não-publicidade. Isso porque, se houver valor em como combinar quais informações, isso pode ser um segredo comercial.

Exemplos de decisões em casos reais

Em casos reais, como são avaliados os três requisitos de gestão de segredos, utilidade e não publicidade, bem como os requisitos para “concorrência desleal” e “crime de violação de segredos comerciais” (Artigo 2, parágrafos 1, 4 a 10, e Artigo 21, parágrafos 1 e 3, da Lei Japonesa de Prevenção da Concorrência Desleal)? Vamos analisar alguns exemplos de casos reais.

Houve um caso em que a empresa A, que tinha um contrato de fabricação com a empresa demandante que vendia sapatos confortáveis para mulheres com problemas nos pés (como joanetes, pés chatos, calos, pernas em O, pernas em X, pés reumáticos, pés diabéticos, pés dormentes, etc.), divulgou indevidamente à empresa B os moldes originais que tinha recebido da empresa demandante. A empresa demandante procurou uma injunção e indenização com base no Artigo 2, parágrafo 1, item 7, da Lei Japonesa de Prevenção da Concorrência Desleal.

A empresa A, que tinha recebido os moldes originais da empresa demandante, que se dedica ao planeamento, design e venda por atacado de sapatos femininos, divulgou indevidamente esses moldes à empresa B. Além disso, a empresa A produziu protótipos de sapatos com base em moldes que foram ainda mais modificados a partir dos moldes obtidos através da reprodução indevida dos moldes originais, e divulgou-os a retalhistas. Durante esse tempo, o réu C, que era um empregado da empresa demandante, planeava tornar-se independente e propôs à empresa A fazer negócios com a empresa B. A empresa demandante procurou uma injunção contra o uso e divulgação dos moldes em questão e indenização por incumprimento de contrato ou com base no Artigo 4, entre outros, da Lei Japonesa de Prevenção da Concorrência Desleal, alegando que as ações dos réus correspondiam às ações estipuladas nos itens 4, 7 e 8 do Artigo 2, parágrafo 1, da mesma lei.

Decisão sobre a gestão de segredos

Em relação à gestão de segredos, o tribunal decidiu que:

・A empresa demandante tinha um acordo com o réu C no momento da contratação, que dizia “Não divulgaremos a ninguém qualquer segredo relacionado à sua empresa, seja durante o emprego ou após a demissão.”
・As regras de trabalho proibiam “o uso de informações confidenciais de negócios e outras informações confidenciais da empresa e de seus clientes, bem como informações pessoais detidas pela empresa e seus clientes, para fins que não os pretendidos, ou a divulgação ou uso privado de informações que possam prejudicar a empresa (mesmo após a demissão)”, e “o uso de instalações, veículos, máquinas, equipamentos e outros bens e informações da empresa para fins que não os do trabalho sem permissão”.
・Os moldes mestres, que continham as mesmas informações de design que os moldes originais em questão, eram estritamente geridos.
・Na empresa demandante, os funcionários normalmente não podiam manusear os moldes mestres ou os moldes originais em questão.

Com base nisso, o tribunal reconheceu que as informações de design em questão eram geridas como segredos.

Decisão sobre a utilidade

Em relação à utilidade, o tribunal decidiu que:

É evidente que as informações de design em questão são úteis para a fabricação de sapatos confortáveis, por isso podemos dizer que as informações de design em questão são informações técnicas úteis para a produção e outras atividades de negócios.

Tribunal Distrital de Tóquio, sentença de 9 de fevereiro de 2017

Reconheceu isso.

Decisão sobre a não publicidade

Em relação à não publicidade, o tribunal decidiu que “devido à flexibilidade do couro dos sapatos, não é possível obter as informações de design de um molde com exatamente a mesma forma e dimensões que o molde usado para fabricar o sapato a partir de sapatos de couro disponíveis no mercado”. Portanto:

Não é possível reproduzir facilmente um molde com exatamente a mesma forma e dimensões que o molde original, e não há circunstâncias que indiquem que as informações de design em questão podem ser obtidas sem esforço especial. Portanto, podemos dizer que as informações de design em questão não eram conhecidas publicamente (não publicidade).

(Ibid.)

Decidiu que, uma vez que os três requisitos de gestão de segredos, utilidade e não publicidade foram cumpridos, as informações de design em questão são segredos comerciais (Artigo 2, parágrafo 6, da Lei Japonesa de Prevenção da Concorrência Desleal).

Decisão sobre a aplicabilidade da concorrência desleal

Além disso, em relação à aplicabilidade da concorrência desleal das ações dos réus, o tribunal decidiu que os réus, que tinham negociado com a empresa demandante, que era sua parceira comercial de longa data, por um longo período de tempo, cometeram atos que traíram gravemente a confiança da empresa demandante e tinham a intenção de obter benefícios para si próprios ao fazer negócios com o réu C, que era um empregado da empresa demandante e estava a tentar tornar-se um concorrente da empresa demandante. Portanto, podemos dizer que os réus agiram com o objetivo de obter benefícios injustos. Portanto, as ações dos réus correspondem ao item 7 do Artigo 2, parágrafo 1, da Lei Japonesa de Prevenção da Concorrência Desleal (o ato de usar ou divulgar segredos comerciais com o objetivo de obter benefícios injustos ou causar danos ao detentor dos segredos comerciais quando os segredos comerciais são revelados pelo detentor dos segredos comerciais), e o tribunal ordenou que os réus parassem de divulgar os moldes, entregassem os moldes à empresa demandante e pagassem uma indenização de 3.635.640 ienes.

Resumo

A aquisição, uso e divulgação indevidos de segredos comerciais que uma empresa possui podem diminuir o incentivo para a empresa fazer esforços adequados, e potencialmente ter um impacto negativo na ordem competitiva e, por extensão, na inovação em todo o Japão. Os segredos comerciais são a fonte da competitividade de uma empresa, e é por isso que é necessário um gerenciamento eficaz de segredos comerciais que se adeque à realidade da empresa.

https://monolith.law/corporate/trade-secrets-unfair-competition-prevention-act2[ja]