【Implementação em abril de 2026 (Reiwa 6)】Quais são os pontos-chave nas alterações à Lei de Marcas e à Lei de Design Japonês? Explicação dos aspetos a conhecer

Em 2023 (Reiwa 5), algumas partes da Lei de Marcas e da Lei de Desenhos e Modelos foram alteradas, e as alterações foram implementadas em abril de 2024 (Reiwa 6). Devido a estas alterações de Reiwa 5, é possível que as estratégias de operacionalização de marcas e desenhos e modelos também mudem, pelo que é importante compreender o propósito das revisões e os detalhes específicos das alterações.

Neste artigo, explicaremos o conteúdo das disposições alteradas e os pontos que devem ser considerados na prática. Apresentaremos os principais pontos de alteração na Lei de Marcas e na Lei de Desenhos e Modelos, por isso, por favor, use esta informação como referência.

Resumo das Alterações na Lei Japonesa de Marcas e na Lei Japonesa de Desenhos e Modelos Implementadas em Abril de Reiwa 6 (2024)

As revisões da Lei Japonesa de Marcas e da Lei Japonesa de Desenhos e Modelos no ano de Reiwa 5 (2023) têm como principal objetivo a adaptação do sistema legal aos recentes avanços na digitalização e internacionalização.

As principais alterações na Lei Japonesa de Marcas são as seguintes:

• Introdução do sistema de consentimento
• Flexibilização dos requisitos para o registo de marcas que incluem o nome de outras pessoas

Quanto à Lei Japonesa de Desenhos e Modelos, destaca-se a flexibilização dos requisitos para as exceções à perda de novidade.

Estas alterações foram promulgadas a 14 de junho de Reiwa 5 (2023) e entraram em vigor a 1 de abril de Reiwa 6 (2024). No entanto, as disposições alteradas da Lei Japonesa de Desenhos e Modelos já estão em vigor desde 1 de janeiro de Reiwa 6 (2024).

Ponto de Reforma 1: Introdução do Sistema de Consentimento (Lei Japonesa das Marcas)

O sistema de consentimento permite que, se o titular de uma marca registada anteriormente concordar, seja possível registar uma marca semelhante submetida posteriormente. A introdução deste sistema de consentimento na Lei Japonesa das Marcas, que já vinha sendo considerada há algum tempo, foi implementada com esta revisão. Vamos explicar detalhadamente por que foi realizada esta reforma.

Conteúdo das Disposições Anteriores

Na Lei de Marcas Japonesa, está estipulado que não se pode conceder o registo de uma marca nos seguintes casos:

(Marcas que não podem ser registadas)
Artigo 4º As marcas a seguir indicadas não podem ser registadas, não obstante as disposições do artigo anterior.

11. Uma marca que seja idêntica ou semelhante a uma marca registada de outra pessoa ou a uma marca para a qual foi feito um pedido de registo antes da data do pedido de registo da marca em questão, e que seja utilizada para produtos ou serviços designados (os produtos ou serviços especificados de acordo com o parágrafo 1 do artigo 6º (incluindo os casos aplicáveis por analogia ao parágrafo 1 do artigo 68º). O mesmo se aplica a seguir.) ou para produtos ou serviços semelhantes.

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O direito de marca, em poucas palavras, é o direito de monopolizar o uso de um sinal (marca) para produtos ou serviços. No mundo dos negócios, para que os consumidores escolham os produtos ou serviços da sua empresa, é essencial ter um “sinal” que os distinga dos produtos ou serviços de outras empresas. Esse “sinal” é a “marca”, e o direito de monopolizar esse sinal (marca) é o direito de marca.

O artigo 4º, número 11, da Lei de Marcas Japonesa é uma disposição que rejeita o registo de marcas que colidam com marcas anteriormente registadas, sendo, por assim dizer, uma disposição natural.

Diz-se que o propósito desta disposição é:

1. Proteger os titulares de marcas registadas anteriormente;
2. Prevenir a confusão quanto à origem dos produtos ou serviços.

É o que se afirma.

Contexto da Revisão

O contexto da revisão inclui os seguintes problemas com as disposições anteriores:

1. O elevado custo de lidar com a recusa de registo de uma marca
2. Desvantagens nos contratos globais

No sistema anterior, havia um problema significativo relacionado com o fardo de lidar com a recusa de um pedido de marca, quando esta era rejeitada com base na existência de uma marca idêntica ou semelhante já registada.

Quando um pedido de marca é recusado e não é possível fazer as correções necessárias para evitar conflitos, torna-se necessário apresentar uma declaração de oposição ou iniciar uma ação judicial para cancelar os direitos da marca registada anteriormente. Para tentar obter novamente a aprovação do registo, tanto o custo financeiro como o tempo despendido representam um fardo significativo.

Além disso, em países ocidentais, há muito que existe um sistema que permite o registo conjunto de marcas, mesmo que uma marca aplicada conflite com uma marca registada anteriormente, desde que haja consentimento do proprietário da marca registada anterior.

Como o sistema de consentimento não era reconhecido pela lei japonesa, não era possível estabelecer um acordo de coexistência para duas marcas, o que gerava desvantagens nos contratos globais. Este problema também foi apontado.

Assim, considerando as necessidades das empresas e a harmonização com os sistemas internacionais, decidiu-se introduzir o sistema de consentimento também no Japão.

Conteúdo da Revisão

Tendo em conta o contexto acima mencionado, foram estabelecidas as seguintes disposições.

Lei de Marcas, Artigo 4º
4. Mesmo que seja uma marca que corresponda ao item onze do primeiro parágrafo, se o requerente do registo da marca tiver obtido o consentimento de outra pessoa conforme o mesmo item, e não houver risco de confusão entre os produtos ou serviços usados com a marca e os produtos ou serviços relacionados com a marca registada, o detentor do direito de marca, o detentor do direito de uso exclusivo ou o detentor do direito de uso comum, então as disposições do mesmo item não se aplicam.

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Com esta disposição, torna-se claro que mesmo uma marca que corresponda ao Artigo 4º, Parágrafo 1, Item 11 da Lei de Marcas Japonesa, pode ser registada se cumprir os seguintes dois requisitos:

1. Ter obtido o consentimento do detentor dos direitos da marca registada anteriormente;
2. Não existir risco de confusão com a marca registada anteriormente.

Além disso, para assegurar o propósito do Item 11 do Parágrafo 1 do Artigo 4º, foram estabelecidos os seguintes sistemas:

• O detentor dos direitos de uma das marcas coexistentes pode exigir que o detentor dos direitos da outra marca aplique uma indicação de prevenção de confusão (Artigo 24º, Item 4, Número 1 da Lei de Marcas Japonesa);
• Quando um dos detentores dos direitos de marca usa uma marca com o propósito de competição desleal, causando confusão de origem, qualquer pessoa pode requerer o cancelamento do registo da marca (Artigo 52º, Número 2 da Lei de Marcas Japonesa).

Embora a introdução do sistema de consentimento seja reconhecida, é importante notar que a proteção dos direitos da marca registada anteriormente e a prevenção de confusão de origem continuam a ser consideradas de grande importância.

A Relação com a Revisão da Lei de Prevenção da Concorrência Desleal

Com a revisão da Lei das Marcas, a Lei de Prevenção da Concorrência Desleal (Lei Japonesa de Prevenção da Concorrência Desleal) também foi parcialmente alterada.

O problema surge quando, devido à introdução do sistema de consentimento, uma das duas marcas que coexistem adquire a notoriedade ou a fama estabelecida nos números 1 e 2 do artigo 2º da Lei de Prevenção da Concorrência Desleal.

O titular da marca que adquiriu notoriedade pode, então, fazer um pedido de cessação com base na Lei de Prevenção da Concorrência Desleal contra o titular da outra marca. No entanto, se este pedido de cessação for concedido, poderá impedir a utilização eficaz do sistema de consentimento.

Assim, foi estabelecido no número 3 do artigo 19º da Lei de Prevenção da Concorrência Desleal que os titulares de ambas as marcas que coexistem devido ao sistema de consentimento não podem fazer pedidos de cessação um contra o outro com base nos números 1 e 2 do artigo 2º da mesma lei.

Para mais informações sobre outras alterações à Lei de Prevenção da Concorrência Desleal, por favor, consulte o artigo relacionado abaixo.

Artigo relacionado: 【Entrada em vigor em abril de 2024】Os pontos-chave da Lei de Prevenção da Concorrência Desleal revisada: Uma explicação das mudanças que você precisa conhecer

Ponto de Reforma 2: Flexibilização dos Requisitos para o Registo de Marcas que Incluem Nomes de Terceiros (Lei das Marcas Japonesa)

Na revisão de 2023 (Reiwa 5), houve uma flexibilização dos requisitos para o registo de marcas que incluem nomes de terceiros.

Explicaremos o contexto e as disposições da reforma.

Disposições Anteriores

Sob a lei anterior das marcas, o Artigo 4, Parágrafo 1, Item 8, não permitia o registo de marcas que incluíssem nomes de outras pessoas.

(Marcas que não podem ser registadas)
Artigo 4. As seguintes marcas não podem ser registadas, não obstante as disposições do artigo anterior:

8. Marcas que incluem o retrato de outra pessoa ou o nome, nomeação, pseudónimo famoso, nome artístico ou abreviatura destes, a menos que se tenha o consentimento da pessoa em questão.

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O propósito desta disposição era proteger os interesses pessoais de terceiros, ou seja, evitar que nomes ou designações fossem utilizados em marcas sem o consentimento dos indivíduos.

Contexto da Reforma

Embora exista a proteção dos interesses pessoais, há muito que se identificava um problema: não era possível registar como marca o nome de fundadores ou designers, mesmo que se desejasse usá-lo como nome de marca.

Embora fosse possível registar uma marca com o consentimento da pessoa em questão, obter o consentimento de todas as pessoas com o mesmo nome não é viável na prática. Se não se reconhecesse o direito de marca nestes casos, poderia dizer-se que a proteção de marcas formadas por nomes ficaria comprometida.

Para lidar com este problema, em muitos países ocidentais, as marcas que incluem nomes de terceiros são tratadas com a condição de que o nome seja amplamente reconhecido. A necessidade de harmonização com os sistemas internacionais também foi um dos motivos para a reforma do Artigo 4, Parágrafo 1, Item 8, da Lei das Marcas Japonesa.

Conteúdo da Reforma

O Artigo 4, Parágrafo 1, Item 8, da Lei das Marcas Japonesa foi reformado em 2023 (Reiwa 5) da seguinte forma:

Lei das Marcas Japonesa Artigo 4, Parágrafo 1
8. Marcas que incluem o retrato de outra pessoa ou o nome de outra pessoa (limitado aos nomes amplamente reconhecidos entre os consumidores no campo de produtos ou serviços onde a marca é utilizada), ou nomeação, pseudónimo famoso, nome artístico ou abreviatura destes, a menos que se tenha o consentimento da pessoa em questão, ou marcas que incluem o nome de outra pessoa que não cumpram os requisitos estabelecidos por decreto.

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Com esta reforma, torna-se possível registar como marca um nome de outra pessoa, desde que não seja amplamente reconhecido pelos consumidores na área de produtos ou serviços onde a marca é utilizada.

Além disso, foi estabelecido que as marcas que incluem nomes de terceiros e que não cumprem os requisitos estabelecidos por decreto não podem ser registadas. Será necessário estar atento ao conteúdo dos decretos que serão promulgados no futuro.

Adicionalmente, o Subcomité do Sistema de Marcas afirmou que, mesmo que o nome de outra pessoa não tenha um certo grau de reconhecimento, as aplicações abusivas que infringem os interesses pessoais de terceiros serão rejeitadas.

Através do decreto, incluindo a proteção dos interesses pessoais, pode-se dizer que o propósito original da disposição é mantido.

Ponto de Reforma 3: Flexibilização dos Requisitos para as Exceções à Perda de Novidade no Design (Lei Japonesa de Design)

O “direito de design” é um dos direitos de propriedade intelectual que pode ser utilizado para combater a contrafação de produtos e artigos similares. Para que um design seja protegido por direito de design, é necessário que seja novo. Se o design for divulgado em publicações ou websites antes do pedido de registo de design, a novidade pode ser perdida, o que impede o registo do design. No entanto, se forem cumpridos certos requisitos, considera-se que a novidade do design não foi perdida. Esta revisão legislativa flexibilizou os requisitos para as exceções à perda de novidade.

Vamos analisar detalhadamente o contexto e o conteúdo desta reforma.

Conteúdo das Disposições Anteriores

Até mesmo nos casos em que a novidade de um design seja perdida devido a ações da pessoa que detém o direito de registro de design, a novidade não é considerada perdida se as seguintes disposições forem cumpridas.

(Exceção à perda de novidade do design)
Artigo 4
2. Um design que tenha perdido a sua novidade devido a ações da pessoa que detém o direito de registro de design, conforme descrito nos itens 1 e 2 do parágrafo 1 do Artigo 3 (exceto aqueles que se tornaram aplicáveis devido à sua publicação em boletins relacionados a invenções, modelos de utilidade, designs ou marcas comerciais), será tratado da mesma forma que o parágrafo anterior, se o pedido de registro de design relacionado a esse design for feito dentro de um ano a partir da data em que se tornou aplicável.

3. A pessoa que deseja aplicar as disposições do parágrafo anterior deve submeter um documento escrito declarando essa intenção ao Diretor-Geral do Escritório de Patentes do Japão (Japanese Patent Office) juntamente com o pedido de registro de design e, além disso, deve submeter um documento comprovativo (doravante referido neste artigo e no Artigo 60-7 como “certificado”) que comprove que o design que se tornou aplicável nos itens 1 e 2 do parágrafo 1 do Artigo 3 é elegível para a aplicação das disposições do parágrafo anterior, dentro de trinta dias a partir da data do pedido de registro de design.

Lei de Design | Pesquisa de Legislação e-Gov[ja]

Esta disposição é prevista para casos em que o próprio design é divulgado, por exemplo, em exposições, publicações ou websites, antes de se proceder ao pedido de registro de design.

O objetivo é não restringir as ações que podem ser entendidas como parte da mesma gama de atividades expressivas do criador do design.

Contexto da Revisão

Anteriormente, a carga associada à apresentação de um pedido de ‘Certificado de Aplicação de Exceção’ conforme estabelecido no Artigo 4, Parágrafo 3, da Lei de Design Japonês (意匠法) era considerada significativa.

Nos últimos anos, com o uso de redes sociais e sites de comércio eletrónico para promoção e vendas, a forma como os designs são divulgados tornou-se mais diversificada e complexa. Além disso, é cada vez mais comum ver casos em que os designs são divulgados publicamente durante o processo de desenvolvimento, como por exemplo, através de plataformas de crowdfunding antes da produção do produto.

Neste contexto, criar um certificado que cubra todas as atividades de divulgação dentro de um prazo de 30 dias pode ser considerado um grande encargo para o requerente.

Assim, na revisão do ano de Reiwa 5 (2023), os requisitos do Artigo 4, Parágrafo 3, foram atenuados.

Conteúdo da Revisão

O Artigo 4, Parágrafo 3 da Lei de Design Japonês (意匠法) foi alterado no ano Reiwa 5 (2023) da seguinte forma:

Artigo 4
3　Aqueles que desejam aplicar as disposições do parágrafo anterior devem submeter um documento escrito que declare tal intenção ao Comissário do Escritório de Patentes do Japão juntamente com a solicitação de registro de design, e devem também submeter, dentro de trinta dias a partir da data da solicitação de registro de design, um documento escrito que comprove que o design que se enquadra nas disposições do parágrafo anterior é elegível para tal aplicação, de acordo com o Artigo 3, Parágrafo 1, Item 1 ou 2 (doravante referido neste artigo e no Artigo 60-7 como “Certificado”). No entanto, se houver mais de uma ação de um titular de direitos que tenha chegado a um design elegível sob o Artigo 3, Parágrafo 1, Item 1 ou 2, devido a um design de registro idêntico ou semelhante, a submissão do Certificado será suficiente se feita em relação à ação realizada na data mais antiga dentre as mencionadas.

Lei de Design Japonês | Pesquisa de Legislação e-Gov[ja]

Antes da revisão, era necessário criar um certificado de aplicação de exceção que abrangesse todos os designs divulgados. Com esta revisão, ao submeter um certificado para o primeiro design divulgado, torna-se possível beneficiar-se da exceção de perda de novidade.

A carga sobre os requerentes foi reduzida e, ao mesmo tempo, a inclusão do primeiro design divulgado no certificado considera a previsibilidade para terceiros.

Impacto das Alterações Legislativas na Prática e Medidas a Tomar

Com a revisão da Lei Japonesa de Marcas e da Lei Japonesa de Desenhos e Modelos no ano de Reiwa 5 (2023), é crucial compreender plenamente o conteúdo destas alterações. É importante notar que alguns dos regulamentos e critérios de avaliação relacionados com estas alterações ainda não foram estabelecidos. Devemos manter uma atenção cuidadosa sobre a sua futura promulgação.

Além disso, as alterações tornaram o uso de marcas e desenhos e modelos mais abrangente e facilitado. Em particular, a revisão da Lei Japonesa de Marcas aumenta a possibilidade de se obterem registos de marcas que anteriormente não eram admissíveis. Espera-se que, no futuro, os empresários desenvolvam estratégias de marca mais amplas.

Quando surgirem situações abrangidas pelas novas disposições, é importante aprofundar o entendimento das alterações para que possamos utilizar as disposições de forma eficaz.

Conclusão: Consulte um especialista para lidar com as alterações na Lei de Marcas e Desenhos ou Modelos

A revisão da Lei de Marcas e da Lei de Desenhos ou Modelos no 5º ano da era Reiwa (2023) foi realizada com o objetivo principal de atualizar o sistema legal, tendo em conta a digitalização e a internacionalização crescentes dos últimos anos.

Na Lei de Marcas, a possibilidade de registar marcas que anteriormente não podiam ser registadas foi ampliada, e na Lei de Desenhos ou Modelos, o processo de pedido de registo foi facilitado. Para aproveitar eficazmente as disposições da nova revisão e expandir os negócios de forma mais abrangente, é essencial uma compreensão adequada das alterações.

O registo de marcas e desenhos ou modelos tem um grande impacto na estratégia empresarial de uma empresa, exigindo uma resposta rápida e segura. Se tiver dúvidas sobre o conteúdo das alterações, recomendamos que procure aconselhamento de um especialista.

Apresentação das Medidas da Nossa Firma

A Monolith Law Office é uma sociedade de advogados especializada em IT, com um enfoque particular na Internet e no direito. Nos últimos anos, os direitos de propriedade intelectual, como as leis de marcas e de design, têm ganhado cada vez mais atenção. A nossa firma oferece soluções relacionadas com a propriedade intelectual, as quais detalhamos nos artigos abaixo.

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