Адвокат розповідає про переваги патентів та отримання патентних прав

Коли говорять про патенти та патентні права, ми часто уявляємо щось велике, наприклад, синій світлодіод. Однак насправді більшість зареєстрованих патентів (близько 195 000 в 2018 році (Григоріанський календар)) стосуються “дрібних” винаходів.

Другий за величиною в галузі виробник цукерок Echigo Seika подав позов проти лідера галузі Sato Foods (Японська компанія Sato Foods), стверджуючи, що останній порушує їхні патентні права, вимагаючи припинити виробництво та продаж, а також відшкодування збитків. Патент, який зареєструвала Echigo Seika, стосувався “контролю над тим, щоб поверхня не розривалася під час печіння, роблячи прорізи на бічній поверхні різаного мочі в довгому (горизонтальному) напрямку” (Верховний суд з інтелектуальної власності, проміжне рішення від 7 вересня 2011 року (Григоріанський календар)).

Технології та програми, створені власниками малого бізнесу, також можуть отримати патентні права, якщо вони відповідають вимогам закону. Отже, що таке патент, і які переваги ви отримаєте, отримавши патентні права?

Мета патентної системи

Патентна система – це система, за якої держава надає право, відоме як патент, особі (або її правонаступнику), яка зробила винахід, що сприяє розвитку промисловості, на ексклюзивне використання цього винаходу протягом певного періоду часу як винагороду за його оприлюднення.

Стаття 1 Патентного закону Японії (Мета)

Метою цього закону є заохочення винаходів шляхом їх захисту та використання, що сприяє розвитку промисловості.

Отже, патентна система спрямована на захист та використання винаходів, але що саме мається на увазі під винаходом?

Що таке винахід

У статті 2 Японського патентного закону (Japanese Patent Law) визначено “винахід” таким чином:

Стаття 2 Японського патентного закону (Визначення)

У цьому законі під “винахідом” розуміється високий рівень творчості технічної думки, що використовує природні закони.

Отже, винахід за патентним законом повинен відповідати чотирьом вимогам:

• Використання природних законів
• Технічна думка
• Творчість
• Високий рівень

Далі ми розглянемо кожну з цих вимог.

Використання природних законів

Природні закони – це принципи, що мають фізичні, хімічні, біологічні закономірності, виявлені емпірично в природі. Вони не включають штучні закони, такі як ідеї управління активами. Крім того, “використання природних законів” не означає “відкриття” самого природного закону, як, наприклад, теорія відносності Ейнштейна. Винаходи, що суперечать природним законам, також не вважаються винаходами. Наприклад, “винахід”, який “доводить, що закон збереження енергії не є природним законом, порушує закон Торрічеллі і надає перший в історії людства перпетуум мобіле”, був визнаний не винаходом, оскільки “закон збереження енергії є універсальним законом сучасної науки і техніки і є загальноприйнятим” (Верховний суд Токіо, 27 березня 2002 року (2002)).

Варто зазначити, що вимоги “використання природних законів” та “технічна думка” часто неможливо чітко розділити, тому їх можна розглядати як єдину вимогу до винаходу.

Технічна думка

Винахід визначається як “технічна ідея”, яка визнає причинно-наслідковий зв’язок між “технічною структурою” та “технічним ефектом”. Це вимагає “відтворюваності”, тобто “особа зі звичайними знаннями в даній технічній галузі може досягти бажаного технічного ефекту шляхом повторного виконання”, а також “конкретності та об’єктивності”, тобто “технічна структура має об’єктивність та певний рівень конкретності”.

У справі, коли позивач, який подав на патент “двосторонню мережу лікування зубів”, отримав відмову в оцінці та подав на розгляд скарги, Інтелектуальний вищий суд визнав, що винахід можна розуміти як технічний засіб для підтримки лікування зубів, який функціонує на основі комп’ютера, що має “мережевий сервер з базою даних”, “мережу зв’язку”, “комп’ютер, встановлений в стоматологічній клініці” та “пристрій, здатний відображати та обробляти зображення”, і визнав його винаходом, оскільки він є “творчістю технічної думки, що використовує природні закони” (Інтелектуальний вищий суд, 24 червня 2008 року (2008)).

Творчість

Те, що просто виявлено вже існуюче, є “простим відкриттям”, а не “творчістю”, і тому не може бути винаходом. Творчість означає створення нового за допомогою людської діяльності, тому винахід повинен бути новим творінням винахідника.

Однак, якщо виявлено корисність хімічної речовини або мікроорганізму, штучно відокремленого від природних матеріалів, в Японії вони вважаються “творчими” і відповідають визначенню “винаходу”. Крім того, винаходи, що стосуються використання, вважаються “винаходами, що базуються на виявленні невідомого атрибуту відомої речовини, і цей атрибут робить цю речовину придатною для нового використання”, і вони вважаються творчими.

Високий рівень

У статті 2 Закону про корисні моделі (Japanese Utility Model Law) визначено “винахід” як “творчість технічної думки, що використовує природні закони”. Фраза “високий рівень” у визначенні винаходу використовується для відмінності від “винаходу” і служить для розмежування патентів та корисних моделей.

Система корисних моделей також захищає “творчість технічної думки, що використовує природні закони” (стаття 2 Закону про корисні моделі) як винаходи, але захищає “форму, структуру або комбінацію товарів” (стаття 3 Закону про корисні моделі). Тому методи не є предметом захисту, і вони не вимагають високого рівня творчості технічної думки, як це вимагається в патентному законі.

У системі корисних моделей не проводиться оцінка суттєвого змісту подання, і реєструються ті, що відповідають певним базовим вимогам. Це система, яка дозволяє захистити так звані малі винаходи швидше і простіше, ніж система патентів.

Вимоги до патентування винаходу

Патент, подібно до прав на корисні моделі, дизайн та торговельні марки, набувається шляхом подання заявки до Патентного відомства, проходження експертизи та отримання реєстрації.

Для того, щоб винахід, на який подано патентну заявку, був патентований, він повинен відповідати наступним вимогам:

• Можливість використання в промисловості (стаття 29, пункт 1, японського Закону про патенти)
• Новизна винаходу (стаття 29, пункт 1, японського Закону про патенти)
• Наявність прогресивності (стаття 29, пункт 2, японського Закону про патенти)
• Першість заявки (стаття 39, японського Закону про патенти)

Крім того, винаходи, які можуть шкодити громадському порядку або громадському здоров’ю, вважаються винаходами, що не підлягають патентуванню (стаття 32, японського Закону про патенти).

Можливе використання в промисловості

Патентна система має на меті розвиток промисловості (стаття 1 Японського патентного закону), тому винаходи, які не можуть бути використані в промисловості, не потребують захисту через надання патенту і не можуть отримати патент.

Стаття 29 Японського патентного закону

Особа, яка зробила винахід, який може бути використаний в промисловості, може отримати патент на цей винахід.

Термін “промисловість” в Японському патентному законі тлумачиться у широкому сенсі і включає не тільки виробничу галузь, але й гірничу промисловість, сільське господарство, рибальство, транспорт, телекомунікації тощо. Крім того, патенти на винаходи, пов’язані з бізнесом, подаються з широкого спектру промислових галузей, включаючи фінансову сферу, страхування та рекламу, тобто можна сказати, що вони включають всі галузі промисловості.

З іншого боку, винаходи, які використовуються лише для наукових або експериментальних цілей, або винаходи, які не можуть бути використані в якості бізнесу, не відповідають цьому критерію. Крім того, винаходи, які на практиці неможливо реалізувати (наприклад, методи, що передбачають покриття всієї поверхні Землі склом, що захищає від ультрафіолетового випромінювання), не мають можливості використання в промисловості. Методи винаходу для оперування, лікування або діагностики людей також не можуть отримати патенту, оскільки вони не визнаються як можливі для використання в промисловості.

Новий винахід

Навіть якщо винахідник вважає, що його винахід є новим, якщо цей винахід є тим самим, що існуюча технологія, то він не повинен отримувати патент, оскільки це не відповідає меті патентного закону, який полягає в сприянні промисловому розвитку.

Стаття 29, пункт 1 Японського патентного закону

Особа, яка зробила винахід, який можна використовувати в промисловості, може отримати патент на цей винахід, за винятком винаходів, зазначених нижче.

1. Винахід, який був відомий в Японії або за кордоном до подання заявки на патент

2. Винахід, який був відкрито використаний в Японії або за кордоном до подання заявки на патент

3. Винахід, описаний в розповсюдженій публікації в Японії або за кордоном до подання заявки на патент, або винахід, який став доступним для загального користування через телекомунікаційні лінії

Перше “відомий винахід” (відомий) означає винахід, зміст якого був відомий як несекретний для невизначеної особи. Це не відноситься до відомого, навіть якщо багато людей, які мають обов’язок зберігати таємницю, знають про це, але коли особа, яка не має обов’язку зберігати таємницю, дізнається про це, це стає відомим, навіть якщо це одна особа. Наміри винахідника або заявника зберігати це в таємниці не мають значення.

Друге “відкрито використаний винахід” (відкритий винахід) означає винахід, який був використаний в ситуації, коли зміст винаходу став відомим або міг стати відомим. Наприклад, це може бути ситуація, коли невизначена особа була запрошена на екскурсію по заводу, де виробляється певний продукт.

Третє “розповсюджена публікація” означає документ, креслення або інший засіб передачі інформації, який був відтворений з метою розповсюдження його перед загальністю. “Розповсюдження” означає, що це було зроблено доступним для перегляду невизначеною особою, і не вимагає факту, що хтось дійсно переглянув цю публікацію.

Також “винахід, який став доступним для загального користування через телекомунікаційні лінії”, зазвичай означає Інтернет, а “доступний для загального користування” означає, що це було зроблено доступним для перегляду невизначеною особою, і не вимагає факту, що хтось дійсно отримав доступ до цього.

Є прогресивність

Враховуючи мету патентного закону, який має на увазі розвиток промисловості, надання монопольних прав у вигляді патенту на винаходи, які звичайний технік міг легко зробити, не тільки не сприяє технічному прогресу, але й заважає йому. Метою статті 29 пункту 2 Японського патентного закону (Japanese Patent Law) є виключення таких винаходів з об’єктів надання патенту.

Стаття 29 пункт 2 Японського патентного закону

Якщо особа, яка має звичайні знання в галузі технологій, до якої належить винахід, могла легко зробити винахід на основі винаходів, зазначених у попередньому пункті, до винаходу, незважаючи на положення цього пункту, патент не може бути отриманий.

Прогресивність є вкрай важливим критерієм для отримання патенту на винахід, і тому його важко визначити, і він часто стає головним питанням у патентних спорах.

Метод визначення наявності прогресивності, згідно з критерієм 26 Японського патентного відомства (Japanese Patent Office), включає такі етапи: “визначення винаходу заявки”, “визначення цитованого винаходу, такого як основний цитований винахід”, “порівняння” та “логічне обґрунтування (оцінка відмінностей)”.

Пріоритет подання

Патент має виключність, тому на один винахід може бути надано лише один патент (принцип “один винахід – один патент”, принцип виключення подвійного патентування). У випадку, коли подається дві або більше заявок на один і той же винахід, питання про те, на яку заявку слід надати патент, вирішується за принципом пріоритету подання.

Стаття 39 Японського закону про патенти (Пріоритет подання)

Якщо на один і той же винахід було подано дві або більше заявок на патент у різні дні, лише перший заявник на патент може отримати патент на цей винахід.

У випадку, коли подається дві або більше заявок на один і той же винахід, питання про те, на яку заявку слід надати патент, вирішується за принципом пріоритету винаходу або пріоритету подання. За принципом пріоритету винаходу патент надається тому, хто винайшов першим, а за принципом пріоритету подання – тому, хто подав заявку першим. В Японії прийнято принцип пріоритету подання.

Конкретно, в Японському законі про патенти це визначено наступним чином:

• Якщо на один і той же винахід було подано дві або більше заявок на патент у різні дні, лише перший заявник на патент може отримати патент на цей винахід. (Стаття 39, пункт 1 Японського закону про патенти)
• Якщо на один і той же винахід було подано дві або більше заявок на патент у той же день, лише заявник на патент, визначений за домовленістю між заявниками, може отримати патент на цей винахід. (Та ж стаття, пункт 2)
• Якщо винахід є тим самим, що і винахід, на який подано заявку на реєстрацію корисної моделі, він обробляється так само, як і вище. (Та ж стаття, пункти 3 та 4)

Які переваги від отримання патенту?

Патент, що має такі властивості, може принести наступні три переваги для компаній або осіб, які його володіють:

Можливість виключити імітації інших компаній за допомогою юридичної примусової сили

Закон про заборону монополії (Японський Закон про заборону приватної монополії) має на меті “заборонити приватну монополію, недобросовісні обмеження угод та недобросовісні методи торгівлі, запобігти надмірному концентруванню бізнес-контролю, виключити недобросовісні обмеження виробництва, продажу, цін, технологій та інших недобросовісних обмежень всіх видів бізнес-активності за допомогою злиття, угод тощо, сприяти справедливому та вільному конкуренції, дозволити бізнесу проявити свою креативність, активізувати бізнес-активність, підвищити рівень зайнятості та реальний дохід населення, та тим самим забезпечити інтереси загальних споживачів та сприяти демократичному та здоровому розвитку національної економіки” (стаття 1 Закону про заборону монополії). Однак, у статті 21 (Дії з використання інтелектуальної власності) зазначено, що “цей закон не застосовується до дій, які визнаються за вправу, що випливає з Закону про авторське право, Закону про патенти, Закону про корисні моделі, Закону про дизайн або Закону про торговельні марки”.

Тобто, дозвіл на монополію винаходу за допомогою патенту вважається винятком з застосування Закону про заборону монополії.

Коли продукт, який є результатом розробки технології, вводиться на ринок, його технологічний зміст стає відкритим, і він стає вразливим до загрози імітації іншими компаніями. Однак, якщо ви отримаєте патент на продукт, ви зможете виключити продаж імітацій іншими компаніями за допомогою юридичної примусової сили.

Власник патенту може подати позов про припинення порушення (стаття 100 Японського Закону про патенти) або позов про відшкодування збитків (стаття 709 Японського Цивільного кодексу).

Позов про припинення порушення – це позов, який вимагає припинення або запобігання порушенню власного патенту від особи, яка порушує або може порушити його. Якщо позов про припинення порушення визнається, відповідач повинен припинити виробництво імітацій, але також може вимагати видалення виробничого обладнання для імітацій.

Позов про відшкодування збитків – це позов, який вимагає відшкодування збитків від особи, яка завдала збитків власнику патенту через порушення патенту. Якщо позов про відшкодування збитків визнається, відповідач повинен заплатити власнику патенту гроші, що відповідають збиткам, які власник патенту зазнав від виробництва або продажу імітацій.

Це змушує інших уникати ризику подачі позову про порушення патенту від когось, хто не є власником патенту, навіть якщо це означає продаж імітацій.

Можливість отримати прибуток від ліцензій

Навіть якщо ви отримаєте патент, це не означає, що ви обов’язково повинні його монополізувати. Той, хто отримав патент, також може укласти угоду з іншими бізнесменами, яка говорить: “Ви можете використовувати мій винахід, якщо ви заплатите мені гроші”. Це так званий “ліцензійний договір”, але для бізнесменів з обмеженими фінансовими ресурсами може бути більш раціональним укласти ліцензійний договір з великою компанією та отримати частину прибутку, ніж виробляти продукцію самостійно. Ви можете уникнути необхідності самостійно нести витрати, пов’язані з виробництвом та продажем продуктів, що включають патентований винахід, і зменшити ризик, якщо продукт не приймається на ринку.

Закон про патенти дозволяє особам, крім власника патенту, використовувати патентований винахід у своєму бізнесі. Це право називається правом на використання, і воно включає в себе ексклюзивне право на використання (стаття 77 Японського Закону про патенти) та звичайне право на використання (стаття 78 Японського Закону про патенти).

У патентному ліцензійному договорі власник патенту називається ліцензіаром, а контрагент – ліцензіатом. Форма патентного ліцензійного договору поділяється на договори про надання ексклюзивного права на використання та договори про надання звичайного права на використання. Договір про надання ексклюзивного права на використання – це тип договору, за яким тільки ліцензіат може використовувати патентований винахід, і навіть власник патенту, який є ліцензіаром, не може використовувати патентований винахід. З іншого боку, договір про надання звичайного права на використання – це тип договору, за яким як ліцензіар, так і ліцензіат можуть використовувати патентований винахід.

У будь-якій формі договору обидві сторони можуть вільно визначати такі умови, як область, в якій ліцензіат може використовувати патентований винахід, термін використання, спосіб оплати роялті та інше, за взаємною згодою.

Можливість використовувати для маркетингу

Закон про патенти містить положення, яке говорить, що “власник патенту, власник ексклюзивного права на використання або власник звичайного права на використання повинен прагнути до того, щоб на продукт, що стосується патенту, або на його упаковку було нанесено патентне позначення відповідно до положень, встановлених Міністерством економіки, торгівлі та промисловості” (стаття 187 Японського Закону про патенти).

Це патентне позначення не є обов’язковим, але більшість компаній, які продають продукти з отриманими патентами, активно використовують позначення, такі як “Патент отримано” або “Патент №…”. Нанесення патентного позначення на продукт може створити у споживачів враження, що цей продукт підтримується високою технологічною потужністю, і може стимулювати бажання купувати. Це також може служити матеріалом для зовнішнього висвітлення технологічної потужності компанії, а найважливіше, що це може створити образ “надійної компанії, яка може отримати патент”. Навіть якщо вказано лише “Патент на заявку”, це може підвищити імідж компанії і бути корисним для маркетингу.

Підсумки

Патенти не обов’язково видаються при поданні заявки, і часто реєстрацію можуть відхилити з різних причин.

У такому випадку, з Патентного відомства надходить “Повідомлення про причини відмови”, в якому вказано, чому патент не був визнаний. Заявник може заперечувати це у письмовій формі, але необхідно заздалегідь ретельно перевірити, чи виконуються вимоги, разом з досвідченим адвокатом.

https://monolith.law/corporate/intellectual-property-infringement-risk[ja]