Що таке договір про ліцензування патенту? Пояснення пунктів, на які варто звернути увагу

При наданні ліцензії на патент, який належить нашій компанії, третій стороні, ми укладаємо “Договір про надання ліцензії на використання патенту”. Зазвичай, цей договір створює та, хто надає ліцензію, але ви повинні ретельно розглянути не тільки переваги та недоліки договору, але й приховані “ризики”.

Тому цього разу ми просто та зрозуміло пояснимо ключові моменти, на які варто звернути увагу з позиції ліцензіара, щоб уникнути непотрібних ризиків та проблем після укладання договору.

Типи прав на використання патенту

Особу, яка надає право на використання патенту, називають “ліцензіаром”, а особу, яка отримує право на використання патенту, – “ліцензіатом”. Ліцензіату можуть бути надані наступні чотири типи прав на використання:

• У випадку надання прав на використання зареєстрованого патенту – “звичайне право на використання” або “ексклюзивне право на використання”
• У випадку надання прав на використання патенту, який знаходиться в стадії розгляду – “тимчасове звичайне право на використання” або “тимчасове ексклюзивне право на використання”

Ексклюзивне право на використання

Патентний закон (Японія) стаття 77
1. Власник патенту може встановити ексклюзивне право на використання свого патенту.
2. Власник ексклюзивного права на використання має право використовувати патентований винахід у своєму бізнесі в межах, визначених у діях встановлення.
3. Ексклюзивне право на використання може бути передане тільки у разі, якщо воно супроводжується бізнесом, якщо власник патенту дав згоду, а також у разі спадкування або іншого загального правонаступництва.
4. Власник ексклюзивного права на використання може встановити право застави на своє ексклюзивне право на використання або надати звичайне право на використання іншій особі тільки за умови отримання згоди власника патенту. (далі текст скорочено)

Ексклюзивне право на використання – це право, яке надається ліцензіату і яке дає йому можливість використовувати патентований винахід на ексклюзивній основі. В межах наданого дозволу, навіть власник патенту не може використовувати винахід, що робить це право дуже сильним.

Крім того, власник ексклюзивного права на використання має право звертатися до суду з вимогою про припинення порушення свого патенту або про запобігання такому порушенню. За наявності згоди власника патенту, він також може надати звичайне право на використання третій особі.

Важливо зазначити, що ексклюзивне право на використання не набуває чинності просто в результаті укладення договору про ліцензування патенту. Для цього потрібно зареєструвати встановлення ексклюзивного права на використання в реєстрі патентів.

Звичайне право на використання

Патентний закон (Японія) стаття 78
1. Власник патенту може надати іншій особі звичайне право на використання свого патенту.
2. Власник звичайного права на використання має право використовувати патентований винахід у своєму бізнесі в межах, визначених цим законом або в діях встановлення.

Звичайне право на використання – це право, яке надається ліцензіату і яке дає йому можливість використовувати патентований винахід. Воно не надає таких прав, як ексклюзивність або право на звернення до суду з вимогою про припинення порушення, які є у власника ексклюзивного права на використання. Тому, якщо ви хочете надати право на використання декільком ліцензіатам одночасно, ви оберете звичайне право на використання.

Про ексклюзивне звичайне право на використання

Хоча це є одним з типів звичайного права на використання, “ексклюзивне звичайне право на використання” часто плутають з “ексклюзивним правом на використання”.

Це право передбачає угоду між ліцензіаром та ліцензіатом, що звичайне право на використання не буде надано іншим особам. Незважаючи на те, що до нього додається слово “ексклюзивне”, воно не надає таких прав, як ексклюзивність або право на звернення до суду з вимогою про припинення порушення, які є у власника ексклюзивного права на використання. Це просто угода між сторонами договору.

Це право використовується, коли ліцензіар хоче залишити за собою право на використання, або коли в іноземних країнах або регіонах, де законодавство не передбачає права, еквівалентні “ексклюзивному праву на використання” в Японії, ліцензіату надається ексклюзивність.

Тимчасове ексклюзивне право на використання та тимчасове звичайне право на використання

Тимчасове ексклюзивне право на використання та тимчасове звичайне право на використання – це права, які були введені змінами до Патентного закону (Японія) у 2009 році (рік 21 ери Хейсей) і які дозволяють ліцензувати патент, який ще не зареєстровано, третім особам. Їх зміст майже ідентичний “звичайному праву на використання” та “ексклюзивному праву на використання”.

Якщо відповідний патент було зареєстровано, ліцензіат, якому було надано тимчасове ексклюзивне право на використання, вважається таким, що отримав “ексклюзивне право на використання”, а ліцензіат, якому було надано тимчасове звичайне право на використання, вважається таким, що отримав “звичайне право на використання”.

Ліцензування патенту, який ще не зареєстровано, може мати такі переваги для стартапів, як можливість швидкого повернення коштів, вкладених у патентований винахід, та можливість інвестувати ці кошти у розробку нових технологій, а також може бути плюсом при залученні фінансування.

Ключові моменти угоди про ліцензування патенту

Власник прав на патент має ексклюзивне право на використання цього патенту, а також може отримувати винагороду (ліцензійні платежі) за надання третім особам права на його використання.

Угода про ліцензування патенту визначає обов’язки, відповідальність та права, пов’язані з цим ліцензуванням. Існує декілька ключових моментів, на які слід звернути увагу як ліцензіару.

Окрім “типу права на використання”, особливо важливими є такі питання, як “обсяг ліцензування”, “ліцензійні платежі”, “обов’язок неоскаржуваності”, “гарантії патенту” та “приналежність прав на удосконалення винаходу”.

Обсяг ліцензії на використання

Важливими аспектами обсягу ліцензії на використання є: 1 патент, що є об’єктом ліцензії, 2 термін ліцензії, 3 територія ліцензії.

Патент, що є об’єктом ліцензії

У випадку патенту необхідно вказати “номер патенту” та “назву винаходу”. У випадку тимчасового ексклюзивного права на використання та тимчасового звичайного права на використання вказуються “номер заявки” та “назва винаходу”.

Пункт, на який слід звернути увагу:

Якщо патент, що є об’єктом ліцензії, включає в себе заявку на патент, яка ще не була опублікована, необхідно накласти обов’язок зберігати конфіденційність на ліцензіата до моменту публікації даної заявки на патент.

Термін ліцензії

Термін ліцензії повинен чітко визначати початкову та кінцеву дату, особливо важливою є кінцева дата.

• Початкова дата: 1 дата укладання договору, 2 дата, погоджена між сторонами, 3 дата набуття чинності договору
• Кінцева дата: 1 певна майбутня дата, 2 дата закінчення певного терміну, 3 дата закінчення терміну дії патенту

Пункт, на який слід звернути увагу:
Якщо патент є необхідним для основного бізнесу ліцензіата, не рідко кінцеву дату встановлюють як “дату закінчення терміну дії патенту” (пункт 3), але важливо пам’ятати, що у випадку міжнародного патенту термін дії патенту може відрізнятися в залежності від країни.

Територія ліцензії

Географічний обсяг ліцензії визначає “регіон продажу” або “регіон виробництва” продукту, що використовує патент, що є об’єктом ліцензії. Можливе обмеження регіону виробництва, заборона експорту або обмеження країн експорту.

Пункт, на який слід звернути увагу:
Важливо пам’ятати, що якщо продаж продукту, що використовує патент, що є об’єктом ліцензії, обмежується за регіоном продажу, кількістю продажів, покупцями тощо, це може бути визнано недобросовісною торгівлею, забороненою законом про заборону монополії.

Наявність права на повторну ліцензію (права на субліцензію)

Право ліцензіата на надання третім особам права на використання патенту, на який він отримав ліцензію, називається “правом на повторну ліцензію (правом на субліцензію)”.

Навіть якщо ліцензіат дозволяє своїй дочірній компанії або третій стороні виробляти продукт, що стосується даного патенту, якщо це різні юридичні особи, необхідне “право на повторну ліцензію”.

Пункт, на який слід звернути увагу:
Якщо виробник, на якого ліцензіат делегує виробництво, відповідає наступним вимогам, він визнається “субпідрядником”, а дії ліцензіата вважаються власними, тому “право на повторну ліцензію” не потрібне.

• Ліцензіат платить субпідряднику за роботу
• Ліцензіат керує та контролює субпідрядника щодо покупки сировини та контролю якості
• Ліцензіат приймає всю продукцію від субпідрядника

Ліцензійні відрахування (плата за ліцензію)

Немає жодного визначеного правила для обчислення ліцензійних відрахувань, і в більшості випадків вони визначаються з урахуванням відносин між ліцензіаром та ліцензіатом, а також стандартної винагороди в галузі. Найчастіше використовуються наступні чотири методи:

Фіксовані ліцензійні відрахування

Це сума, яка отримується як плата за ліцензію, незалежно від продажів ліцензіата. Платежі можуть бути здійснені відразу або розподілені на місяці або роки.

Пункт, на який слід звернути увагу:
Фіксовані ліцензійні відрахування мають перевагу в тому, що доходи від ліцензії визначаються на момент укладання договору. Однак, якщо продажі ліцензіата значно перевищують початкові прогнози, може статися, що ви отримаєте менше грошей, ніж від регулярних ліцензійних відрахувань.

Регулярні ліцензійні відрахування

Це сума, яка отримується пропорційно до доходів, отриманих ліцензіатом в результаті використання патенту. Це може бути ставка, обчислена на основі обсягу продажів або прибутку, або відрахування, обчислені пропорційно до кількості виробленої продукції.

Пункт, на який слід звернути увагу:
Це добре, коли продажі ліцензіата йдуть добре, але якщо вони нижчі за прогнозовані, відновлення витрат на розробку може стати проблематичним. Тому варто розглянути можливість комбінування з “мінімальними ліцензійними відрахуваннями”, які отримуються, якщо продажі не досягають певної суми.

Крім того, при обчисленні ліцензійних відрахувань з продажів, можна використовувати “чисту продажну ціну”, з якої вираховуються витрати на перевезення, упаковку, страхування, комісії агентів тощо. Однак, чим більше вирахувань, тим менше ви отримуєте ліцензійних відрахувань, тому будьте уважні.

Одноразова плата за договір + регулярні ліцензійні відрахування

У випадку деяких продуктів від укладання договору про патентну ліцензію до виробництва продукту може пройти багато часу, і отримання плати за ліцензію може зайняти кілька років.

Для стартапів, які хочуть якомога швидше перетворити патентні права на готівку, ефективною може бути комбінація одноразової плати за договір та регулярних ліцензійних відрахувань.

Обов’язок несперечності

Обов’язок несперечності – це обов’язок ліцензіара не сперечатися з ліцензіатом щодо дійсності патентних прав, які є предметом ліцензії.

Однак, якщо існують підстави для визнання патенту недійсним, а сам патент, який не мав би бути наданий, існує, використання технології, що включена до цих патентних прав, може бути обмежено, що може завадити справедливій конкуренції.

Тому накладання обов’язку несперечності на ліцензіата може бути визнано недобросовісною торговельною практикою, що заборонена Законом про заборону монополії (Японський ~).

Пункти, на які слід звернути увагу
Можна розглянути наступні положення, які не відносяться до недобросовісних торговельних практик:

Стаття XX (Обов’язок несперечності)
Якщо ліцензіат (Б) безпосередньо або опосередковано сперечається щодо дійсності цього патенту, ліцензіар (А) може негайно розірвати цей договір.

Гарантія патенту (відсутність гарантії)

Серед ліцензіатів є ті, хто хоче уникнути ризику, що виникає від використання патенту, і вимагають від ліцензіара такі гарантії:

• Гарантувати, що використання патенту, який є предметом ліцензії, не порушує права третіх осіб.
• Гарантувати, що для патенту, який є предметом ліцензії, не існує причин для його анулювання.

Оскільки неможливо перевірити всі патентні заявки та попередні публікації по всьому світу, для ліцензіара така гарантія становить великий ризик.

Пункт, на який слід звернути увагу:
Навіть якщо ліцензіат вимагає таку гарантію патенту, ви не повинні її надавати. Однак, вам потрібно встановити правила щодо того, як ви поводитиметесь, якщо вам вимагатимуть відшкодування за порушення прав третіх осіб.

Як варіант відсутності гарантії патенту та реагування на порушення прав третіх осіб, можна розглянути наступні положення.

1. Ліцензіар (сторона А) не гарантує, що не існує причин для анулювання патенту, а також що виробництво, продаж, використання та експорт продуктів на основі цього договору ліцензіатом (сторона Б) не порушує патентні права третіх осіб.
2. Однак, якщо ліцензіат порушує патентні права третіх осіб в результаті виробництва, продажу, використання та експорту продуктів на основі цього договору, ліцензіар співпрацює з ліцензіатом щодо уникнення такого порушення.

Приналежність винаходів-удосконалень

Можливо, багато хто вважає, що якщо ліцензіат розробив винахід-удосконалення, який не може бути створений без технічної інформації, що стосується патенту на ліцензію, то ліцензіару також слід надати якісь права.

Однак, щодо прав на винахід-удосконалення, розроблений ліцензіатом, необхідно бути обережним, оскільки наступні обов’язки, які можуть бути накладені на ліцензіата, можуть відповідати недобросовісним методам торгівлі, забороненим Законом про заборону монополії (Японський Закон про заборону монополії).

• Приписати ліцензіару
• Розділити з ліцензіаром
• Надати ліцензіару ексклюзивну ліцензію

Пункти, на які слід звернути увагу
Ліцензіар може накладати на ліцензіата наступні обов’язки, оскільки вони не відповідають недобросовісним методам торгівлі, тому їх можна визначити в договорі про надання ліцензії на використання патенту (Японський договір про надання ліцензії на використання патенту).

• Якщо удосконалена технологія, розроблена ліцензіатом, не може бути використана без технології, що стосується патенту на ліцензію, то права на цю удосконалену технологію слід передати ліцензіару за відповідну винагороду
• Надати ліцензіару неексклюзивну ліцензію

Договір про надання ліцензії на патент та використання know-how

У випадку, коли ліцензія на патент включає дозвіл на використання know-how, необхідно укласти “Договір про надання ліцензії на патент та використання know-how”.

Наприклад, якщо ви отримали дозвіл на використання “речовини A”, але метод, описаний у патентній специфікації, не дозволяє виробляти її за низькою вартістю, ви можете отримати дозвіл на використання know-how, який ліцензіар зберігає в таємниці, щодо виробництва за низькою вартістю.

Однак, варто розглянути окремо “права на патент”, зобов’язання по оплаті яких припиняється після закінчення терміну дії, та “know-how”, за використання якого зобов’язання по оплаті існує, поки дозволено його використання.

Підсумок

Окрім “ключових моментів договору про надання ліцензії на використання патенту”, про які ми говорили до цього, можна також розглянути такі положення, як “клаузула про неповернення” ліцензійних платежів, а також “клаузула про відмову від відповідальності” ліцензіара за збитки, виниклі в результаті використання патенту. Ці положення можуть допомогти зменшити ризики для ліцензіара.

При розгляді “договору про надання ліцензії на використання патенту”, особливо в контексті відносин з законодавством про заборону монополії або включення ліцензії на використання know-how, потрібні різноманітні спеціальні знання. Тому ми рекомендуємо не приймати рішення самостійно, а заздалегідь проконсультуватися з адвокатом, який має багатий досвід та спеціальні знання.

Якщо ви хочете дізнатися більше про ліцензійні угоди в цілому, не тільки про патентні права, але й про авторські права, торговельні марки тощо, будь ласка, ознайомтеся з наступною статтею разом з цією.

Інформація про заходи, що вживаються нашим бюро

Юридичне бюро “Моноліт” – це юридична фірма, яка має високу спеціалізацію в області ІТ, особливо в інтернеті та праві. При укладанні патентного ліцензійного договору необхідно створити договір. У нашому бюро ми створюємо та переглядаємо договори для різних справ, від компаній, що входять до першого рівня Токійської фондової біржі (TSE Prime), до стартапів. Якщо у вас виникли проблеми з договором, будь ласка, зверніться до статті нижче.

https://monolith.law/contractcreation[ja]