Bản hợp đồng cấp phép thực hiện bằng sáng chế là gì? Giải thích các điểm cần lưu ý

Khi cung cấp giấy phép cho bên thứ ba về bằng sáng chế mà công ty chúng tôi sở hữu, chúng tôi sẽ ký kết ‘Hợp đồng cấp phép thực hiện bằng sáng chế’ (Japanese ‘特許実施許諾契約’). Thông thường, người cấp phép sẽ là người soạn thảo hợp đồng này, nhưng không chỉ cần xem xét lợi ích và nhược điểm của nội dung hợp đồng, mà còn cần xem xét kỹ lưỡng về các ‘rủi ro’ tiềm ẩn.

Vì vậy, lần này, chúng tôi sẽ giải thích một cách dễ hiểu về các điểm cần lưu ý để tránh rủi ro không cần thiết từ góc độ của người cấp phép, và để không gặp rắc rối sau khi ký kết.

Các loại quyền cấp phép thực hiện

Người cấp phép thực hiện bằng sáng chế được gọi là “người cấp phép” (Licensor), người nhận phép thực hiện được gọi là “người được cấp phép” (Licensee). Có 4 loại quyền thực hiện được cấp cho người được cấp phép.

• Trường hợp cấp phép thực hiện bằng sáng chế đã đăng ký là “quyền thực hiện thông thường” hoặc “quyền thực hiện độc quyền”
• Trường hợp cấp phép thực hiện phát minh đang trong quá trình xin bằng sáng chế là “quyền thực hiện tạm thời thông thường” hoặc “quyền thực hiện tạm thời độc quyền”

Quyền thực hiện độc quyền

Luật Bằng sáng chế Nhật Bản Điều 77
1. Chủ sở hữu bằng sáng chế có thể thiết lập quyền thực hiện độc quyền cho bằng sáng chế của mình.
2. Người sở hữu quyền thực hiện độc quyền có quyền độc quyền thực hiện phát minh bằng sáng chế trong phạm vi quy định bởi hành động thiết lập.
3. Quyền thực hiện độc quyền chỉ có thể chuyển nhượng khi đi kèm với việc thực hiện kinh doanh, khi có sự đồng ý của chủ sở hữu bằng sáng chế và trong trường hợp thừa kế hoặc chuyển nhượng thông thường khác.
4. Người sở hữu quyền thực hiện độc quyền chỉ có thể thiết lập quyền chất lượng cho quyền thực hiện độc quyền của mình, hoặc cấp phép quyền thực hiện thông thường cho người khác khi có sự đồng ý của chủ sở hữu bằng sáng chế. (Tiếp theo, bỏ qua)

Quyền thực hiện độc quyền là quyền thực hiện phát minh bằng sáng chế một cách độc quyền và loại trừ được cấp cho người được cấp phép, trong phạm vi được cấp phép, ngay cả chủ sở hữu bằng sáng chế cũng không thể thực hiện.

Ngoài ra, người sở hữu quyền thực hiện độc quyền có quyền yêu cầu ngừng vi phạm hoặc ngăn chặn vi phạm đối với những người vi phạm hoặc có nguy cơ vi phạm quyền bằng sáng chế, và nếu có sự đồng ý của chủ sở hữu bằng sáng chế, họ cũng có thể cấp phép quyền thực hiện thông thường cho bên thứ ba.

Tuy nhiên, quyền thực hiện độc quyền không phát sinh hiệu lực chỉ bằng việc ký kết hợp đồng cấp phép thực hiện bằng sáng chế, do đó, việc đăng ký thiết lập quyền thực hiện độc quyền vào sổ đăng ký bằng sáng chế là cần thiết.

Quyền thực hiện thông thường

Luật Bằng sáng chế Nhật Bản Điều 78
1. Chủ sở hữu bằng sáng chế có thể cấp phép quyền thực hiện thông thường cho người khác.
2. Người sở hữu quyền thực hiện thông thường có quyền thực hiện phát minh bằng sáng chế trong phạm vi quy định bởi luật này hoặc hành động thiết lập.

Quyền thực hiện thông thường là quyền thực hiện phát minh bằng sáng chế được cấp cho người được cấp phép, không có quyền độc quyền hoặc quyền yêu cầu ngừng vi phạm như quyền thực hiện độc quyền. Do đó, khi cấp quyền thực hiện cho nhiều người được cấp phép cùng một thời điểm, bạn sẽ chọn quyền thực hiện thông thường.

Về quyền thực hiện thông thường độc quyền

Mặc dù là một loại quyền thực hiện thông thường, nhưng “quyền thực hiện thông thường độc quyền” thường bị nhầm lẫn với “quyền thực hiện độc quyền”.

Đây là việc thỏa thuận giữa người cấp phép và người được cấp phép rằng họ sẽ không cấp quyền thực hiện thông thường cho người khác. Mặc dù có từ “độc quyền”, nhưng không có quyền độc quyền loại trừ hoặc quyền yêu cầu ngừng vi phạm như quyền thực hiện độc quyền, và nó chỉ là một lời hứa giữa các bên tham gia hợp đồng.

Trường hợp người cấp phép muốn giữ lại quyền thực hiện của mình, hoặc khi cấp quyền độc quyền cho người được cấp phép ở các quốc gia hoặc khu vực nước ngoài mà không có quyền tương đương với “quyền thực hiện độc quyền” của Nhật Bản được quy định bởi luật pháp, quyền thực hiện thông thường độc quyền sẽ được sử dụng.

Quyền thực hiện tạm thời độc quyền và quyền thực hiện tạm thời thông thường

Quyền thực hiện tạm thời độc quyền và quyền thực hiện tạm thời thông thường là quyền cho phép cấp phép cho bên thứ ba phát minh đang xin bằng sáng chế trước khi đăng ký, được giới thiệu trong sửa đổi Luật Bằng sáng chế Nhật Bản năm 2009 (năm 2009 theo lịch Gregory), nội dung gần như tương tự “quyền thực hiện thông thường” và “quyền thực hiện độc quyền”.

Khi phát minh đang xin bằng sáng chế được đăng ký, người được cấp phép quyền thực hiện tạm thời độc quyền sẽ được coi là đã được thiết lập “quyền thực hiện độc quyền”, và người được cấp phép quyền thực hiện tạm thời thông thường sẽ được coi là đã được cấp “quyền thực hiện thông thường”.

Việc cấp phép phát minh đang xin bằng sáng chế trước khi đăng ký có nhiều lợi ích, chẳng hạn như cho phép các công ty khởi nghiệp thu hồi vốn đã đầu tư vào phát minh bằng sáng chế một cách sớm, đầu tư vào phát triển công nghệ tiếp theo, hoặc làm tăng thêm nguồn vốn bằng cách coi nó như một thành tựu.

Điểm cần lưu ý trong hợp đồng cấp phép thực hiện bằng sáng chế

Chủ sở hữu quyền sáng chế có quyền độc quyền thực hiện bằng sáng chế đó và có thể thu được tiền bản quyền (phí cấp phép) bằng cách cấp phép thực hiện cho bên thứ ba.

Hợp đồng cấp phép thực hiện bằng sáng chế là hợp đồng quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi liên quan đến việc cấp phép thực hiện này. Nhưng có một số điểm cần lưu ý khi bạn là người cấp phép.

Ngoài “loại quyền thực hiện” đã nêu ở phần trước, những điểm đặc biệt quan trọng khác bao gồm “phạm vi cấp phép thực hiện”, “phí cấp phép thực hiện”, “nghĩa vụ không tranh chấp”, “bảo đảm bằng sáng chế”, và “quyền sở hữu phát minh cải tiến”.

Phạm vi cấp phép thực hiện

Điều quan trọng trong phạm vi cấp phép thực hiện là 3 điểm: 1 Bằng sáng chế đối tượng cấp phép, 2 Thời gian cấp phép, 3 Khu vực cấp phép.

Bằng sáng chế đối tượng cấp phép

Trong trường hợp bằng sáng chế, bạn cần ghi rõ “số bằng sáng chế” và “tên phát minh”. Trong trường hợp quyền thực hiện độc quyền tạm thời và quyền thực hiện thông thường tạm thời, bạn cần ghi rõ “số đơn đăng ký” và “tên phát minh”.

Nếu bằng sáng chế đối tượng cấp phép bao gồm đơn đăng ký bằng sáng chế chưa công bố, bạn cần yêu cầu người nhận cấp phép giữ bí mật cho đến khi đơn đăng ký bằng sáng chế được công bố.

Thời gian cấp phép

Thời gian cấp phép cần rõ ràng về thời điểm bắt đầu và kết thúc như sau, đặc biệt là thời điểm kết thúc rất quan trọng.

• Thời điểm bắt đầu: 1 Ngày ký hợp đồng, 2 Ngày thỏa thuận giữa các bên, 3 Ngày hợp đồng có hiệu lực
• Thời điểm kết thúc: 1 Ngày cụ thể trong tương lai, 2 Ngày kết thúc một khoảng thời gian nhất định, 3 Ngày hết hạn thời gian tồn tại của quyền bằng sáng chế

Nếu là bằng sáng chế cần thiết cho hoạt động kinh doanh chính của người nhận cấp phép, việc đặt thời điểm kết thúc là ③ “Ngày hết hạn thời gian tồn tại của quyền bằng sáng chế” cũng không phải là hiếm, nhưng đối với bằng sáng chế quốc tế, cần lưu ý rằng cách tính thời gian tồn tại của quyền bằng sáng chế khác nhau tùy theo quốc gia.

Khu vực cấp phép đối tượng

Phạm vi địa lý của cấp phép là để xác định “khu vực bán hàng” hoặc “khu vực sản xuất” của sản phẩm sử dụng bằng sáng chế cấp phép, có thể giới hạn khu vực sản xuất hoặc cấm xuất khẩu hoặc giới hạn quốc gia xuất khẩu.

Điều cần lưu ý là, việc giới hạn khu vực bán hàng, số lượng bán hàng, người mua, v.v. đối với việc bán sản phẩm sử dụng bằng sáng chế cấp phép có thể vi phạm luật cấm độc quyền vì là giao dịch không công bằng.

Sự tồn tại của quyền cấp phép thực hiện lại (quyền cấp phép phụ)

Quyền “cấp phép thực hiện lại (quyền cấp phép phụ)” là quyền cho phép người nhận cấp phép thực hiện bằng sáng chế đã nhận cấp phép cho bên thứ ba.

Ngay cả khi cho phép công ty con của người nhận cấp phép hoặc bên thứ ba sản xuất sản phẩm liên quan đến quyền bằng sáng chế, nếu là công ty khác thì cần “quyền cấp phép thực hiện lại”.

Nếu nhà sản xuất được người nhận cấp phép ủy thác đáp ứng các yêu cầu sau, họ được coi là “nhà thầu phụ” và hành động thực hiện của người nhận cấp phép chính thức, do đó “quyền cấp phép thực hiện lại” không cần thiết.

• Người nhận cấp phép trả tiền công cho nhà thầu phụ
• Người nhận cấp phép chỉ huy và giám sát nhà thầu phụ về việc mua nguyên liệu và quản lý chất lượng, v.v.
• Người nhận cấp phép thu hồi tất cả sản phẩm từ nhà thầu phụ

Phí cấp phép thực hiện (Phí bản quyền)

Không có quy tắc cố định nào về cách tính phí cấp phép thực hiện, thường được quyết định dựa trên mối quan hệ giữa người cấp phép và người được cấp phép, hoặc dựa trên mức giá tiêu chuẩn trong ngành. Có bốn phương pháp thường được sử dụng như sau:

Phí cấp phép cố định

Đây là loại phí mà người được cấp phép phải trả một số tiền cố định, không liên quan đến doanh số bán hàng của họ. Có thể thanh toán một lần hoặc chia thành nhiều lần theo từng tháng hoặc năm.

Điểm cần lưu ý:
Phí cấp phép cố định có lợi thế là thu nhập từ việc cấp phép được xác định ngay từ thời điểm ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, nếu doanh số bán hàng của người được cấp phép vượt quá dự đoán ban đầu, có thể chỉ nhận được một số tiền nhỏ hơn so với phí cấp phép thông thường.

Phí cấp phép thông thường

Đây là loại phí mà người cấp phép nhận được một số tiền tỷ lệ với thành tích mà người được cấp phép đạt được từ việc thực hiện bằng sáng chế được cấp phép. Có thể tính phí dựa trên tỷ lệ phần trăm của doanh thu hoặc lợi nhuận, hoặc dựa trên số lượng sản phẩm được sản xuất.

Điểm cần lưu ý:
Nếu doanh số bán hàng của người được cấp phép tốt, điều này sẽ rất tốt. Tuy nhiên, nếu doanh số thấp hơn dự đoán, việc thu hồi chi phí phát triển có thể trở nên khó khăn. Do đó, có thể xem xét việc kết hợp với “phí cấp phép tối thiểu” mà người cấp phép nhận được nếu doanh số bán hàng không đạt một số tiền nhất định.

Ngoài ra, khi tính phí cấp phép từ doanh thu, có thể sử dụng “giá bán thuần” sau khi trừ các chi phí như cước vận chuyển, phí đóng gói, bảo hiểm, phí đại lý, v.v. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng càng nhiều mục trừ, số tiền phí cấp phép nhận được sẽ càng ít.

Phí hợp đồng một lần + Phí cấp phép thông thường

Đối với một số sản phẩm, có thể mất thời gian từ khi ký kết hợp đồng cấp phép thực hiện bằng sáng chế cho đến khi sản phẩm hoàn thành, và có thể mất nhiều năm để nhận được phí cấp phép.

Đối với các công ty khởi nghiệp muốn chuyển đổi quyền sở hữu trí tuệ thành tiền mặt càng sớm càng tốt, việc kết hợp giữa phí hợp đồng một lần và phí cấp phép thông thường sẽ rất hiệu quả.

Nghĩa vụ không tranh chấp

Nghĩa vụ không tranh chấp là việc người cấp phép (licensor) đặt ra nghĩa vụ không tranh chấp về hiệu lực của quyền sở hữu trí tuệ mà người được cấp phép (licensee) được cấp phép thực hiện.

Tuy nhiên, nếu tồn tại lý do vô hiệu và quyền sở hữu trí tuệ mà vốn không thể được hợp pháp hóa tồn tại, việc sử dụng công nghệ bao gồm trong quyền sở hữu trí tuệ đó có thể bị hạn chế, có khả năng cản trở sự cạnh tranh công bằng.

Do đó, việc đặt nghĩa vụ không tranh chấp cho người được cấp phép có thể thuộc về phương pháp giao dịch không công bằng mà Luật cấm độc quyền Nhật Bản (Japanese Antimonopoly Law) đã cấm.

Có thể xem xét các điều khoản sau đây như là không thuộc về phương pháp giao dịch không công bằng.

Điều XX (Nghĩa vụ không tranh chấp)
A (người cấp phép) có thể hủy bỏ hợp đồng ngay lập tức nếu B (người được cấp phép) trực tiếp hoặc gián tiếp tranh chấp hiệu lực của quyền sở hữu trí tuệ này.

Bảo đảm Bằng sáng chế (Không bảo đảm)

Có những người được cấp phép trong số các bên nhận cấp phép muốn tránh rủi ro phát sinh từ việc thực hiện bằng sáng chế được cấp phép và yêu cầu bên cấp phép cung cấp các loại bảo đảm sau đây.

• Bảo đảm rằng việc thực hiện bằng sáng chế đang được cấp phép không vi phạm quyền của bên thứ ba.
• Bảo đảm rằng không có lý do nào làm mất hiệu lực đối với bằng sáng chế đang được cấp phép.

Vì việc kiểm tra các đơn đăng ký bằng sáng chế và tài liệu tiên phong trên toàn thế giới là thực sự không thể, nên việc bên cấp phép cung cấp các loại bảo đảm như vậy sẽ trở thành rủi ro rất lớn.

Dù bên nhận cấp phép yêu cầu bảo đảm bằng sáng chế như trên, bạn không nên chấp nhận, nhưng cần phải quy định về cách xử lý trong trường hợp bị yêu cầu bồi thường thiệt hại vì vi phạm quyền của bên thứ ba.

Về việc không bảo đảm bằng sáng chế và cách xử lý khi vi phạm quyền của bên thứ ba, có thể xem xét các điều khoản sau đây.

1.甲 (bên cấp phép) không bảo đảm rằng không có lý do nào làm mất hiệu lực đối với bằng sáng chế được cấp phép, và rằng 乙 (bên nhận cấp phép) không vi phạm quyền bằng sáng chế, v.v. của bên thứ ba thông qua việc sản xuất, bán hàng, sử dụng và xuất khẩu sản phẩm dựa trên hợp đồng này.
2. Tuy nhiên, nếu 乙 vi phạm quyền bằng sáng chế, v.v. của bên thứ ba thông qua việc sản xuất, bán hàng, sử dụng và xuất khẩu sản phẩm dựa trên hợp đồng này, 甲 sẽ hợp tác với 乙 để tránh vi phạm này.

Quyền sở hữu phát minh cải tiến

Có thể nhiều người cho rằng, vì khả năng phát minh cải tiến do người được cấp phép phát triển có thể không thể thực hiện nếu không có thông tin kỹ thuật liên quan đến bằng sáng chế được cấp phép, nên người cấp phép cũng nên được cấp một số quyền nào đó.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc áp đặt những nghĩa vụ sau đây cho người được cấp phép liên quan đến quyền sở hữu phát minh cải tiến mà họ phát triển có thể vi phạm pháp luật cấm độc quyền vì có thể thuộc loại hình giao dịch không công bằng:

• Chuyển quyền sở hữu cho người cấp phép
• Chia sẻ quyền sở hữu với người cấp phép
• Cấp giấy phép độc quyền cho người cấp phép

Điểm cần lưu ý:
Việc người cấp phép áp đặt những nghĩa vụ sau đây cho người được cấp phép không vi phạm pháp luật về giao dịch không công bằng, do đó có thể quy định trong hợp đồng cấp phép thực hiện bằng sáng chế:

• Trong trường hợp công nghệ cải tiến mà người được cấp phép phát triển không thể sử dụng nếu không có công nghệ liên quan đến bằng sáng chế được cấp phép, họ phải chuyển quyền sở hữu công nghệ cải tiến đó cho người cấp phép với một mức giá phù hợp
• Cấp giấy phép không độc quyền cho người cấp phép

Hợp đồng cấp phép thực hiện Bí quyết kỹ thuật và Bằng sáng chế

Khi cấp phép bằng sáng chế kèm theo cấp phép thực hiện bí quyết kỹ thuật, bạn phải ký kết “Hợp đồng cấp phép thực hiện Bí quyết kỹ thuật và Bằng sáng chế”.

Ví dụ, trong trường hợp bạn nhận được cấp phép thực hiện “Chất A” nhưng không thể sản xuất với chi phí thấp theo phương pháp được mô tả trong bằng sáng chế, trường hợp nhận cấp phép thực hiện bí quyết kỹ thuật về sản xuất giá thấp mà người cấp phép giữ kín sẽ phù hợp.

Tuy nhiên, “Quyền sở hữu trí tuệ” mà nghĩa vụ thanh toán tiền bản quyền sẽ biến mất khi hết thời hạn hiệu lực và “Bí quyết kỹ thuật” mà nghĩa vụ thanh toán tiền bản quyền tồn tại miễn là quyền sử dụng được cấp phép có nội dung hợp đồng khác nhau, nên cần xem xét riêng.

Tổng kết

Ngoài những “Điểm cần lưu ý trong hợp đồng cấp phép thực hiện bằng sáng chế” mà chúng tôi đã giải thích đến đây, các điều khoản như “Điều khoản không hoàn trả” của phí cấp phép và “Điều khoản miễn trừ” mà người cấp phép không chịu trách nhiệm cho thiệt hại phát sinh từ việc thực hiện bằng sáng chế cấp phép cũng có thể được xem xét như các điều khoản giảm thiểu rủi ro cho người cấp phép.

Khi xem xét “Hợp đồng cấp phép thực hiện bằng sáng chế”, trong trường hợp bao gồm cấp phép thực hiện know-how hoặc liên quan đến Luật cấm độc quyền, sẽ cần nhiều kiến thức chuyên môn. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên thảo luận với luật sư có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn trước khi tự quyết định.

Nếu bạn muốn biết về hợp đồng cấp phép tổng thể, không chỉ quyền sở hữu trí tuệ mà còn bao gồm cả quyền tác giả và quyền thương hiệu, hãy xem bài viết chi tiết dưới đây cùng với bài viết này.

Giới thiệu về các biện pháp của văn phòng luật sư của chúng tôi

Văn phòng luật sư Monolis, chuyên về IT, đặc biệt là Internet và luật, là một văn phòng luật sư có chuyên môn cao về cả hai mặt. Khi thực hiện hợp đồng cấp phép thực hiện bằng sáng chế, việc tạo hợp đồng là cần thiết. Tại văn phòng luật sư của chúng tôi, chúng tôi thực hiện việc tạo và xem xét hợp đồng cho các vụ việc khác nhau, từ các công ty niêm yết trên Tokyo Stock Exchange Prime đến các công ty khởi nghiệp. Nếu bạn gặp khó khăn với hợp đồng, vui lòng tham khảo bài viết dưới đây.

https://monolith.law/contractcreation[ja]