Kann die Verwendung von Produktnamen anderer Unternehmen als Hashtags zu einer Verletzung des Markenrechts führen? Erklärung anhand in- und ausländischer Beispiele

“Führt die Verwendung von Hashtags mit fremden Markennamen beim Verkauf zu einer Markenrechtsverletzung?”

Im Online-Handel werden Hashtags genutzt, um die Auffindbarkeit zu erhöhen und den Umsatz zu steigern. Doch besteht ein rechtliches Problem, wenn man beispielsweise selbst hergestellte Taschen zum Verkauf anbietet und dabei Hashtags mit bekannten Markennamen verwendet?

Am 27. September 2021 (Reiwa 3) erging ein Urteil des Bezirksgerichts Osaka, das die markenmäßige Verwendung von Hashtags anerkannte und eine Markenrechtsverletzung bejahte. Dieses Urteil, das die Verwendung von fremden Marken (Produktnamen) als Hashtags als Markenrechtsverletzung einstufte, wurde als erstes seiner Art besonders beachtet.

Hier erläutern wir die Markenrechtsverletzung, die auch als Straftat verfolgt werden kann, und geben Tipps, wie man Hashtags, die mit Markenrechten in Verbindung stehen, als Marketing-Tool angemessen einsetzt.

Was sind Markenrechte?

Markenrechte sind im Japanischen Markengesetz wie folgt definiert:

Artikel 1 (Zweck)

Dieses Gesetz hat zum Ziel, durch den Schutz von Marken die geschäftliche Glaubwürdigkeit derjenigen zu wahren, die Marken verwenden, und dadurch zur Entwicklung der Industrie beizutragen sowie gleichzeitig die Interessen der Verbraucher zu schützen.

Artikel 2 (Definitionen etc.)

Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Begriff “Marke” etwas, das durch menschliche Wahrnehmung erkannt werden kann, einschließlich Buchstaben, Figuren, Symbole, dreidimensionale Formen oder Farben oder eine Kombination davon, Töne oder andere durch Regierungsverordnung bestimmte Dinge (im Folgenden “Kennzeichen” genannt), und bezieht sich auf Folgendes:

1. Etwas, das von jemandem, der gewerblich Produkte herstellt, zertifiziert oder überträgt, in Bezug auf diese Produkte verwendet wird

2. Etwas, das von jemandem, der gewerblich Dienstleistungen anbietet oder zertifiziert, in Bezug auf diese Dienstleistungen verwendet wird (ausgenommen das im vorherigen Punkt Genannte).

Kurz gesagt, es handelt sich um ein Identifikationszeichen (Trademark), das verwendet wird, um die eigenen Produkte oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dies umfasst nicht nur Namen und Logos, sondern auch Bewegungsmarken, Hologrammmarken, Marken, die nur aus Farben bestehen, Klangmarken und Positionsmarken.

Markenrechte sind geistige Eigentumsrechte, die entstehen, wenn eine Marke beim Japanischen Patentamt angemeldet und als Marke eingetragen wird. Dem Inhaber der Marke wird das exklusive Nutzungsrecht für die registrierten Bereiche (bestimmte Produkte und Dienstleistungen) gewährt (Exklusivrechte gemäß Artikel 25 des Japanischen Markengesetzes).

Darüber hinaus ist es möglich, die Verwendung einer identischen oder ähnlichen Marke für die angemeldeten Produkte oder ähnliche Produkte zu untersagen (Untersagungsrecht gemäß Artikel 37 Absatz 1 des Japanischen Markengesetzes). Zusätzlich gibt es ein System für die Registrierung von Schutzmarken, das das Untersagungsrecht auch auf “nicht ähnliche” Produkte und Dienstleistungen ausweitet (Artikel 64 des Japanischen Markengesetzes).

Wenn Sie eine registrierte Marke eines anderen Unternehmens nutzen möchten, müssen Sie die Erlaubnis des Markeninhabers einholen.

Voraussetzungen für eine Markenrechtsverletzung  

Eine Markenrechtsverletzung liegt vor, wenn jemand ohne Erlaubnis eine eingetragene Marke oder eine dieser ähnliche Marke in einem Bereich (Klasse) verwendet, für den die Markenrechte gelten.

Um eine Markenrechtsverletzung zu begründen, müssen die folgenden zwei Voraussetzungen erfüllt sein:

• Verwendung einer eingetragenen Marke oder einer ähnlichen Marke
• Markenmäßige Verwendung

Im Folgenden erläutern wir die einzelnen Voraussetzungen.

Verwendung einer eingetragenen Marke oder einer ähnlichen Marke

Unter “Verwendung einer eingetragenen Marke oder einer ähnlichen Marke” versteht man die Nutzung einer mit der eingetragenen Marke identischen oder ähnlichen Marke für die angegebenen Waren oder Dienstleistungen oder für ähnliche Waren oder Dienstleistungen.

Das Markenrecht gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht für den Bereich, in dem die Marke eingetragen ist. Daher stellt die “Verwendung der Marke durch Dritte für die eingetragenen oder ähnlichen Waren und Dienstleistungen” eine Voraussetzung für eine Markenrechtsverletzung dar.

Markenmäßige Verwendung

Unter “markenmäßiger Verwendung” versteht man den Einsatz einer Marke durch den Anbieter von Waren oder Dienstleistungen, um seine eigenen Produkte von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dies ist ein wichtiges Mittel, damit Verbraucher die Herkunft der Produkte erkennen und deren Qualität vertrauen können (Herkunftsfunktion).

Die Verwendung der Marke eines anderen Unternehmens in einer Weise, die suggeriert, dass die Produkte oder Dienstleistungen von dem eigenen Unternehmen stammen, erfüllt die Voraussetzung für eine “markenmäßige Verwendung” und somit für eine Markenrechtsverletzung.

Reaktion auf Markenrechtsverletzungen

Im Falle einer Markenrechtsverletzung hat der Markeninhaber folgende zivilrechtliche Ansprüche gegen den Verletzer:

• Unterlassungs- und Vernichtungsanspruch (Japanisches Markengesetz Artikel 36)

※ Es gibt keine Verjährungsfrist. Allerdings gilt dies nur bis zum Ablauf der Schutzdauer des Patentrechts (10 Jahre, verlängerbar).

• Schadensersatzanspruch (Japanisches Bürgerliches Gesetzbuch Artikel 709)

※ Die Verjährungsfrist für den Schadensersatzanspruch beträgt drei Jahre ab Kenntnis des Schadens und des Schädigers, und zwanzig Jahre ab dem Zeitpunkt der unerlaubten Handlung.

• Anspruch auf Herausgabe der ungerechtfertigten Bereicherung (Japanisches Bürgerliches Gesetzbuch Artikel 703, 704)

※ Die Verjährungsfrist beträgt fünf Jahre ab Kenntnis der Möglichkeit der Rechtsausübung und zehn Jahre ab dem Zeitpunkt, zu dem das Recht ausgeübt werden konnte (Japanisches Bürgerliches Gesetzbuch Artikel 166 Absatz 1).

• Anspruch auf Maßnahmen zur Wiederherstellung des Rufes (Japanisches Markengesetz Artikel 39)

※ Die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre ab Kenntnis des Schadens und des Schädigers.

Wenn jemand vorsätzlich (in dem Bewusstsein, dass es sich um eine eingetragene Marke eines anderen handelt und mit der Absicht, diese für die entsprechenden Waren zu verwenden) das Markenrecht eines anderen verletzt, kann auch eine strafrechtliche Sanktion verhängt werden.

Das Markengesetz sieht folgende Strafen vor:

Artikel 78 (Straftat der Verletzung)

Personen, die das Markenrecht oder das ausschließliche Nutzungsrecht verletzen (ausgenommen sind Handlungen, die gemäß Artikel 37 oder Artikel 67 als Verletzung des Markenrechts oder des ausschließlichen Nutzungsrechts angesehen werden), werden mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren oder einer Geldstrafe von bis zu zehn Millionen Yen belegt, oder es wird eine Kombination beider Strafen verhängt.

Artikel 78-2

Personen, die Handlungen begehen, die gemäß Artikel 37 oder Artikel 67 als Verletzung des Markenrechts oder des ausschließlichen Nutzungsrechts angesehen werden, werden mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe von bis zu fünf Millionen Yen belegt, oder es wird eine Kombination beider Strafen verhängt.

Artikel 79 (Straftat des Betrugs)

Personen, die durch betrügerische Handlungen eine Markenregistrierung, eine Schutzmarkenregistrierung, eine Verlängerung der Schutzdauer der Rechte aus einer Marken- oder Schutzmarkenregistrierung, eine Entscheidung über einen Einspruch gegen die Registrierung oder eine Beschwerdeentscheidung erhalten haben, werden mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe von bis zu drei Millionen Yen belegt.

Artikel 80 (Straftat der falschen Angabe)

Personen, die gegen die Bestimmungen des Artikels 74 verstoßen, werden mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe von bis zu drei Millionen Yen belegt.

※ Im Falle von juristischen Personen gilt eine Doppelbestrafung, und neben dem Ausführenden kann auch die juristische Person mit einer Geldstrafe von bis zu 300 Millionen Yen für Verbrechen nach Artikel 78 und bis zu 100 Millionen Yen für Verbrechen nach Artikel 79 und 80 belegt werden (Japanisches Markengesetz Artikel 82 Absatz 1 Nummer 1,2).

Verwandter Artikel: Lernen anhand von Beispielen: Kriterien und Strafen für Markenrechtsverletzungen (Gefängnisstrafen & Geldbußen)[ja]

Einstweilige Verfügung wegen Markenrechtsverletzung durch Hashtags

Hier erläutern wir die Schlüsselpunkte des ersten Gerichtsurteils, das eine Markenrechtsverletzung durch die Verwendung von fremden Produktnamen als Hashtags anerkannte: das Urteil des Bezirksgerichts Osaka vom 27. September (Reiwa 3) 2021 (Reiwa 3 (2021)) im Fall “Antrag auf Unterlassung von Markenrechtsverletzungen”[ja].

Der Beklagte ist ein Einzelhändler, der über die Verkaufsplattform Mercari mehr als ein Jahr lang handgefertigte Produkte als Hobby herstellte und diese als “Charmant Sac-Stil” Taschen zum Verkauf anbot.

Der Verkäufer verwendete die Form “(#) + (Schlüsselwort)” für die Suchfunktion. An der Stelle “Schlüsselwort” benutzte er das Markenzeichen des japanischen Modebrands “Charmant Sac” und ähnliche Bezeichnungen, um mehrere Tags zu setzen.

Der Kläger, der Inhaber der Markenrechte von “Charmant Sac”, argumentierte, dass die Verwendung des registrierten Markenzeichens (“Charmant Sac”) identisch oder ähnlich sei und dass die auf der Beklagten-Website zum Verkauf angebotenen Beuteltaschen mit den durch das Markenrecht geschützten Waren (Taschen und Beutel) identisch seien, was eine “Markenrechtsverletzung” darstelle.

Des Weiteren wurde auch darüber gestritten, ob das über ein Jahr andauernde Anbieten und Verkaufen ähnlicher Produkte durch den Beklagten als Hobby als “gewerblich” angesehen werden kann.

Das Gericht stellte fest, dass die Verwendung von Hashtags dazu dient, Nutzer auf die Beklagten-Website zu leiten und den Verkauf der dort aufgeführten Produkte zu fördern. Es urteilte, dass “für die Nutzer der Eindruck entstehen könnte, dass die angebotenen Produkte Markenwaren sind”.

Das bedeutet, dass “die Darstellung des Beklagtenzeichens 1 (#Charmant Sac) auf der Beklagten-Website für die Verbraucher als Herkunfts- und Unterscheidungszeichen fungiert” und somit als “markenmäßige Nutzung” angesehen wird, wodurch die Argumentation des Beklagten abgelehnt und eine Markenrechtsverletzung sowie die Unterlassung der Nutzung festgestellt wurde.

Dieses Urteil ist der erste Fall in Japan, der entschieden hat, dass das Anhängen von Tags an registrierte Markenzeichen (Produktnamen) anderer Unternehmen zu Marketingzwecken eine Markenrechtsverletzung darstellt.

Weitere Beispiele für die Nutzung von Hashtags und Markenrechtsverletzungen  

Zu den jüngsten internationalen Fällen gehören das taiwanesische Bekleidungszubehör „QQBOW-Fall“ (September 2020) und der Fall des deutschen Reifenherstellers Carbovation, der Generalvertreter in Taiwan, „Lightweight-Fall“ (Oktober 2021). In beiden Fällen lehnten die taiwanesischen Gerichte die Behauptung ab, dass die Verwendung von „#fremdeMarke“ einer markenmäßigen Nutzung entspricht, und verneinten somit eine Markenrechtsverletzung.

Im „QQBOW-Fall“ wurde hervorgehoben, dass die Kläger ihre Produkte hauptsächlich auf Facebook verkaufen, während die Beklagten eine E-Commerce-Website nutzten, auf der Hashtags verwendet wurden. Hashtags dienen dazu, innerhalb derselben Plattform zu Markenproduktseiten zu navigieren, und wurden daher nicht als „Herkunftskennzeichnung“ angesehen.

Des Weiteren dienen Hashtags hauptsächlich dazu, ähnliche Themen auf Online-Plattformen zu verlinken und besitzen nicht die Eigenschaften einer Marke. Daher entschied das taiwanesische Gericht für geistiges Eigentum nach Prüfung der Online-Posts und der Produktinhalte, die mit Hashtags verbunden sind, dass die Verwendung einer eingetragenen Marke als Hashtag keine „Markennutzung“ darstellt.

In Taiwan ist bei Markenrechtsverletzungen die „Verwechslungsgefahr“ von größter Bedeutung, also ob der Verbraucher bei Kontakt mit dem Zeichen des Beklagten irrtümlich annimmt, dass die Herkunft identisch mit der des Klägers ist. In diesem Fall waren folgende Punkte entscheidend:

• Die Marke des Klägers ist nicht bekannt.
• Das Wort „款“ (bedeutet auf Japanisch „~Stil“) wurde hinzugefügt, sodass Verbraucher erkennen konnten, dass das Produkt dem des Klägers ähnlich, aber nicht identisch ist.

Dies hatte einen großen Einfluss auf das Urteil.

Wenn also die Marke des Klägers bekannt wäre oder wenn die Darstellung des Beklagten eine klare Verneinung enthielte, könnte eine andere Ansicht als im vorliegenden Fall vertreten werden.

Im „Lightweight-Fall“ lag der Hauptstreitpunkt bei der Echtheit der Parallelimporte und der internationalen Erschöpfung.

Im „Lightweight-Fall“ besaß der Kläger Markenrechte nur für das Logo, nicht aber für den „Unternehmensnamen = Carbovation“ oder den „Markennamen = Lightweight“.

• Der Beklagte verkaufte Fahrräder der italienischen „3T-Marke“, die einen Vertrag mit ihm hatten, und importierte parallel dazu auch die Reifen der Klägermarke, die an den Fahrrädern verwendet wurden, um sie weiterzuverkaufen.
• In den Facebook-Posts wurde hauptsächlich das vom Beklagten verkaufte Fahrrad vorgestellt, und Hashtags wie „#carbovation“ und „#lightweight“ wurden als ausreichende Erklärung anerkannt, dass die verwendeten Teile Reifen der Klägermarke sind, und daher nicht als markenmäßige Nutzung angesehen.

Auf dieser Grundlage wäre es wahrscheinlich, dass selbst wenn der Kläger Markenrechte an „Carbovation“ oder „Lightweight“ in Taiwan gehabt hätte, die Nutzung nicht als markenmäßig angesehen worden wäre.

Die Frage, ob die Verwendung von Hashtags, die mit fremden Marken verbunden sind, gegen das Fair Trade Law (ähnlich dem japanischen Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb und dem Kartellrecht) verstößt, wurde sowohl im Ersturteil des „QQBOW-Falls“ als auch im „Lightweight-Fall“ angesprochen, und in beiden Fällen wurde sie als faire Nutzung angesehen.

Referenz: FICPI (International Federation of Intellectual Property Attorneys) | Neueste taiwanesische Rechtsprechung zu Hashtag-Nutzung und markenmäßiger Nutzung (Englisch)

Ob ein Hashtag, der auf eine eingetragene Marke folgt, als bloße Suchfunktion oder als markenmäßige Nutzung angesehen wird, hängt vom Einzelfall ab.

Da die Behandlung von Markenrechten in Bezug auf Hashtags von Land zu Land unterschiedlich ist, empfehlen wir, sich mit Experten abzustimmen und Vorbereitungen zu treffen, insbesondere in den Ländern, in die Ihr Unternehmen expandieren möchte.

Zusammenfassung: Konsultieren Sie einen Anwalt bei Markenrechtsverletzungen

In diesem Abschnitt haben wir detailliert erläutert, ob die Verwendung von Marken als Hashtags eine Markenrechtsverletzung darstellen kann. Obwohl die Beurteilung je nach Fall und Land unterschiedlich ist, gibt es Fälle, in denen die Verwendung von Hashtags als Markenrechtsverletzung anerkannt wurde.

Bei Markenrechtsverletzungen empfehlen wir, sich an einen Anwalt zu wenden, der sich mit dem Risikomanagement von geistigem Eigentum auskennt. Umgekehrt könnte es auch sein, dass die von Ihrem Unternehmen durchgeführten Informationsaktivitäten die Markenrechte eines anderen Unternehmens verletzen. Es ist beruhigend, wenn ein Fachmann rechtliche Überprüfungen Ihrer Werbung und ähnlicher Aktivitäten vornimmt.

Maßnahmen unserer Kanzlei

Die Monolith Rechtsanwaltskanzlei verfügt über umfangreiche Erfahrungen in IT, insbesondere im Bereich Internetrecht und Jurisprudenz. In den letzten Jahren sind Verstöße gegen das Markenrecht im Online-Handel zu einem ernsthaften Problem geworden, und die Notwendigkeit von rechtlichen Überprüfungen nimmt stetig zu. Unsere Kanzlei analysiert rechtliche Risiken für bereits gestartete oder geplante Geschäfte unter Berücksichtigung verschiedener gesetzlicher Vorschriften und strebt eine Legalisierung an, ohne das Geschäft unnötig zu stoppen. Weitere Details finden Sie im folgenden Artikel.

Bereiche, die von der Monolith Rechtsanwaltskanzlei abgedeckt werden: IT- und geistiges Eigentumsrecht für Unternehmen[ja]