Aprendiendo a través de ejemplos: 'Infracción de Derechos de Marca' - Criterios y sanciones (penas de prisión y multas)

Después de registrar el nombre de su propia empresa, el nombre del producto, etc., como “Derecho de Marca”, si alguien usa la marca registrada sin permiso, puede reclamar una infracción del derecho de marca. Además, la infracción del derecho de marca es un delito, por lo que el infractor puede ser responsable penalmente y enfrentar sanciones.

¿Cómo se establecen y cómo se determinan las sanciones por infracción del derecho de marca?

¿Qué son las sanciones por infracción de los derechos de marca?

Los derechos de marca están establecidos por la Ley de Marcas japonesa, y su artículo 78 contiene disposiciones sobre sanciones.

Capítulo IX – Sanciones
(Delito de infracción)
Artículo 78 – Cualquier persona que infrinja los derechos de marca o los derechos de uso exclusivo (excepto aquellos que realizan actos considerados como infracción de los derechos de marca o los derechos de uso exclusivo según lo dispuesto en los artículos 37 o 67) será castigada con una pena de prisión de hasta diez años o una multa de hasta diez millones de yenes, o ambas.

Además, aunque la lectura del siguiente artículo puede ser un poco difícil,

Artículo 37 – Se considerará que los siguientes actos infringen los derechos de marca o los derechos de uso exclusivo:
1. Uso de una marca que sea similar a una marca registrada para productos o servicios designados, o uso de una marca que sea similar a una marca registrada para productos o servicios que sean similares a los productos o servicios designados.
2. Transferencia, entrega o posesión para exportación de productos que sean similares a los productos designados o a los servicios designados, y que tengan una marca que sea similar a una marca registrada en su embalaje o en los productos mismos.
(Omisión)
Artículo 78-2 – Cualquier persona que realice actos considerados como infracción de los derechos de marca o los derechos de uso exclusivo según lo dispuesto en los artículos 37 o 67 será castigada con una pena de prisión de hasta cinco años o una multa de hasta cinco millones de yenes, o ambas.

El derecho de marca se extiende también a los “similares”

En términos simples,

1. Si se utiliza la misma marca para el mismo producto o servicio → pena de prisión de hasta 10 años o multa de hasta 10 millones de yenes o ambas
2. Si se utiliza una marca similar para el mismo producto o servicio → pena de prisión de hasta 5 años o multa de hasta 5 millones de yenes o ambas
3. Si se utiliza la misma marca para un producto o servicio similar → pena de prisión de hasta 5 años o multa de hasta 5 millones de yenes o ambas

Esta es la estructura. Cuando se registra una marca para un producto o servicio específico,

1. Se puede prohibir el uso de la misma marca para el mismo producto o servicio
2. Se puede prohibir el uso de una marca similar para el mismo producto o servicio
3. Se puede prohibir el uso de la misma marca para un producto o servicio similar

Es posible adquirir derechos en este rango. Sin embargo, dentro de esto, la parte más fuerte, en otras palabras, la parte que debería ser castigada severamente por la infracción, sería la número 1. Por lo tanto, las penas se dividen entre 1 y 2,3.

Sin embargo, el “uso” mencionado aquí es un concepto un poco especial. En términos simples, el derecho de marca es el derecho a prohibir “el uso de una manera que se pueda interpretar como oficial”.

La infracción de los derechos de marca es un “delito de denuncia no obligatoria”

Como se ha mencionado, la infracción de los derechos de marca es un delito penal con sanciones establecidas. Por lo tanto, si se infringen los derechos de marca, es posible denunciar el daño a la policía y solicitar acciones como arrestos. Aunque puede ser un poco difícil de entender, la infracción de los derechos de marca es un delito de denuncia no obligatoria. Es decir, no es necesario presentar una “denuncia” a la policía, basta con presentar una denuncia de daños y perjuicios y solicitar de facto una investigación o arresto por parte de la policía.

Se requiere intención para la infracción de los derechos de marca registrada

Sin embargo, algo común a todos los delitos es que no se pueden cometer sin intención, excepto los llamados delitos por negligencia. Por ejemplo, si robas la propiedad de otra persona, es un delito de robo. Pero si tomas prestado un bolígrafo en la casa de un amigo y accidentalmente lo llevas a casa en tu bolsillo, no es un delito de robo. Esto se debe a que no hay intención (conciencia) de robar el bolígrafo, es decir, falta “intención”.

De manera similar, en el caso de los derechos de marca registrada, si no hay conciencia de la infracción de los derechos de marca registrada, no se comete el delito de infracción de los derechos de marca registrada y no se plantea el problema de la penalización. Entonces, ¿qué significa específicamente tener conciencia de la infracción de los derechos de marca registrada? En otras palabras,

• Si se ha investigado que la marca está registrada para ese producto y aún así se ha cometido la infracción después de la investigación
• Si se pensó que podría haber una marca registrada para ese producto, pero se cometió la infracción sin investigar
• Si no se pensó específicamente que la marca estaba registrada para ese producto y, por lo tanto, se cometió la infracción sin investigar

¿En qué casos se puede decir que hubo “intención en la infracción de los derechos de marca registrada”?

Casos de falsificaciones de productos famosos

En el caso de la venta de falsificaciones de productos famosos, se puede decir que hay pocos casos en los que este punto se convierte en un problema. Por ejemplo, en casos de venta de falsificaciones como las camisetas de Adidas o los sombreros de Burberry, los tribunales han tomado las siguientes decisiones.

(El acusado) envió tres conjuntos de camisetas con una marca que se asemeja a la marca registrada (número de registro de marca 1893741) que la corporación alemana Adidas AG ha registrado como producto designado, a dos lugares incluyendo el apartamento Z606 en Asakura Nishi-cho, Kochi City, por Yu-Pack, etc., y desde alrededor del 8 de julio de 2010 (Año 22 de Heisei) hasta alrededor del 25 de marzo de 2011 (Año 23 de Heisei), hizo que llegaran a Saburo Mikawa y otros a través de un repartidor que no sabía la situación, y los vendió por un total de 28,500 yenes (incluyendo el envío).
(Omisión)
Dado el alto grado de infracción de la marca registrada y la fuerte imitación del delito, es necesario adoptar una actitud severa. Además, es razonable que los titulares de cada marca registrada tengan sentimientos severos de castigo, ya que no han recibido ninguna medida de consuelo.
Los acusados están cometiendo estos delitos con el fin de ganar dinero fácilmente, y no hay margen para la discreción en sus motivos simplistas.

Sentencia del Tribunal de Distrito de Matsuyama, 13 de septiembre de 2011

Este fallo sólo menciona que es “similar”, y no hace ninguna indicación particular sobre la intención. En cierto sentido, se podría decir que es un juicio que, dado que se están fabricando falsificaciones de marcas famosas, la intención es obvia. Sobre la base de este juicio, el Tribunal de Distrito de Matsuyama reconoció la comisión del delito de infracción de la marca registrada, y impuso una pena de 1 año y 6 meses de prisión (con una suspensión de ejecución de 4 años) y una multa de 1 millón de yenes.

En términos generales, en los casos en que uno está creando falsificaciones o productos falsificados por sí mismo, siempre que se estén vendiendo intencionalmente falsificaciones o productos falsificados sin el permiso del titular de los derechos, se puede decir que hay muchos casos en los que se considera que la intención es obvia y se establece como un delito.

Casos de programas de uso indebido de software

Lo mismo ocurre en el campo de la IT e Internet. Por ejemplo, en un caso en el que un acusado vendía programas de uso indebido de software famoso en un sitio de subastas en Internet y mencionaba el nombre del “software famoso” para la venta del programa de uso indebido, el Tribunal Superior de Tokio hizo el siguiente juicio:

Se puede decir que el hecho de que sea un producto de una empresa de venta de software que se comercializa a nivel mundial permite inferir un conocimiento implícito sobre la existencia de una marca registrada. De hecho, el acusado no explicó el contenido del software que ofreció en su anuncio, y se puede inferir que no lo explicó especialmente porque reconocía que era un software tan famoso que los demandantes podían entender qué era solo por su nombre. Por lo tanto, debía haber reconocido que era muy probable que tal software tuviera una marca registrada. A pesar de tener experiencia en condenas por violaciones similares de la ley de marcas relacionadas con el software, el acusado no prestó atención a la existencia de una marca registrada, como investigar la marca registrada, y anunció el producto con un emblema similar a la marca registrada. Por lo tanto, está claro que había una intención implícita de que no importaba si la marca estaba registrada o no.
(Omisión)
El acusado fue condenado a un año de prisión y una multa de 1 millón de yenes.

Sentencia del Tribunal Superior de Tokio, 10 de marzo de 2017

No está claro en la sentencia qué software específico estaba vendiendo el acusado en este caso, pero la sentencia hace el siguiente juicio:

1. El acusado solo describió en el sitio de subastas como “un programa para usar indebidamente ●●●”, y se puede pensar que creía que los compradores podían entender qué era el programa solo con esa descripción.
2. La razón por la que el acusado pensó en 1 es porque ●●● es un software famoso.
3. Si es 2, debería haber sabido que un software tan famoso podría estar registrado como marca.
4. A partir de 3, hay una “intención implícita”, y se establece el delito.

“Intención implícita” es un término legal, pero para decirlo simplemente, si “no reconocía definitivamente la existencia de una marca registrada” pero “pensaba que podría haber una marca registrada y no le importaba”, se puede decir que hay intención.

La sentencia anterior reconoce la comisión del delito sobre la base de este argumento y impone una pena de un año de prisión y una multa de 1 millón de yenes.

¿Se puede considerar lo mismo para los anuncios de listado malintencionados?

Aunque no es un tema muy debatido, se podría pensar que incluso si no se trata de “falsificaciones” o “programas de uso indebido”, el uso de la marca registrada de otra persona, entendiendo su notoriedad, también podría considerarse de la misma manera. Por ejemplo, una forma de “infracción de marca registrada” que se convierte en un problema en Internet es la infracción de la marca registrada en los anuncios de listado. Si la Compañía A es una empresa o producto famoso, otra Compañía B podría apuntar a los usuarios de Internet que buscan la Compañía A y su imagen de marca, por ejemplo,

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Este es un caso en el que se promueve el acceso al sitio de la Compañía B a través de anuncios de listado como el anterior.

En este caso también, se podría decir que la Compañía B entiende la notoriedad de la Compañía A y tiene la intención de abusar de ella al publicar anuncios como el anterior. Si ese es el caso, entonces, al igual que en el caso anterior, parece que hay margen para pensar que la Compañía B tiene una “intención dolosa” y que se ha cometido un delito.

Intención de infracción de derechos de marca registrada y carta de advertencia

Sin embargo, en casos que no involucran el uso intencional de nombres de productos de otras empresas famosas, como falsificaciones o programas de uso indebido, la “intención” puede convertirse en un problema importante. Este es el caso cuando una empresa lanza un producto con un nombre similar al de un producto que otra empresa ha registrado previamente como marca. Aunque el estado de registro de la marca se hace público, es difícil decir que “siempre hay intención porque deberías haber buscado la marca antes de nombrar el producto y podrías haberla descubierto si hubieras buscado”.

Por lo tanto, cuando se informa a la policía del daño y se solicitan sanciones, es necesario preparar hechos y pruebas de que “se envió suficientemente una carta de advertencia de infracción de derechos de marca al otro partido, pero aún así no cambiaron su actitud”. En otras palabras razpnamientos como,

1. Si simplemente nombraste el producto sin darte cuenta, es cuestionable si hubo “intención”
2. A pesar de las suficientes advertencias, si continuaron vendiendo el producto sin cambiar su actitud
3. En ese momento, hay intención de infringir los derechos de marca y se puede decir que es un delito

Por lo tanto, en tales casos, si se busca una sanción contra el infractor, el hecho de “haber enviado una carta de advertencia” puede ser una evidencia importante para probar la intención del infractor. Por lo tanto, es importante asegurarse de tener pruebas de que “como titular de los derechos, definitivamente envié una carta de advertencia al infractor”. El llamado correo certificado es un sistema que se utiliza en estas situaciones. El correo certificado es un correo que proporciona una prueba oficial de

quién envió qué contenido a quién y cuándo

Por lo tanto, si envías una carta de advertencia por correo certificado, se convierte en una prueba sólida de que “se hizo una advertencia sobre la infracción de los derechos de marca”.

Resumen

Como se ha mencionado anteriormente, la infracción de los derechos de marca es un delito penalizado. Al menos en casos graves, como la falsificación y el uso indebido de programas, se han impuesto sanciones reales como arrestos, un año de prisión y multas de hasta un millón de yenes. En el futuro, es probable que aparezcan casos en los que se impongan sanciones similares no solo por infracciones clásicas como la falsificación, sino también por nuevas formas de infracción de los derechos de marca. Sin embargo, especialmente en lo que respecta a la “intención”, la cuestión es cómo asegurar la “evidencia” para establecer un delito y una sanción. Si usted ha sido víctima de una infracción de los derechos de marca, es importante que consulte a un experto.