Cos'è un contratto di licenza di implementazione di brevetto? Spiegazione dei punti da notare

Quando la nostra azienda concede in licenza un brevetto di cui dispone a un terzo, stipuliamo un ‘Contratto di licenza per l’attuazione del brevetto’ (Contratto di licenza per l’attuazione del brevetto giapponese). Generalmente, la persona che concede la licenza redige il contratto, ma non solo i vantaggi e gli svantaggi del contratto, ma anche i ‘rischi’ nascosti devono essere attentamente considerati.

Quindi, in questa occasione, spiegheremo in modo comprensibile i punti di attenzione per evitare rischi inutili dal punto di vista del licenziante e per evitare problemi dopo la conclusione del contratto.

Tipi di diritti di licenza

Il soggetto che concede la licenza di un brevetto è chiamato “licenziante”, mentre il soggetto che riceve la licenza è chiamato “licenziatario”. Esistono quattro tipi di diritti di licenza che possono essere concessi al licenziatario:

• Per i brevetti registrati, si parla di “diritto di licenza ordinario” o “diritto di licenza esclusivo”
• Per le invenzioni brevettate in fase di domanda, si parla di “diritto di licenza provvisorio ordinario” o “diritto di licenza provvisorio esclusivo”

Diritto di licenza esclusivo

Legge sui brevetti, Articolo 77
1. Il titolare di un brevetto può stabilire un diritto di licenza esclusivo sul suo brevetto.
2. Il titolare di un diritto di licenza esclusivo ha il diritto esclusivo di utilizzare l’invenzione brevettata per scopi commerciali entro i limiti stabiliti nell’atto di costituzione.
3. Il diritto di licenza esclusivo può essere trasferito solo in caso di successione, con il consenso del titolare del brevetto, o in caso di successione generale.
4. Il titolare di un diritto di licenza esclusivo può, con il consenso del titolare del brevetto, costituire un diritto di pegno sul suo diritto di licenza esclusivo o concedere un diritto di licenza ordinario a terzi. (Omissione)

Il diritto di licenza esclusivo è un diritto potente che consente al licenziatario di utilizzare l’invenzione brevettata in modo esclusivo e monopolistico entro i limiti della licenza concessa, al punto che anche il titolare del brevetto non può utilizzarla.

Inoltre, il titolare di un diritto di licenza esclusivo ha il diritto di richiedere l’interruzione o la prevenzione di violazioni del brevetto da parte di soggetti che violano o rischiano di violare il brevetto, e può anche concedere una licenza di diritto di licenza ordinario a terzi con il consenso del titolare del brevetto.

Si noti che il diritto di licenza esclusivo non entra in vigore solo con la conclusione di un contratto di licenza di brevetto, ma è necessario registrare la costituzione del diritto di licenza esclusivo nel registro dei brevetti.

Diritto di licenza ordinario

Legge sui brevetti, Articolo 78
1. Il titolare di un brevetto può concedere a terzi un diritto di licenza ordinario sul suo brevetto.
2. Il titolare di un diritto di licenza ordinario ha il diritto di utilizzare l’invenzione brevettata per scopi commerciali entro i limiti stabiliti dalla legge o nell’atto di costituzione.

Il diritto di licenza ordinario è un diritto che consente al licenziatario di utilizzare l’invenzione brevettata, ma non include diritti monopolistici o il diritto di richiedere l’interruzione di violazioni come nel caso del diritto di licenza esclusivo. Pertanto, se si desidera concedere il diritto di utilizzo a più licenziatari nello stesso periodo, si sceglierà il diritto di licenza ordinario.

Sul diritto di licenza ordinario esclusivo

Sebbene sia una sorta di diritto di licenza ordinario, il “diritto di licenza ordinario esclusivo” è spesso confuso con il “diritto di licenza esclusivo”.

Questo è un accordo tra il licenziante e il licenziatario in cui si concorda di non concedere il diritto di licenza ordinario ad altri. Anche se include la parola “esclusivo”, non ha diritti monopolistici esclusivi o il diritto di richiedere l’interruzione di violazioni come il diritto di licenza esclusivo, ma è solo un accordo tra le parti del contratto.

Viene utilizzato quando il licenziante desidera mantenere il suo diritto di utilizzo, o quando si desidera concedere l’esclusività al licenziatario in paesi o regioni straniere dove non esiste un diritto equivalente al “diritto di licenza esclusivo” giapponese previsto dalla legge.

Diritto di licenza provvisorio esclusivo e diritto di licenza provvisorio ordinario

Il diritto di licenza provvisorio esclusivo e il diritto di licenza provvisorio ordinario sono diritti che permettono di concedere in licenza a terzi un brevetto in fase di domanda, introdotti con la revisione della Legge sui brevetti del 2009. Il loro contenuto è quasi identico a quello del “diritto di licenza ordinario” e del “diritto di licenza esclusivo”.

Quando la domanda di brevetto in questione viene registrata, si considera che al licenziatario del diritto di licenza provvisorio esclusivo sia stato concesso un “diritto di licenza esclusivo”, e che al licenziatario del diritto di licenza provvisorio ordinario sia stato concesso un “diritto di licenza ordinario”.

La licenza di un’invenzione brevettata prima della registrazione ha vari vantaggi per le startup, come la possibilità di recuperare rapidamente i fondi investiti nell’invenzione brevettata e di investire in nuovi sviluppi tecnologici, o di utilizzare la licenza come un risultato positivo per la raccolta di fondi.

Punti da considerare nel contratto di licenza di implementazione del brevetto

Il titolare di un brevetto ha il diritto esclusivo di implementare tale brevetto e può ottenere una remunerazione (tassa di licenza) concedendo a terzi il diritto di implementazione.

Il ‘contratto di licenza di implementazione del brevetto’ stabilisce obblighi, responsabilità, diritti, ecc. relativi a questa licenza di implementazione, e ci sono alcuni punti che devono essere presi in considerazione come licenziante.

Oltre al ‘tipo di diritto di implementazione’ menzionato nel paragrafo precedente, è particolarmente importante considerare ‘l’ambito della licenza di implementazione’, ‘la tassa di licenza di implementazione’, ‘l’obbligo di non contestazione’, ‘la garanzia del brevetto’ e ‘l’appartenenza dell’invenzione migliorata’.

Ambito della Licenza di Implementazione

Le tre questioni cruciali nell’ambito della licenza di implementazione sono: 1) il brevetto oggetto della licenza, 2) la durata della licenza, e 3) l’area di licenza.

Brevetto oggetto della licenza

Nel caso di un brevetto, è necessario indicare il “numero di brevetto” e il “nome dell’invenzione” registrati. Nel caso di un diritto di implementazione provvisorio esclusivo o un diritto di implementazione provvisorio generale, è necessario indicare il “numero di domanda” e il “nome dell’invenzione”.

Punto di attenzione

Se la domanda di brevetto non ancora pubblicata è inclusa nel brevetto oggetto della licenza, è necessario imporre al licenziatario un obbligo di riservatezza fino alla pubblicazione della domanda di brevetto.

Durata della licenza

La durata della licenza deve essere chiaramente definita in termini di inizio e fine, con particolare attenzione alla data di fine.

• Inizio: 1) la data di stipulazione del contratto, 2) la data concordata tra le parti, 3) la data di entrata in vigore del contratto
• Fine: 1) una data specifica in futuro, 2) la data di fine di un periodo determinato, 3) la data di scadenza del periodo di validità del diritto di brevetto

Punto di attenzione
Se il brevetto è essenziale per l’attività principale del licenziatario, non è raro che la data di fine sia la “data di scadenza del periodo di validità del diritto di brevetto”. Tuttavia, nel caso di brevetti internazionali, è necessario prestare attenzione al fatto che il calcolo del periodo di validità del diritto di brevetto varia a seconda del paese.

Area di licenza

L’ambito geografico della licenza identifica l'”area di vendita” o l'”area di produzione” dei prodotti che utilizzano il brevetto concesso in licenza. È possibile limitare l’area di produzione o proibire l’esportazione o limitare i paesi di esportazione.

Punto di attenzione
È importante notare che se si limitano l’area di vendita, la quantità di vendita, i destinatari di vendita, ecc. dei prodotti che utilizzano il brevetto concesso in licenza, ciò potrebbe costituire una pratica commerciale ingiusta proibita dalla legge antimonopolio.

Esistenza del diritto di sublicenza

Il diritto di concedere in sublicenza il brevetto per il quale il licenziatario ha ricevuto una licenza di implementazione a un terzo è chiamato “diritto di sublicenza”.

Anche se si permette a una filiale del licenziatario o a un terzo di produrre prodotti relativi al diritto di brevetto, se si tratta di entità separate, è necessario un “diritto di sublicenza”.

Punto di attenzione
Se il produttore del licenziatario soddisfa i seguenti requisiti, viene considerato come un “subappaltatore” e l’azione di implementazione del licenziatario stesso, quindi non è necessario un “diritto di sublicenza”.

• Il licenziatario paga un salario al subappaltatore
• Il licenziatario dirige e supervisiona il subappaltatore per l’acquisto di materie prime e il controllo della qualità
• Il licenziatario ritira tutti i prodotti dal subappaltatore

Canone di licenza (Tassa di licenza)

Non esiste una regola definita per il calcolo del canone di licenza. Spesso, viene determinato in base al rapporto di forza tra licenziante e licenziatario, o in riferimento a un compenso standard nel settore. I metodi più comunemente utilizzati sono i seguenti quattro:

Canone fisso

Si tratta di un importo fisso ricevuto come canone di licenza, indipendentemente dalle vendite reali del licenziatario. Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in rate mensili o annuali.

Punto di attenzione
Sebbene il canone fisso abbia il vantaggio di garantire un reddito dalla licenza al momento del contratto, se le vendite del licenziatario superano notevolmente le previsioni iniziali, potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto al canone ordinario.

Canone ordinario

Si tratta di un importo proporzionale alle vendite realizzate dal licenziatario grazie all’uso del brevetto concesso in licenza. Esistono vari metodi per calcolarlo, come l’applicazione di un tasso di licenza sulle vendite o sui profitti, o un calcolo basato sul numero di prodotti prodotti.

Punto di attenzione
Sebbene sia vantaggioso quando le vendite del licenziatario sono buone, se le vendite sono inferiori alle previsioni, può essere difficile recuperare i costi di sviluppo. Pertanto, potrebbe essere utile considerare l’aggiunta di un “canone minimo” da ricevere nel caso in cui le vendite non raggiungano un certo importo.

Inoltre, quando si calcola il canone di licenza dalle vendite, si potrebbe considerare di utilizzare il “prezzo di vendita netto”, che sottrae le spese come il trasporto, l’imballaggio, l’assicurazione e le commissioni dell’agente. Tuttavia, bisogna fare attenzione, perché più sono gli elementi da sottrarre, minore sarà il canone di licenza ricevuto.

Canone una tantum + Canone ordinario

Per alcuni prodotti, potrebbe essere necessario un certo periodo di tempo tra la conclusione del contratto di licenza del brevetto e la commercializzazione del prodotto, e potrebbe essere necessario attendere diversi anni per ricevere il canone di licenza.

Per le startup che desiderano monetizzare il più rapidamente possibile i loro diritti di brevetto, una combinazione di un canone una tantum e un canone ordinario può essere efficace.

Obbligo di non-controversia

L’obbligo di non-controversia è l’obbligo imposto dal licenziante al licenziatario di non contestare la validità del diritto di brevetto oggetto della licenza.

Tuttavia, se esistono motivi di invalidità e ci sono brevetti che non dovrebbero essere in grado di acquisire diritti, l’uso della tecnologia inclusa in tale diritto di brevetto può essere limitato, il che potrebbe ostacolare la concorrenza equa.

Pertanto, imporre l’obbligo di non-controversia al licenziatario può rientrare nelle pratiche commerciali ingiuste proibite dalla legge antimonopolio giapponese.

Punto da notare
Il seguente articolo può essere considerato come non rientrante nelle pratiche commerciali ingiuste.

Articolo XX (Obbligo di non-controversia)
Il licenziante (Parte A) può rescindere immediatamente il presente contratto se il licenziatario (Parte B) contesta direttamente o indirettamente la validità del brevetto in questione.

Garanzia del brevetto (Non garanzia)

Ci sono licenziatari che, per evitare i rischi derivanti dall’attuazione del brevetto concesso in licenza, possono richiedere al licenziante le seguenti garanzie:

• Garantire che l’attuazione del brevetto oggetto della licenza non violi i diritti di terzi.
• Garantire che non esistano motivi di invalidità per il brevetto oggetto della licenza.

Dato che è praticamente impossibile controllare tutte le domande di brevetto e le pubblicazioni precedenti in tutto il mondo, per il licenziante dare queste garanzie rappresenta un rischio molto grande.

Punto di attenzione
Anche se il licenziatario richiede le garanzie di brevetto sopra menzionate, non dovresti accettarle. Tuttavia, è necessario stabilire come gestire le richieste di risarcimento per violazione dei diritti da parte di terzi.

Per quanto riguarda la non garanzia del brevetto e la gestione delle violazioni dei diritti di terzi, si possono considerare le seguenti clausole:

1. Il licenziante (Parte A) non garantisce che non esistano motivi di invalidità per il brevetto concesso in licenza, né che il licenziatario (Parte B) non violi i diritti di brevetto di terzi attraverso la produzione, vendita, uso e esportazione del prodotto basato su questo contratto.
2. Tuttavia, se la Parte B viola i diritti di brevetto di terzi attraverso la produzione, vendita, uso e esportazione del prodotto basato su questo contratto, la Parte A collaborerà con la Parte B per evitare tale violazione.

Attribuzione dell’invenzione di miglioramento

È probabile che molte persone pensino che dovrebbero essere concessi alcuni diritti al licenziante, dato che l’invenzione di miglioramento sviluppata dal licenziatario potrebbe non essere possibile senza le informazioni tecniche relative al brevetto concesso.

Tuttavia, è necessario fare attenzione perché imporre al licenziatario gli obblighi seguenti in relazione ai diritti sull’invenzione di miglioramento sviluppata dal licenziatario potrebbe rientrare nelle pratiche commerciali ingiuste proibite dalla legge giapponese antimonopolio.

• Attribuire al licenziante
• Condividere con il licenziante
• Concedere una licenza esclusiva al licenziante

Punto di attenzione
È possibile stipulare nel contratto di licenza di brevetto che il licenziante impone i seguenti obblighi al licenziatario, in quanto non rientrano nelle pratiche commerciali ingiuste.

• Se la tecnologia di miglioramento sviluppata dal licenziatario non può essere utilizzata senza la tecnologia relativa al brevetto concesso, trasferire i diritti sulla tecnologia di miglioramento al licenziante per un corrispettivo adeguato
• Concedere una licenza non esclusiva al licenziante

Contratto di Licenza per Brevetti e Know-how

Quando si include una licenza per l’uso di un know-how insieme alla licenza di un brevetto, è necessario stipulare un “Contratto di Licenza per Brevetti e Know-how”.

Ad esempio, si applica in casi in cui, nonostante si sia ricevuta una licenza per l’uso della “sostanza A”, non è possibile produrla a basso costo con il metodo descritto nel dettaglio del brevetto, e si riceve una licenza per l’uso del know-how sulla produzione a basso costo che il licenziante mantiene segreto.

Tuttavia, poiché il contenuto del contratto differisce tra il “diritto di brevetto”, il cui obbligo di pagamento scompare alla scadenza del periodo di validità, e il “know-how”, che ha un obbligo di pagamento finché viene concesso il diritto di utilizzo, è necessario considerare separatamente questi due aspetti.

Riassunto

Oltre ai “punti di attenzione nel contratto di licenza di implementazione del brevetto” che abbiamo spiegato finora, ci sono anche clausole come la “clausola di non restituzione” del canone di licenza e la “clausola di esonero” in cui il licenziante non è responsabile per i danni derivanti dall’implementazione del brevetto concesso in licenza, che possono essere considerate clausole per ridurre il rischio del licenziante.

Quando si considera un “contratto di licenza di implementazione del brevetto”, che include la relazione con la legge antimonopolio e la licenza di implementazione del know-how, è necessaria una varietà di conoscenze specialistiche, quindi si consiglia di consultare un avvocato con una vasta conoscenza ed esperienza piuttosto che fare una decisione da soli.

Se siete interessati non solo ai diritti di brevetto, ma anche ai diritti d’autore e ai diritti di marchio, e volete conoscere il contratto di licenza nel suo complesso, vi preghiamo di consultare l’articolo sottostante insieme a questo articolo.

https://monolith.law/corporate/license-contract-point[ja]

Presentazione delle misure adottate dal nostro studio legale

Lo studio legale Monolis è un’agenzia legale con un’elevata specializzazione in IT, in particolare Internet e diritto. È necessario redigere un contratto per la concessione di licenze per l’attuazione di brevetti. Nel nostro studio, redigiamo e rivediamo contratti per una varietà di casi, dalle aziende quotate in primo piano sulla Borsa di Tokyo alle startup. Se avete problemi con i contratti, si prega di fare riferimento all’articolo sottostante.