Wat wordt bedoeld met 'Inbreuk op het Japanse octrooirecht'?

Het octrooisysteem is een systeem waarbij de staat het recht, bekend als het octrooirecht, verleent aan degenen die uitvindingen hebben gedaan die bijdragen aan de ontwikkeling van de industrie, waardoor zij hun uitvinding exclusief kunnen implementeren als compensatie voor openbaarmaking. Er zijn echter gevallen waarin dit wordt geschonden.

Dit wordt doorgaans inbreuk op het octrooirecht genoemd, maar wat betekent inbreuk op het octrooirecht precies en in welke specifieke gevallen wordt een handeling beschouwd als inbreuk op het octrooirecht?

Wat is inbreuk op octrooirechten?

“Inbreuk op octrooirechten” verwijst naar het uitvoeren van een uitvinding (een octrooieerbare uitvinding) die is goedgekeurd voor patent, door iemand die niet de juiste autoriteit heeft, in de context van een bedrijf, waarbij de uitvinding binnen de “technische reikwijdte” van het patent valt.

Uitvoering van een uitvinding

Een uitvinding kan worden geclassificeerd als een uitvinding van een product (inclusief programma’s), een uitvinding van een methode, of een uitvinding van een methode om een product te produceren. “Uitvoering” verwijst naar:

• Voor een productuitvinding, de handelingen van het produceren, gebruiken, overdragen, exporteren of importeren van het product, of het aanbieden voor overdracht
• Voor een methode-uitvinding, de handeling van het gebruik van de methode
• Voor een uitvinding van een methode om een product te produceren, naast het gebruik van de methode, de handelingen van het gebruik, overdracht, export of import van het product geproduceerd door de methode, of het aanbieden voor overdracht

Dit is wat bedoeld wordt.

Echter, inbreuk op octrooirechten vindt alleen plaats wanneer de uitvinding wordt uitgevoerd in het kader van een bedrijf. Daarom,

• Uitvoering van een uitvinding voor test- of onderzoeksdoeleinden
• Uitvoering van een uitvinding binnen een individu of huishouden

zullen niet leiden tot inbreuk op octrooirechten.

Technische reikwijdte van het octrooi

Bij het beoordelen of er sprake is van inbreuk op octrooirechten, is het noodzakelijk om de technische reikwijdte te bepalen waarbinnen de octrooieerbare uitvinding wordt beschermd. Als de reikwijdte van de bescherming van de octrooieerbare uitvinding onduidelijk is, kunnen derden niet voorspellen welke handelingen inbreuk maken op de octrooirechten, wat de vrije uitvinding en ontwikkeling van de industrie kan belemmeren.

Daarom stelt de Japanse Octrooiwet (Patent Act) met betrekking tot de technische reikwijdte van de octrooieerbare uitvinding dat:

Artikel 70 van de Japanse Octrooiwet (Technische reikwijdte van de octrooieerbare uitvinding)

De technische reikwijdte van de octrooieerbare uitvinding moet worden bepaald op basis van de beschrijving van de reikwijdte van de octrooiaanvraag die bij de aanvraag is gevoegd.

2 In het geval van het voorgaande lid, moet de betekenis van de termen die in de reikwijdte van de octrooiaanvraag zijn opgenomen, worden geïnterpreteerd met inachtneming van de beschrijving en de tekeningen die bij de aanvraag zijn gevoegd.

Dit is wat is bepaald.

Oordeel over inbreuk op octrooirechten

De ‘omvang van de bescherming van de octrooivinding’, die bepaalt of er sprake is van inbreuk op octrooirechten, wordt in principe beperkt door de beschrijving in de ‘omvang van de octrooiaanvraag’ (ook wel ‘claims’ genoemd), die bij de octrooiaanvraag aan het Octrooibureau is ingediend.

Omvang van de octrooiaanvraag

Bij het indienen van een aanvraag voor octrooiregistratie moet de aanvrager de volgende vijf documenten indienen bij het Octrooibureau:

• Aanvraagformulier
• Omvang van de octrooiaanvraag
• Gedetailleerde beschrijving
• Tekeningen
• Samenvatting

Van deze vijf documenten is de omvang van de octrooiaanvraag het belangrijkste document om de technische omvang van de octrooivinding te bepalen. Dit komt omdat de volledige inhoud van de uitvinding in de omvang van de octrooiaanvraag wordt beschreven.

Voor het vaststellen van inbreuk op octrooirechten is het noodzakelijk dat alle elementen die in de omvang van de octrooiaanvraag zijn beschreven, worden vervuld. Als de inbreukmakende handeling zelfs maar een deel van de elementen van de octrooivinding mist, wordt er geen inbreuk op octrooirechten (directe inbreuk) vastgesteld. Of een product inbreuk maakt op een octrooi wordt bepaald door de interpretatie van de tekst (dit wordt ‘tekstinbreuk’ genoemd). Tekstinbreuk is de basisprincipe bij inbreuk op octrooirechten.

Bij het concreet onderzoeken of er sprake is van inbreuk op octrooirechten, wordt het volgende proces gevolgd:

1. Ontleed de omvang van de octrooiaanvraag in technische elementen (componenten)
2. Ontleed het product dat mogelijk inbreuk maakt op de octrooirechten op dezelfde manier als in 1
3. Vergelijk de componenten van 1 en 2

Dit is de stroom van het oordeel.

Gedetailleerde beschrijving en tekeningen

Bij het beoordelen van inbreuk op octrooirechten wordt in principe geoordeeld op basis van de ‘omvang van de octrooiaanvraag’, maar de aanvraagdocumenten zoals de gedetailleerde beschrijving en de tekeningen hebben ook invloed.

De technische omvang van een octrooi wordt bepaald op basis van de beschrijving in de omvang van de octrooiaanvraag. Daarom wordt technologie die niet in de ‘omvang van de octrooiaanvraag’ is beschreven, maar alleen in de gedetailleerde beschrijving en de tekeningen, beschouwd als technologie die iedereen vrij mag gebruiken.

Echter, als bijvoorbeeld de definitie van een term die in de ‘omvang van de octrooiaanvraag’ wordt gebruikt, in de gedetailleerde beschrijving of de tekeningen is beschreven, wordt de inbreuk op octrooirechten beoordeeld met verwijzing naar de definitie in de gedetailleerde beschrijving of de tekeningen. Daarom is de ‘omvang van de octrooiaanvraag’ het belangrijkste document bij het beoordelen van inbreuk op octrooirechten, maar er kunnen ook controles worden uitgevoerd op andere aanvraagdocumenten zoals de gedetailleerde beschrijving en de tekeningen.

Inhoud van de aanvraagprocedure

Het is zeldzaam dat een octrooiaanvraag soepel verloopt van aanvraag tot registratie. In de meeste gevallen ontvangt de aanvrager een kennisgeving van afwijzingsgronden van de examinator van het Octrooibureau, die zegt: “Dit is niet goed, dus ik kan het niet registreren”.

Zelfs als u deze kennisgeving van afwijzingsgronden ontvangt, betekent dit niet dat registratie onmogelijk is. De aanvrager kan een tegenargument indienen om de reden voor de afwijzing te weerleggen in de vorm van een mening. Als dit tegenargument wordt geaccepteerd, is registratie van het octrooi mogelijk.

Documenten zoals meningen die tijdens de aanvraagprocedure van aanvraag tot registratie zijn ingediend, hebben ook invloed op het oordeel over de technische omvang. In feitelijke rechtszaken wordt de interpretatie van de componenten en de beperking van de technische omvang gebaseerd op de argumenten van de aanvrager tijdens de aanvraagprocedure.

Daarom is het bij het beoordelen van de aanwezigheid of afwezigheid van inbreuk op octrooirechten noodzakelijk om ook de documenten die tijdens het onderzoek zijn ingediend te controleren.

Op basis van deze beoordelingscriteria wordt bepaald of er al dan niet sprake is van inbreuk op octrooirechten. Als er zelfs maar één component is dat niet overeenkomt in beide producten, wordt er in principe geen inbreuk op octrooirechten vastgesteld.

Uitzonderlijke gevallen van inbreuk op octrooirechten

Het is belangrijk om te weten dat er uitzonderlijke gevallen zijn waarin inbreuk op octrooirechten kan worden vastgesteld, zelfs als de componenten van beide producten niet overeenkomen.

De uitzonderlijke gevallen waarin inbreuk op octrooirechten kan worden vastgesteld, zelfs als de componenten van beide producten niet overeenkomen, zijn:

• Equivalentie-inbreuk
• Indirecte inbreuk

Dit zijn de twee gevallen.

Equivalentie-inbreuk

Met “equivalentie-inbreuk” bedoelen we dat inbreuk op octrooirechten kan worden erkend, zelfs als er geen volledige overeenkomst is tussen de componenten van beide producten, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Bijvoorbeeld, als de componenten bijna hetzelfde zijn, maar er wordt geoordeeld dat er geen inbreuk op octrooirechten is vanwege een klein verschil in componenten, dan zou er een mogelijkheid kunnen zijn dat inbreuk op octrooirechten wijdverbreid wordt.

Het zou vreemd zijn om de vaststelling van inbreuk op octrooirechten te ontkennen, zelfs in dergelijke gevallen. Daarom wordt inbreuk op octrooirechten erkend in het geval van equivalentie-inbreuk.

De voorwaarden voor het vaststellen van equivalentie-inbreuk zijn:

• Het verschillende component is niet essentieel in de gepatenteerde uitvinding
• Het vervangen van het verschillende component kan nog steeds het doel van de gepatenteerde uitvinding bereiken en hetzelfde effect produceren
• Een persoon met gewone kennis in het veld van de betreffende gepatenteerde uitvinding kan gemakkelijk bedenken om het component te vervangen op het moment van vervanging
• Het vervangen component was geen bekende technologie op het moment van de octrooiaanvraag
• Het vervangen component was niet iets dat gemakkelijk kon worden bedacht op het moment van de octrooiaanvraag
• Er zijn geen speciale omstandigheden (bijvoorbeeld, het was niet opzettelijk uitgesloten van de “omvang van de octrooiaanvraag” op het moment van de octrooiaanvraag)

Als aan al deze voorwaarden is voldaan, kan er uitzonderlijk inbreuk op octrooirechten worden vastgesteld, zelfs als er delen zijn waar de componenten niet overeenkomen.

Indirecte inbreuk

Met “indirecte inbreuk” bedoelen we dat bepaalde handelingen die een hoge kans hebben om inbreuk op octrooirechten te veroorzaken, worden beschouwd als inbreuk op octrooirechten.

Bijvoorbeeld, het maken van een onderdeel dat deel uitmaakt van een gepatenteerde uitvinding is geen inbreuk op octrooirechten (directe inbreuk). Omdat het produceren van een onderdeel dat deel uitmaakt van een gepatenteerde uitvinding slechts overeenkomt met een deel van de componenten.

Maar als dat onderdeel een specifiek onderdeel is dat alleen wordt gebruikt in producten die inbreuk maken op octrooirechten, dan is het maken van dat onderdeel zeer waarschijnlijk een inbreuk op octrooirechten. Als er geen regelgeving was, zou de octrooihouder niets anders kunnen doen dan toekijken, zelfs als er inbreuk op octrooirechten dreigt te ontstaan.

Daarom worden sommige handelingen die een hoge kans hebben om inbreuk op octrooirechten te veroorzaken, beschouwd als indirecte inbreuk en worden ze beschermd door de gepatenteerde uitvinding.

De handelingen die worden beschouwd als inbreuk op octrooirechten door indirecte inbreuk zijn:

• Productie en overdracht van specifieke goederen
• Productie en overdracht van goederen die essentieel zijn voor het oplossen van problemen door de uitvinding
• Het bezit van producten die inbreuk maken op octrooirechten met het doel ze over te dragen

Dit zijn de handelingen.

Zoals u ziet, zijn er gevallen waarin er uitzonderlijk inbreuk op octrooirechten kan worden vastgesteld, zelfs als er geen directe inbreuk is, zoals bij equivalentie-inbreuk en indirecte inbreuk. Het is niet zo dat er absoluut geen inbreuk op octrooirechten kan zijn, alleen omdat niet alle componenten van de gepatenteerde uitvinding overeenkomen.

Geval van inbreuk op octrooirechten

Het schenden van octrooirechten kan leiden tot schadevergoedingen van honderden miljoenen. Laten we eens kijken naar een daadwerkelijk rechtszaak.

De Kabi Killer-zaak

Er was een geval waarin werd betwist of de productie en verkoop van het huishoudelijke schimmelverwijderingsmiddel ‘Kabi Killer’ door Johnson inbreuk maakte op het patentrecht van Kao op ‘aromatische vloeibare bleekmiddelcomposities’.

Het patentrecht van Kao betreft een aromatische vloeibare bleekmiddelcompositie die natriumhypochloriet als actief ingrediënt bevat, gekenmerkt door het bevatten van één of meer soorten van de vele geuren vermeld in het bereik van de patentclaim. Johnson betwistte echter de inbreuk op het patentrecht, met als redenen dat (1) hun product ook geuren bevat die niet in het bereik van de patentclaim zijn vermeld, en (2) de hoeveelheid van de geur vermeld in het bereik van de patentclaim in hun product minimaal is.

Wat betreft of het beperkt is tot gevallen die alleen bestaan uit de geuren vermeld in het bereik van de patentclaim (1), oordeelde de rechtbank:

“De vermelding ‘bevat’ (vermeld in het bereik van de patentclaim) betekent in het normale taalgebruik dat het noodzakelijk is om het betreffende ingrediënt te bevatten, en dat dit voldoende is om aan de eisen van de patentuitvinding te voldoen. Het betekent niet dat het andere ingrediënten uitsluit die erin zijn opgenomen.”

Uitspraak van de rechtbank van Tokyo op 4 november 1999 (1999)

Wat betreft of het feit dat de hoeveelheid van de opgenomen dimethylbenzylcarbinol minimaal is (2) betekent dat het niet voldoet aan de vereisten van de patentuitvinding in kwestie, oordeelde de rechtbank:

“In het bereik van de patentclaim is er geen numerieke beperking op de hoeveelheid geur die moet worden opgenomen, dus als de geur vermeld in de claim is opgenomen, ongeacht de hoeveelheid, is het redelijk om te concluderen dat het voldoet aan de vereisten van de patentuitvinding in kwestie.”

Idem

Op basis van het bereik van de patentclaim erkende de rechtbank de inbreuk op het patentrecht (directe inbreuk) en beval de betaling van ongeveer 270 miljoen yen aan schadevergoeding.

Gesneden Mochi Rechtszaak

In een ander artikel op deze site, getiteld “De voordelen van patenten en het verkrijgen van patentrechten uitgelegd door een advocaat”, hebben we een geval besproken waarin Echigo Confectionery, de op een na grootste speler in de industrie, Sato Foods, de marktleider, aanklaagde over een patent op het insnijden van mochi (rijstcake).

Echigo Confectionery had in oktober 2002 (Heisei 14) een patent aangevraagd voor een methode om insnijdingen aan de zijkant van gesneden mochi te maken in de lengterichting (horizontaal), zodat het oppervlak niet zou scheuren wanneer het opzwelt tijdens het bakken. Dit patent werd in april 2008 (Heisei 20) geregistreerd.

Aan de andere kant heeft Sato Foods ook een patent aangevraagd en verkregen voor een product genaamd “Sato’s Gesneden Mochi”, dat insnijdingen heeft aan zowel de zijkanten als de boven- en onderkant. Hoewel de aanvraag negen maanden later was dan die van Echigo Confectionery, in juli 2003 (Heisei 15), werd het al in november 2004 (Heisei 16) geregistreerd als patent.

Daarom klaagde Echigo Confectionery Sato Foods aan, bewerend dat “Sato’s Gesneden Mochi” inbreuk maakte op hun patent, en eiste een verbod op de productie en verkoop, evenals schadevergoeding.

https://monolith.law/corporate/patent-merit-lawyer-invention[ja]

Over het eerste vonnis in de ‘gesneden mochi’-rechtszaak

Zoals we eerder hebben opgemerkt, wordt bij het beoordelen van inbreuk op octrooirechten voornamelijk gekeken naar de reikwijdte van de octrooiaanvraag. Lees de volgende passage uit de octrooiaanvraag die door Echigo Confectionery is ingediend:

“…niet op de onderkant of het vlakke bovenoppervlak van de gesneden mochi, maar op de verticale zijvlakken van dit kleine stukje mochi, …een inkeping of groef aanbrengen”

Deze zin lijkt op twee manieren te kunnen worden geïnterpreteerd:

• Geen inkepingen aanbrengen op de boven- en onderkant, alleen inkepingen aanbrengen op de zijkanten
• Alleen betekenis geven aan het aanbrengen van inkepingen aan de zijkanten

De rechtbank van eerste aanleg in Tokyo oordeelde dat in de reikwijdte van de octrooiaanvraag die door Sato Foods werd ingediend, staat: “inkepingen aanbrengen in de vorm van een kruis op de boven- en onderkant en twee inkepingen op elk van de twee langere zijden”. Echter, de reikwijdte van de octrooiaanvraag van Echigo Confectionery kan worden gelezen als “alleen inkepingen aanbrengen op de zijkanten en geen inkepingen aanbrengen op de boven- en onderkant”. Dit heeft ook een technisch kenmerk.

Daarom, als Sato Foods ook inkepingen aanbrengt op de boven- en onderkant, voldoet hun product niet aan de vereisten van het octrooi van Echigo Confectionery, en wordt er geoordeeld dat er geen inbreuk is op de tekst.

Als gevolg hiervan oordeelde de rechtbank van eerste aanleg dat het product van Sato Foods geen inbreuk maakt op het octrooirecht.

Over het beroepsvonnis in de ‘gesneden mochi’-rechtszaak

In het beroep heeft het Japanse Hooggerechtshof voor Intellectueel Eigendom (IP High Court) hierover geoordeeld:

“Direct na ‘niet op de onderkant of het vlakke bovenoppervlak’, maar zonder een komma (、), is de zin verbonden met ‘op de zijdelingse oppervlakte, die de verticale zijde van het bovenoppervlak van dit kleine stukje mochi is’. Gezien deze zinsconstructie, is het natuurlijk om te begrijpen dat de beschrijving ‘niet op de onderkant of het vlakke bovenoppervlak’ samen met de daaropvolgende beschrijving ‘op de zijdelingse oppervlakte, die de verticale zijde van het bovenoppervlak van dit kleine stukje mochi is’, de ‘zijdelingse oppervlakte’ kwalificeert.”

IP High Court, tussenvonnis van 7 september 2011 (2011)

Op basis hiervan heeft het hof inbreuk op het patentrecht (directe inbreuk) door Sato Foods erkend en in het definitieve vonnis van 22 maart 2012 (2012) bevolen om de productie van gesneden mochi en de productieapparatuur te staken en een schadevergoeding van ongeveer 800 miljoen yen te betalen.

Samengevat, als het ‘niet op de onderkant of het vlakke bovenoppervlak, maar op de zijdelingse oppervlakte, die de verticale zijde van het bovenoppervlak van dit kleine stukje mochi is’, dan betekent dit ‘alleen insnijdingen aan de zijkant maken’. Omdat er geen komma (、) is, is de technische kenmerk alleen ‘insnijdingen aan de zijkant maken’, en zelfs als er insnijdingen aan de boven- en onderkant zijn, maakt dat niet uit. Zolang er insnijdingen aan de zijkant zijn, is er sprake van ‘inbreuk op de formulering’.

Dit is een goed voorbeeld van hoe belangrijk de interpretatie van de reikwijdte van de patentclaim en de formulering in patentgeschillen is.

Samenvatting

Het beoordelen of er sprake is van inbreuk op een octrooirecht is een zeer moeilijke en complexe kwestie.

Gezien het grote risico van inbreuk op octrooirechten, is het noodzakelijk om advies in te winnen bij een advocaat die gespecialiseerd is in deze materie, of je nu mogelijk inbreuk maakt of mogelijk inbreuk wordt gemaakt. Afhankelijk van de situatie moet de meest geschikte actie worden ondernomen.