De voordelen van patenten en het verkrijgen van patentrechten, uitgelegd door een advocaat

Wanneer we het hebben over patenten en patentrechten, hebben we de neiging om aan grootschalige zaken te denken, zoals blauwe LED’s. Maar in werkelijkheid zijn de meeste van de geregistreerde patenten (ongeveer 195.000 in het fiscale jaar 2018 (Gregoriaans kalenderjaar)) ‘kleine’ uitvindingen.

Een voorbeeld hiervan is toen Echigo Confectionery, de nummer twee in de industrie, een rechtszaak aanspande tegen Sato Foods Industry (Sato Foods), de nummer één in de industrie, bewerend dat zij hun patentrechten hadden geschonden. Ze eisten een stopzetting van de productie en verkoop en schadevergoeding. Het patent dat Echigo Confectionery had geregistreerd, was voor een methode om te voorkomen dat het oppervlak van gesneden rijstcake barst wanneer het wordt gebakken en opzwelt, door inkepingen aan te brengen aan de zijkanten in de lengterichting (horizontaal) (Intellectueel Eigendom Hooggerechtshof, 7 september 2011 tussentijdse uitspraak).

Ook technologieën en programma’s ontwikkeld door eigenaren van kleine bedrijven kunnen patentrechten verkrijgen, zolang ze voldoen aan de wettelijke vereisten. Maar wat zijn patenten precies en welke voordelen bieden ze als je ze verkrijgt?

Doel van het Octrooisysteem

Het octrooisysteem is een systeem waarbij de staat een recht, bekend als een octrooi, verleent aan degenen die een uitvinding hebben gedaan (of hun opvolgers) die bijdraagt aan de ontwikkeling van de industrie. Dit recht stelt hen in staat om hun uitvinding voor een bepaalde periode exclusief te implementeren, als compensatie voor het openbaar maken van hun uitvinding.

Artikel 1 van de Japanse Octrooiwet (Doel)

Het doel van deze wet is om uitvindingen te bevorderen en bij te dragen aan de ontwikkeling van de industrie door de bescherming en het gebruik van uitvindingen te bevorderen.

Zo is het octrooisysteem bedoeld om de bescherming en het gebruik van uitvindingen te bevorderen, maar wat wordt er precies bedoeld met een uitvinding?

Wat is een uitvinding?

In Artikel 2 van de Japanse Octrooiwet wordt een ‘uitvinding’ als volgt gedefinieerd:

Artikel 2 van de Japanse Octrooiwet (Definitie)

In deze wet betekent ‘uitvinding’ een hoogstaande creatie van technische ideeën die gebruik maken van natuurwetten.

Met andere woorden, een uitvinding volgens de Octrooiwet moet aan vier vereisten voldoen:

• Het maakt gebruik van natuurwetten
• Het is een technisch idee
• Het is een creatie
• Het is van een hoog niveau

We zullen deze punten verder toelichten.

Het gebruik van natuurwetten

Natuurwetten zijn principes die fysische, chemische en biologische regelmatigheden vertonen die empirisch zijn vastgesteld in de natuur. Ze omvatten geen door mensen gemaakte regels zoals ideeën voor vermogensbeheer. Bovendien, omdat het gaat om “het gebruik van natuurwetten”, wordt de “ontdekking” van natuurwetten zelf, zoals Einsteins relativiteitstheorie, niet beschouwd als een uitvinding. Ook dingen die in strijd zijn met natuurwetten komen niet in aanmerking als uitvinding. Bijvoorbeeld, een “uitvinding” die “bewijst dat de wet van behoud van energie geen natuurwet is, de wet van Torricelli verbreekt en de eerste perpetuum mobile van de eerste soort in de menselijke geschiedenis biedt”, werd niet beschouwd als een uitvinding omdat “de wet van behoud van energie een universele wet van de huidige wetenschap en technologie is en algemeen aanvaard is” (Tokyo High Court, 27 maart 2002 (2002 in de Gregoriaanse kalender)).

Overigens wordt vaak gesteld dat er geen bezwaar is tegen het beschouwen van de vereisten van “het gebruik van natuurwetten” en “het zijn van een technisch idee” als één geheel in de vereisten voor een uitvinding, aangezien het in de praktijk vaak onmogelijk is om een strikte scheiding te maken tussen de twee.

Technische Denkwijze

Een uitvinding wordt gedefinieerd als een “technisch idee” dat erkent dat “als je een technische methode (technische configuratie) genaamd ○○ gebruikt, je een technisch effect van □□ kunt bereiken”. De vereisten hiervoor zijn de “reproduceerbaarheidseis”, die stelt dat “iemand met normale kennis in het betreffende technische veld het beoogde technische effect kan bereiken door herhaalde implementatie”, en de “concreetheid/objectiviteitseis”, die vereist dat “er objectiviteit en een zekere mate van specificiteit in de technische configuratie zijn”.

De eiser, die een patentaanvraag had ingediend voor een uitvinding genaamd “Bidirectioneel tandheelkundig behandelingsnetwerk”, vroeg om een beoordeling nadat hij een afwijzingsbeoordeling had ontvangen. Omdat hij echter een beslissing van niet-ontvankelijkheid van het Japanse Octrooibureau had ontvangen, vroeg hij om de annulering ervan in een rechtszaak. Het Japanse Hooggerechtshof voor Intellectueel Eigendom oordeelde dat het een uitvinding was omdat het begrepen kon worden als het bieden van technische middelen om tandheelkundige behandelingen te ondersteunen, die functioneren op basis van een computer, uitgerust met een “netwerkserver met een database”, een “communicatienetwerk”, een “computer geïnstalleerd in een tandheelkundige behandelkamer” en een “apparaat dat beeldweergave en verwerking kan uitvoeren”, en dat het een “creatie van technische gedachten die natuurwetten gebruiken” (Japanse Hooggerechtshof voor Intellectueel Eigendom, uitspraak van 24 juni 2008 (2008)).

Het zijn van een creatie

Dingen die slechts ontdekt zijn uit het bestaande, worden beschouwd als ‘slechts ontdekkingen’, geen ‘creaties’, en kunnen daarom niet als uitvindingen worden beschouwd. Een creatie impliceert dat iets nieuws is gemaakt door menselijke inspanning, wat betekent dat een uitvinding iets nieuws moet zijn dat door de uitvinder is gemaakt.

Echter, in Japan, als de bruikbaarheid van chemische stoffen of micro-organismen die kunstmatig zijn geïsoleerd uit natuurlijke stoffen wordt ontdekt, worden deze chemische stoffen zelf ook behandeld als creaties en komen ze in aanmerking als ‘uitvindingen’. Bovendien wordt een uitvinding van een toepassing beschouwd als een ‘uitvinding gebaseerd op het ontdekken van een onbekend kenmerk van een bekende stof en het vinden dat deze stof geschikt is voor gebruik in een nieuwe toepassing door dit kenmerk’, en wordt het beschouwd als een creatie.

Geavanceerdheid

In Artikel 2, Paragraaf 1 van de Japanse Wet op Gebruiksmodellen (Utility Model Law) wordt een ‘uitvinding’ gedefinieerd als ‘de creatie van een technisch idee dat gebruik maakt van natuurwetten’. De term ‘geavanceerd’ in de definitie van een uitvinding is bedoeld om een onderscheid te maken tussen ‘uitvindingen’ en ‘gebruiksmodellen’, en om een onderscheid te maken tussen patenten en gebruiksmodellen.

Het systeem van gebruiksmodellen beschermt ook ‘de creatie van een technisch idee dat gebruik maakt van natuurwetten’ (Artikel 2 van de Japanse Wet op Gebruiksmodellen), wat in wezen hetzelfde is als een patent. Echter, het beschermt alleen die technische ideeën die betrekking hebben op ‘de vorm, structuur of combinatie van een artikel’ (Artikel 3 van de Japanse Wet op Gebruiksmodellen). Daarom zijn methoden niet inbegrepen, en in tegenstelling tot de bescherming onder het patentrecht, is er geen vereiste dat de technische ideeën geavanceerd moeten zijn.

In het systeem van gebruiksmodellen wordt geen onderzoek gedaan naar de inhoudelijke inhoud van de aanvraag, maar worden alleen die zaken geregistreerd die voldoen aan bepaalde basisvereisten. Het is een systeem dat het mogelijk maakt om uitvindingen, ook wel kleine uitvindingen genoemd, sneller en eenvoudiger te beschermen dan het patentsysteem.

Patentvereisten voor uitvindingen

Net als bij gebruiksmodelrechten, ontwerprechten en merkrechten, ontstaan patentrechten door een aanvraag in te dienen bij het Japanse Octrooibureau, een beoordeling te ondergaan en registratie te verkrijgen.

Voor een uitvinding die een patent heeft aangevraagd om te worden gepatenteerd, moet aan de volgende vereisten worden voldaan:

• Het moet industrieel toepasbaar zijn (Artikel 29, paragraaf 1 van de Japanse Octrooiwet)
• Het moet een nieuwe uitvinding zijn (Artikel 29, paragraaf 1 van de Japanse Octrooiwet)
• Het moet progressief zijn (Artikel 29, paragraaf 2 van de Japanse Octrooiwet)
• Het moet eerst worden aangevraagd (Artikel 39 van de Japanse Octrooiwet)

Bovendien worden uitvindingen die de openbare orde of de volksgezondheid kunnen schaden, beschouwd als uitvindingen die in aanmerking komen voor niet-octrooieerbaarheid (Artikel 32 van de Japanse Octrooiwet).

Industrieel toepasbaar

Het octrooisysteem is bedoeld om de industriële ontwikkeling te bevorderen (Artikel 1 van de Japanse Octrooiwet), dus uitvindingen die niet industrieel toepasbaar zijn, worden niet beschermd door een octrooi.

Artikel 29 van de Japanse Octrooiwet

Wie een uitvinding heeft gedaan die industrieel toepasbaar is, kan een octrooi verkrijgen voor die uitvinding.

De term “industrie” in de Japanse Octrooiwet wordt breed geïnterpreteerd en omvat niet alleen de productie-industrie, maar ook de mijnbouw, landbouw, visserij, transport, communicatie, enzovoort. Daarnaast worden er octrooiaanvragen ingediend voor zakelijke uitvindingen uit een breed scala aan industriële sectoren, waaronder de financiële sector, de verzekeringssector en de reclamesector.

Aan de andere kant, uitvindingen die alleen voor academische of experimentele doeleinden worden gebruikt, of die niet als een bedrijf kunnen worden gebruikt, komen niet in aanmerking. Ook uitvindingen die in de praktijk niet uitvoerbaar zijn (bijvoorbeeld een methode om de toename van ultraviolette straling te voorkomen door het hele aardoppervlak te bedekken met UV-beschermend glas) hebben geen industriële toepasbaarheid. Uitvindingen met betrekking tot methoden voor het opereren, behandelen of diagnosticeren van mensen kunnen ook geen octrooi verkrijgen, omdat ze niet industrieel toepasbaar worden geacht.

Een nieuwe uitvinding

Zelfs als de uitvinder zelf denkt dat het een nieuwe technologie is, als de uitvinding hetzelfde is als de bestaande technologie, zou het niet gepast zijn om een patent te verlenen in het licht van het doel van de Japanse Octrooiwet, namelijk het bijdragen aan de ontwikkeling van de industrie.

Artikel 29, lid 1, van de Japanse Octrooiwet

Wie een uitvinding heeft gedaan die industrieel kan worden toegepast, kan een patent verkrijgen voor die uitvinding, met uitzondering van de uitvindingen die hieronder worden vermeld.

1. Uitvindingen die voor de aanvraag van het patent al openbaar bekend waren in Japan of in het buitenland

2. Uitvindingen die voor de aanvraag van het patent al openbaar werden uitgevoerd in Japan of in het buitenland

3. Uitvindingen die voor de aanvraag van het patent in Japan of in het buitenland zijn beschreven in gedistribueerde publicaties of die beschikbaar zijn gesteld aan het publiek via telecommunicatielijnen

Met “openbaar bekende uitvindingen” (bekend bij het publiek) wordt bedoeld uitvindingen waarvan de inhoud bekend is bij een onbepaald aantal mensen als niet-geheim. Zelfs als veel mensen die een geheimhoudingsplicht hebben het weten, wordt het niet als bekend bij het publiek beschouwd, maar als iemand zonder geheimhoudingsplicht het weet, wordt het zelfs als één persoon als bekend bij het publiek beschouwd. De intentie van de uitvinder of aanvrager om het geheim te houden is niet relevant.

Met “openbaar uitgevoerde uitvindingen” (uitvindingen in het openbaar gebruik) wordt bedoeld uitvindingen die zijn uitgevoerd in een situatie waarin de inhoud van de uitvinding openbaar bekend is of waarin er een risico is dat deze openbaar bekend wordt. Bijvoorbeeld, het kan worden aangenomen dat dit het geval is wanneer een onbepaald aantal mensen wordt toegestaan om de productieomstandigheden van een bepaald product in een fabriek te bekijken.

Met “gedistribueerde publicaties” wordt bedoeld documenten, tekeningen en andere informatieoverdrachtsmedia die zijn gereproduceerd met het doel ze openbaar te maken aan het publiek door distributie. “Distributie” betekent dat het in een staat wordt gebracht waarin een onbepaald aantal mensen het kan zien, en het is niet nodig dat iemand daadwerkelijk die publicatie heeft gezien.

“Uitvindingen die beschikbaar zijn gesteld aan het publiek via telecommunicatielijnen” betekent over het algemeen op het internet, en “beschikbaar voor het publiek” betekent dat het in een staat wordt gebracht waarin een onbepaald aantal mensen het kan zien, en het is niet nodig dat iemand daadwerkelijk toegang heeft gehad.

Vooruitstrevendheid

Gezien het doel van de Japanse Octrooiwet, die gericht is op de ontwikkeling van de industrie, is het verlenen van een monopolie, oftewel een octrooirecht, op uitvindingen die een gewone technicus gemakkelijk kan doen, niet alleen nutteloos voor technologische vooruitgang, maar kan het ook een belemmering vormen. Het doel van artikel 29, lid 2, van de Japanse Octrooiwet is om dergelijke uitvindingen uit te sluiten van octrooiverlening.

Artikel 29, lid 2, van de Japanse Octrooiwet

Wanneer een persoon met gewone kennis in het technische veld van de uitvinding gemakkelijk een uitvinding kan doen op basis van de uitvindingen vermeld in het vorige lid, voorafgaand aan de octrooiaanvraag, kan hij, ongeacht de bepalingen van hetzelfde lid, geen octrooi verkrijgen voor die uitvinding.

Vooruitstrevendheid is een uiterst belangrijk criterium bij het bepalen of een uitvinding al dan niet een octrooi kan verkrijgen, en daarom is het oordeel moeilijk en wordt het vaak het grootste geschilpunt in octrooigeschillen.

De methode voor het beoordelen van de aanwezigheid van vooruitstrevendheid wordt volgens de beoordelingsnormen 26 van het Japanse Octrooibureau uitgevoerd in de fasen van “erkenning van de aanvraaguitvinding”, “erkenning van de geciteerde uitvinding zoals de hoofd geciteerde uitvinding”, “vergelijking” en “logische argumentatie (beoordeling van verschillen)”.

Voorrang

Octrooirechten hebben een exclusief karakter, dus voor één uitvinding wordt slechts één octrooi verleend (het principe van één uitvinding, één octrooi, het principe van uitsluiting van dubbele octrooien). In het geval dat er twee of meer aanvragen zijn ingediend voor dezelfde uitvinding, wordt het octrooi verleend aan de aanvraag die het eerst is ingediend.

Artikel 39 van de Japanse Octrooiwet (Voorrang)

Wanneer er op verschillende dagen twee of meer octrooiaanvragen zijn ingediend voor dezelfde uitvinding, kan alleen de eerste octrooiaanvrager een octrooi verkrijgen voor die uitvinding.

In het geval dat er twee of meer aanvragen zijn ingediend voor dezelfde uitvinding, zijn er twee principes over aan wie het octrooi moet worden verleend: het principe van prioriteit van uitvinding, dat het octrooi verleent aan de persoon die de uitvinding eerst heeft gedaan, en het principe van prioriteit van aanvraag, dat het octrooi verleent aan de persoon die de aanvraag eerst heeft ingediend, ongeacht de volgorde van uitvinding. In Japan wordt het principe van prioriteit van aanvraag aangenomen.

Concreet is het in de Japanse Octrooiwet als volgt geregeld:

• Wanneer er op verschillende dagen twee of meer octrooiaanvragen zijn ingediend voor dezelfde uitvinding, kan alleen de eerste octrooiaanvrager een octrooi verkrijgen. (Artikel 39, lid 1 van de Japanse Octrooiwet)
• Wanneer er op dezelfde dag twee of meer octrooiaanvragen zijn ingediend voor dezelfde uitvinding, kan alleen de aanvrager die door overleg tussen de aanvragers is aangewezen, een octrooi verkrijgen. (Hetzelfde artikel, lid 2)
• Zelfs als de uitvinding identiek is aan de uitvinding waarop de aanvraag voor registratie van een gebruiksmodel betrekking heeft, wordt deze op dezelfde manier behandeld. (Hetzelfde artikel, leden 3 en 4)

Wat zijn de voordelen van het verkrijgen van een octrooi?

Een octrooi met dergelijke kenmerken kan de volgende drie voordelen bieden voor de bedrijfsactiviteiten van bedrijven of individuen die het bezitten.

Uitsluiting van imitaties door andere bedrijven met juridische dwang

De Japanse Mededingingswet (Antimonopoly Act) stelt dat “het doel is om particuliere monopolies, oneerlijke handelsbeperkingen en oneerlijke handelspraktijken te verbieden, de overmatige concentratie van bedrijfscontrole te voorkomen, oneerlijke beperkingen op productie, verkoop, prijzen, technologie, enz. door middel van fusies, overeenkomsten, enz. en alle andere oneerlijke beperkingen op bedrijfsactiviteiten te elimineren, eerlijke en vrije concurrentie te bevorderen, de creativiteit van bedrijven te stimuleren, bedrijfsactiviteiten te bevorderen, het niveau van werkgelegenheid en het reële inkomen van de bevolking te verhogen, en zo de belangen van de algemene consument te waarborgen en de democratische en gezonde ontwikkeling van de nationale economie te bevorderen” (Artikel 1 van de Mededingingswet). Echter, artikel 21 (Uitoefening van intellectuele eigendomsrechten) stelt dat “de bepalingen van deze wet niet van toepassing zijn op handelingen die worden erkend als de uitoefening van rechten onder de Auteurswet, de Octrooiwet, de Wet op de Praktische Nieuwe Ontwerpen, de Ontwerpwet of de Merkenwet”.

Met andere woorden, het toestaan van een monopolie op een uitvinding door de octrooihouder wordt beschouwd als een uitzondering op de toepassing van de Mededingingswet.

Wanneer een product dat het resultaat is van technologische ontwikkeling op de markt wordt gebracht, wordt de inhoud van de technologie openbaar gemaakt en wordt het bedreigd door imitaties van andere bedrijven. Echter, als u een octrooi op het product verkrijgt, kunt u de verkoop van imitaties door andere bedrijven uitsluiten met juridische dwang.

De octrooihouder kan een vordering tot staking (Artikel 100 van de Japanse Octrooiwet) of een vordering tot schadevergoeding (Artikel 709 van het Japanse Burgerlijk Wetboek) instellen tegen inbreuk op het octrooi.

Een vordering tot staking is een verzoek aan iemand die inbreuk maakt op uw octrooi of die waarschijnlijk inbreuk zal maken, om deze inbreuk te stoppen of te voorkomen. Als een vordering tot staking wordt toegewezen, moet de tegenpartij de productie van imitaties stoppen, maar kan ook worden gevraagd om de imitaties te vernietigen en de productiefaciliteiten te verwijderen.

Een vordering tot schadevergoeding is een verzoek aan iemand die schade heeft toegebracht aan de octrooihouder door inbreuk op het octrooi, om deze schade te vergoeden. Als een vordering tot schadevergoeding wordt toegewezen, moet de persoon die de imitaties heeft geproduceerd of verkocht, de octrooihouder een bedrag betalen dat overeenkomt met de schade die de octrooihouder heeft geleden.

Het risico om aangeklaagd te worden voor inbreuk op het octrooi door iemand anders dan de octrooihouder kan ervoor zorgen dat men aarzelt om imitaties te verkopen.

Verdienen aan licentie-inkomsten

Hoewel het verkrijgen van een octrooi betekent dat u uw uitvinding kunt monopoliseren, is het niet altijd noodzakelijk om dit te doen. De houder van een octrooi kan ook een contract aangaan met andere bedrijven, waarbij hij zegt: “Betaal me geld en je mag mijn uitvinding gebruiken”. Dit is wat men noemt een “licentieovereenkomst”. Voor bedrijfseigenaren met beperkte financiële middelen kan het in sommige gevallen rationeler zijn om een licentieovereenkomst aan te gaan met een groot bedrijf en een deel van de winst te ontvangen, in plaats van zelf te produceren. Omdat u niet zelf de kosten hoeft te dragen die gepaard gaan met de productie en verkoop van producten die gebruik maken van de geoctrooieerde uitvinding, kunt u ook het risico beperken als het product niet wordt geaccepteerd op de markt.

De Japanse Octrooiwet (Patent Act) erkent het recht van anderen dan de octrooihouder om de geoctrooieerde uitvinding als bedrijf uit te voeren. Dit recht wordt het uitvoeringsrecht genoemd, en er zijn twee soorten: het exclusieve uitvoeringsrecht (Artikel 77 van de Japanse Octrooiwet) en het gewone uitvoeringsrecht (Artikel 78 van de Japanse Octrooiwet).

In een octrooilicentieovereenkomst wordt de octrooihouder de licentiegever genoemd en de andere partij de licentienemer. De vorm van de octrooilicentieovereenkomst kan worden onderverdeeld in een overeenkomst voor het verlenen van het exclusieve uitvoeringsrecht en een overeenkomst voor het verlenen van het gewone uitvoeringsrecht. Een overeenkomst voor het verlenen van het exclusieve uitvoeringsrecht is een type overeenkomst waarbij alleen de licentienemer de geoctrooieerde uitvinding kan uitvoeren, en zelfs de licentiegever, de octrooihouder, kan de geoctrooieerde uitvinding niet uitvoeren. Aan de andere kant, een overeenkomst voor het verlenen van het gewone uitvoeringsrecht is een type overeenkomst waarbij zowel de licentiegever als de licentienemer de geoctrooieerde uitvinding kunnen uitvoeren.

In beide soorten contracten kunnen de voorwaarden, zoals het gebied waar de licentienemer de geoctrooieerde uitvinding kan uitvoeren, de periode waarin hij dit kan doen, en de manier van betalen van royalty’s, vrij worden bepaald op basis van wederzijdse overeenstemming.

Handig voor marketing

In de Japanse Octrooiwet staat: “De octrooihouder, de exclusieve licentiehouder of de gewone licentiehouder moet ernaar streven om een octrooiaanduiding aan te brengen op het object van het octrooi of de verpakking ervan, zoals bepaald bij een verordening van het Ministerie van Economie, Handel en Industrie” (Artikel 187 van de Japanse Octrooiwet).

Hoewel deze octrooiaanduiding slechts een “streven” is en geen verplichting, voeren veel bedrijven die producten verkopen waarop een octrooi is verkregen, actief aanduidingen uit zoals “octrooi verkregen” of “octrooi nummer 〇〇〇”. Door een octrooiaanduiding op een product aan te brengen, kan het de indruk wekken bij klanten dat het product wordt ondersteund door hoge technologische capaciteiten, en kan het de koopwens stimuleren. Het kan ook dienen als een middel om de technologische capaciteiten van een bedrijf extern te promoten, en nog belangrijker, het kan een imago creëren dat “dit is een betrouwbaar bedrijf dat octrooien kan verkrijgen”. Zelfs als er alleen “octrooi aangevraagd” staat, kan het het bedrijfsimago verbeteren en nuttig zijn voor marketing.

Samenvatting

Een patent wordt niet altijd toegekend als het wordt aangevraagd, en er zijn vaak gevallen waarin de registratie wordt geweigerd om verschillende redenen.

In dergelijke gevallen wordt er een ‘kennisgeving van weigering’ van het Japanse Octrooibureau (JPO) verzonden, waarin staat waarom het niet als patent wordt erkend. Hoewel de aanvrager kan tegenspreken via schriftelijke documenten, is het noodzakelijk om vooraf grondig te controleren of aan de vereisten is voldaan, samen met een ervaren advocaat.

https://monolith.law/corporate/intellectual-property-infringement-risk[ja]