Czego powinieneś wiedzieć przed podpisaniem umowy o wspólnym badaniu i rozwoju?

Jednym ze sposobów uzupełnienia braków w technologii, know-how czy personelu w naszej firmie, umożliwiającym szybkie i niskokosztowe rozwijanie produktów czy technologii, jest wspólne badanie i rozwój.

Wspólne badanie i rozwój pozwala na korzystanie z zasobów innych firm, ale jednocześnie istnieje ryzyko, że informacje i technologie naszej firmy mogą przeciekać do partnera biznesowego.

Co więcej, kiedy osiągnięte zostaną rezultaty wspólnego rozwoju, nie jest zaskakujące, że każda strona chciałaby priorytetowo zabezpieczyć swoje interesy, a jeśli to możliwe, zyskać wyłączność. W praktyce jednak, konieczne jest znalezienie kompromisu.

Właśnie po to, aby omówić te problemy związane z wspólnym badaniem i rozwojem i ustalić zasady, które pozwolą uniknąć niepotrzebnych problemów, zawierany jest “umowa o wspólnym badaniu i rozwoju”.

W tym artykule omówimy zalety i wady umowy o wspólnym badaniu i rozwoju, a także punkty, na które należy zwrócić uwagę, aby uniknąć przewidywanych problemów.

Co to jest wspólne badania i rozwój

Wspólne badania i rozwój to jeden z rodzajów współpracy między firmami, polegający na efektywnym rozwijaniu produktów lub technologii przez wiele firm, które mają wspólne interesy.

W dziedzinach, gdzie tempo innowacji technologicznych jest szybkie, lub gdzie produkty są szybko aktualizowane, istnieje ryzyko, że zbyt długie prowadzenie badań i rozwoju może prowadzić do przegranej w konkurencji z innymi firmami.

Nawet jeśli firma zainwestuje dużo pieniędzy, przeprowadzi badania i rozwój, i ukończy nowy produkt, jeśli konkurencyjna firma wcześniej wprowadzi podobny produkt na rynek, wartość opracowanego produktu może znacznie spaść.

Chociaż istnieją metody, takie jak M&A czy partnerstwa biznesowe, które pozwalają na szybki rozwój produktów lub technologii i wymagają decyzji na poziomie zarządu, wspólne badania i rozwój mają mniejszy wpływ na zarządzanie i w zależności od sytuacji, mogą być zatwierdzone nawet przez kierowników działów. Dlatego wiele firm decyduje się na tę opcję.

Zalety umowy o wspólnym badaniu i rozwoju

Jasne podział obowiązków i kosztów

W przypadku prowadzenia prac rozwojowych wspólnie z inną stroną, wzorce podziału obowiązków i kosztów związanych z rozwojem są różne. Istnieją sytuacje, w których jedna strona ponosi tylko koszty, a prace rozwojowe wykonuje druga strona. Możliwe jest również podzielenie obowiązków między firmy w zależności od fazy rozwoju, a koszty związane z rozwojem pokrywane są przez odpowiednie firmy. Nie ma jednego, ustalonego modelu.

Dlatego jedną z kluczowych ról umowy o wspólnym badaniu i rozwoju jest jasne określenie roli i zakresu odpowiedzialności każdej firmy, a także podziału kosztów.

Możliwe jest również ustalenie praw do roszczeń odszkodowawczych w przypadku, gdy druga strona zaniedba swoje obowiązki, dlatego ważne jest, aby podział obowiązków i kosztów był jak najbardziej realistyczny.

Możliwość obniżenia kosztów rozwoju i dywersyfikacji ryzyka

Jedną z zalet wspólnego badania i rozwoju jest możliwość podziału funduszy potrzebnych do rozwoju między uczestniczące firmy, co pozwala na ograniczenie kosztów pracy.

Współpraca umożliwia również realizację dużych projektów rozwojowych, które byłyby nieosiągalne dla pojedynczej firmy. W przypadku, gdy nie osiągnięto oczekiwanych wyników, możliwe jest rozproszenie strat finansowych między uczestniczące firmy.

Możliwość wzajemnego uzupełniania technologii, personelu i sprzętu badawczego

Oprócz funduszy, badania i rozwój wymagają również technologii, personelu i sprzętu do prototypowania i oceny, które mogą być niedostępne w danej firmie.

Wady umowy o wspólnym badaniu i rozwoju

Istnieje ryzyko wycieku technologii i know-how

Wśród deweloperów pracujących nad tym samym celem, nieuniknione jest ujawnienie informacji, które są potrzebne dla drugiej strony. Ponieważ obie strony mają obowiązek zachowania tajemnicy, istnieje możliwość ujawnienia ważnych technologii i know-how.

Dlatego największą wadą wspólnego badania i rozwoju jest to, że technologia i know-how firmy mogą wyciec do innej firmy i zostać przez nią przyswojone.

Jednak z drugiej strony, fakt, że twoja firma może nauczyć się technologii i know-how innej firmy, może być również postrzegany jako zaleta.

W każdym razie, konieczne jest staranne rozważenie zakresu informacji do ujawnienia.

Trudno jest monopolizować wyniki

Jeśli rozwijasz nowy produkt lub technologię samodzielnie, możesz monopolizować wyniki i korzystać z nich w biznesie przeciwko konkurencji.

Jednak w przypadku wspólnego badania i rozwoju, prawa do własności intelektualnej wynikające z wyników mogą powstać również dla innej firmy, co utrudnia monopolizację, a inna firma może wykorzystać te prawa do własności intelektualnej do prowadzenia działalności konkurującej z twoją firmą.

Może istnieć ograniczenie wspólnego badania i rozwoju z innymi firmami

Podczas wspólnego badania i rozwoju, może być klauzula w umowie, która zabrania drugiej firmie prowadzenia podobnego wspólnego badania i rozwoju z trzecią stroną (zakaz konkurencyjnego rozwoju).

Jednak, jeśli twoja firma posiada podstawową technologię, możliwe jest rozwijanie różnych produktów i technologii, więc ograniczenie wspólnego badania i rozwoju z innymi firmami może mieć duży wpływ na działalność biznesową.

Kluczowe aspekty, aby uniknąć niepowodzenia w umowach o wspólnym badaniu i rozwoju

Ustalanie celu umowy o wspólnym badaniu i rozwoju z należytą starannością

Choć często nie przywiązuje się dużej wagi do ustalania celu umowy o wspólnym badaniu i rozwoju, w rzeczywistości ma ono wpływ na wiele klauzul, może nadawać drugiej stronie niepotrzebnie szerokie prawa lub narzucać na naszą firmę nadmierne ograniczenia, dlatego jest to kwestia niezwykle istotna.

Związek z klauzulą zakazu konkurencyjnego rozwoju

Zakres zakazu konkurencyjnego rozwoju, o którym mówiliśmy wcześniej, znacznie się zmienia w zależności od tego, czy mamy do czynienia z tym samym, czy podobnym “celem”.

Na przykład, jeśli cel wspólnego badania i rozwoju to “rozwój systemu terminalu komunikacyjnego” i “rozwój systemu rozpoznawania mowy terminalu komunikacyjnego”, to w pierwszym przypadku nie można prowadzić wspólnego rozwoju z innymi podmiotami w odniesieniu do wszystkich systemów związanych z terminalem komunikacyjnym, natomiast w drugim przypadku można swobodnie prowadzić wspólny rozwój, o ile nie dotyczy on systemu rozpoznawania mowy.

Ustalanie celu nie powinno być zbyt konkretne, ponieważ ogranicza to swobodę działania i nawet niewielka korekta toru wymaga zmiany umowy. Z drugiej strony, jeśli jest zbyt abstrakcyjne, zakres zakazu może być niepotrzebnie szeroki, dlatego należy go starannie rozważyć.

Związek z prawami własności intelektualnej

Jeśli cel jest zbyt szeroki, istnieje ryzyko, że druga strona może rościć sobie prawa do wynalazku uzyskanego w wyniku wspólnych badań, nawet jeśli wniosek o patent oparty na tym wynalazku został złożony podczas okresu obowiązywania umowy o wspólnym badaniu i rozwoju.

Z drugiej strony, jeśli cel jest zbyt konkretny, istnieje ryzyko, że druga strona może złożyć samodzielny wniosek o patent na wynalazek, mimo że jest on wynikiem wspólnego badania i rozwoju, twierdząc, że jest on poza zakresem celu.

Związek z obowiązkiem zachowania tajemnicy

Zazwyczaj, w klauzulach dotyczących obowiązku zachowania tajemnicy, informacje poufne drugiej strony mogą być używane tylko w ramach określonego celu, a ich użycie poza tym celem jest zabronione.

Jednakże, jeśli cel jest zbyt szeroki, korzystanie z poufnych informacji naszej firmy w innym projekcie nie będzie naruszeniem umowy, a z drugiej strony, jeśli cel jest zbyt konkretny, nawet niewielki rozwój aplikacji może stanowić naruszenie umowy.

Najważniejszym aspektem jest postępowanie z wynikami

Najwięcej czasu na dyskusje w ramach umowy o wspólnym badaniu i rozwoju poświęca się na “postępowanie z wynikami”.

Kwestie takie jak przynależność praw własności intelektualnej opartych na wynikach, prawo do ich wykonywania, prawo do udzielania licencji na ich wykonywanie, mają bezpośredni wpływ na działalność naszej firmy, dlatego obie strony mają wiele punktów, na których nie mogą ustąpić. Najważniejszym punktem, aby uniknąć niepotrzebnych problemów, jest uzgodnienie tych kwestii jak najwcześniej przed rozpoczęciem wspólnego badania i rozwoju.

Przynależność praw własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej oparte na wynalazkach dokonanych w ramach wspólnego badania i rozwoju zazwyczaj należą do firmy, do której należy wynalazca.

Jednakże, jest to możliwe pod warunkiem, że w umowach z pracownikami lub w przepisach dotyczących wynalazków służbowych określono, że “prawa własności intelektualnej oparte na wynalazkach dokonanych przez pracowników w ramach ich pracy są przejmowane przez firmę”.

W takim przypadku, prawa własności intelektualnej wynikające z wspólnego badania i rozwoju należą do firmy, do której należy wynalazca, ale możliwe jest również inaczej ustalenie tego w umowie, na przykład:

• Wszystkie prawa własności intelektualnej należą wyłącznie do jednej ze stron
• Wszystkie prawa własności intelektualnej są współwłasnością
• Prawa własności intelektualnej należą wyłącznie do jednej ze stron, w zależności od rodzaju lub dziedziny wynalazku
• Przynależność praw własności intelektualnej jest ustalana na podstawie konsultacji

Decyzje dotyczące przynależności praw własności intelektualnej, takie jak przynależność praw własności intelektualnej związanych z kluczowymi technologiami firmy do jednej ze stron, a przynależność praw własności intelektualnej związanych z technologiami aplikacyjnymi do drugiej strony na zasadzie case-by-case, powinny być podejmowane na podstawie strategii biznesowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o patentach i korzyściach z ich uzyskania, zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem, który omawia te kwestie w szczegółach.

https://monolith.law/corporate/patent-merit-lawyer-invention[ja]

Wykonywanie praw własności intelektualnej, prawa wyłączności, itp.

Jeśli prawa własności intelektualnej związane z podstawową technologią są wyłączną własnością drugiej firmy, a prawa własności intelektualnej związane z produktem aplikacyjnym są wyłączną własnością naszej firmy, będziemy musieli uzyskać licencję na wykonywanie praw własności intelektualnej związanych z podstawową technologią od drugiej firmy, aby móc produkować i sprzedawać produkt aplikacyjny.

Wspólne badanie i rozwój jest prowadzone w celu uzyskania zysków z wyników, dlatego niezależnie od przynależności wyników, jeśli są one niezbędne dla naszej firmy, musimy umożliwić wykonywanie praw własności intelektualnej należących do drugiej firmy.

W przypadku patentów, można rozważyć ustanowienie klauzuli, która przewiduje wyłączne prawo do normalnego wykonywania na określony okres czasu, aby zapobiec licencjonowaniu podstawowej technologii konkurencyjnym firmom.

Czas i treść publikacji wyników

Dla badaczy i deweloperów bardzo ważne jest publikowanie wyników wspólnego badania i rozwoju na konferencjach naukowych lub w artykułach.

W umowie o wspólnym badaniu i rozwoju określa się obowiązek zachowania tajemnicy, dlatego jeśli chcesz opublikować wyniki, musisz to określić w umowie.

Ponadto, publikacja przed złożeniem wniosku o patent prowadzi do utraty nowości patentu. Dlatego, nawet po złożeniu wniosku o patent, istnieje korzyść z tego, że konkurencyjne firmy nie dowiedzą się o treści naszego rozwoju do momentu opublikowania wniosku o patent, dlatego ważne jest, aby uzgodnić z drugą stroną czas i treść publikacji.

Uwaga na przyczyny rozwiązania / klauzule COC

Klauzula zmiany kontroli (COC) to klauzula, która uznaje “zmianę kontroli nad firmą” wynikającą z M&A za przyczynę rozwiązania umowy.

Nie jest rzadkością, że firmy typu startup stają się celem M&A, dlatego druga strona umowy o wspólnym badaniu i rozwoju może chcieć dodać klauzulę COC do przyczyn rozwiązania umowy.

Jeśli konkurencyjna firma przejmie startup, istnieje ryzyko, że ważne informacje mogą wyciec do konkurencyjnej firmy poprzez kontynuowanie wspólnego badania i rozwoju.

Jednakże, dla startupów i firm typu venture, obiecujące wspólne badanie i rozwój zwiększa wartość firmy, ale jeśli w umowie znajduje się klauzula COC, może to być oceniane jako ryzyko i może to zaszkodzić wartości firmy, dlatego należy zachować ostrożność przy obsłudze klauzuli COC.

Podsumowanie

W tym artykule omówiliśmy zalety i wady umów o wspólnym badaniu i rozwoju, jak również punkty, na które należy zwrócić uwagę, aby uniknąć problemów. Przy prowadzeniu wspólnych badań i rozwoju z firmami zagranicznymi, ważne jest również rozważenie takich kwestii jak prawo właściwe i wybrany sąd właściwy.

Ponadto, ograniczanie badań i rozwoju na tematy inne niż te objęte wspólnym badaniem i rozwojem, lub ograniczanie wykorzystania wyników, może potencjalnie naruszać japońskie prawo antymonopolowe w zakresie nieuczciwych praktyk handlowych.

Ze względu na różne ryzyka, które mogą wystąpić w zależności od przypadku, zalecamy konsultację z prawnikiem o bogatym doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy, zamiast podejmować decyzje na własną rękę, przed zawarciem umowy o wspólnym badaniu i rozwoju.

Informacje o środkach podejmowanych przez naszą kancelarię

Kancelaria prawna Monolis specjalizuje się w IT, a w szczególności w prawie internetowym, łącząc wysoką specjalizację w obu tych dziedzinach. Przy wspólnych badaniach i rozwoju między firmami konieczne jest sporządzenie umowy. W naszej kancelarii tworzymy i przeglądamy umowy dla różnych spraw, od firm notowanych na pierwszym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Tokio (Tokyo Stock Exchange Prime) do firm start-up. Jeśli masz problemy z umową, zapoznaj się z poniższym artykułem.