Pośredni wyrok w sprawie Mario Kart i naruszenie praw własności intelektualnej

Uznano, że wykorzystanie w reklamie obrazów gokartów jeżdżących po drogach publicznych w strojach popularnych postaci z gier Nintendo, takich jak “Mario”, stanowi nieuczciwą konkurencję. Firma ta wniósła pozew przeciwko firmie wynajmu gokartów “Maricar” (obecnie MARI Mobility Development), domagając się zakazu korzystania i odszkodowania w wysokości 50 milionów jenów. Pośredni wyrok apelacyjny w tej sprawie został wydany 30 maja 2019 roku (rok 2019 w kalendarzu gregoriańskim) w Sądzie Najwyższym ds. Własności Intelektualnej (japoński Sąd Najwyższy ds. Własności Intelektualnej). Sąd uznał, że “znaki towarowe i kostiumy są podobne” i naruszają korzyści biznesowe, przyznając odpowiedzialność odszkodowawczą firmie MARI. Ponadto, uznano, że dyrektor generalny również ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą solidarnie, jeśli istnieje zła wola lub poważne zaniedbanie.

Wyrok pośredni został wydany tego dnia, a kwota odszkodowania zostanie rozpatrzona w przyszłości. Chciałbym jednak zastanowić się nad tym, co oznacza ten pośredni wyrok.

Jaki był wyrok w pierwszej instancji?

MARI Mobility Development bezprawnie używało skróconej nazwy popularnej gry Nintendo “Mario Kart”, “MariCar”, jako nazwy firmy i usługi. Udostępniali również kostiumy popularnych postaci, takich jak Mario, Luigi i Yoshi, turystom zagranicznym korzystającym z gokartów, a także wykorzystywali filmy z gokartów do celów biznesowych i reklamowych.

W odpowiedzi na to, Nintendo pozwało MARI Mobility Development za nieuczciwą konkurencję i naruszenie praw autorskich. Sąd Okręgowy w Tokio w wyroku z 27 września 2018 roku (rok 30 Heisei) niemal w pełni przyznał rację stronie Nintendo, nakazując zapłatę odszkodowania w wysokości 10 milionów jenów. Jednocześnie stwierdził, że użycie “MariCar” z myślą o zagranicznych turystach, którzy nie rozumieją japońskiego, nie stanowi nieuczciwej konkurencji.

Następnie zarówno Nintendo, jak i MARI Mobility Development odwołały się od wyroku, a sprawa była rozpatrywana przez Japoński Sąd Najwyższy ds. Własności Intelektualnej.

Czym jest wyrok środkowy

Wszystkie oczy są skierowane na to, czy sprawa dojdzie do wyroku końcowego, czy dojdzie do ugody, ale co to właściwie jest “wyrok środkowy”?

Kiedy proces toczy się w sądzie, wyrok kończący ten proces nazywany jest “wyrokiem końcowym” (art. 243 Japońskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego). Zwykle używane “wyroki” odnoszą się do tego, ale “wyrok środkowy” to wyrok wydany w trakcie procesu na temat sprawy spornej między stronami (art. 245 Japońskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego). Wyrok środkowy ma na celu uporządkowanie procesu i przygotowanie wyroku końcowego.

Decyzja o wydaniu wyroku środkowego jest pozostawiona do uznania sądu, ale rzadko wydaje się wyroki środkowe. W przypadku sporów dotyczących własności intelektualnej (spory dotyczące własności intelektualnej), było kilka przypadków, w których Sąd Najwyższy ds. Własności Intelektualnej wydał wyrok środkowy, zastępując decyzję sądu okręgowego i uznając naruszenie praw patentowych.

Na przykład, w “sprawie krojonego mochi” (wyrok środkowy Sądu Najwyższego ds. Własności Intelektualnej z 7 września 2011 roku), apelant (powód w pierwszej instancji), który posiadał prawa patentowe do wynalazku o nazwie “mochi”, twierdził, że działania pozwanej strony (pozwany w pierwszej instancji) polegające na produkcji, sprzedaży i eksporcie produktu pozwanej strony (krojone mochi) stanowią naruszenie praw patentowych. Apelant żądał od pozwanej strony zaprzestania produkcji, przeniesienia itp. produktu pozwanej strony, zniszczenia produktu pozwanej strony itp., a także zapłaty 1,485 miliarda jenów jako odszkodowania. Wyrok pierwszej instancji odrzucił wszystkie roszczenia. W tej sprawie, w której apelant odwołał się, wydano wyrok środkowy, stwierdzając, że produkt pozwanej strony spełnia wszystkie elementy składowe wynalazku w tej sprawie, należy do zakresu technicznego wynalazku w tej sprawie i nie powinien być unieważniony przez postępowanie o unieważnienie patentu.

W tym wyroku środkowym, sąd wyraził opinię, która szerzej uznaje argumenty Nintendo niż wyrok Sądu Okręgowego w Tokio w pierwszej instancji. Innymi słowy, Sąd Najwyższy ds. Własności Intelektualnej uznał argumenty Nintendo, nawet w tych częściach, które Nintendo kwestionowało w wyroku sądu okręgowego, i wydał wyrok, który różnił się od wyroku sądu okręgowego w tym zakresie. Było to prawdopodobnie związane z zamiarem wyjaśnienia stanowiska sądu przed rozpoczęciem dyskusji na temat kwoty odszkodowania, biorąc pod uwagę, że jest to sprawa o dużym zainteresowaniu społecznym.

Ponadto, ta sprawa obejmowała wiele kwestii, a konflikt między stronami na temat każdej z nich był intensywny, więc wydaje się, że wyrok środkowy miał duży wpływ na uporządkowanie procesu.

Kwestie w wyroku pośrednim

W tym wyroku pośrednim, kwestie zostały uporządkowane w 15 punktach. Spośród nich, Nintendo było niezadowolone głównie z następujących trzech punktów w wyroku pierwszej instancji.

Zakres zakazu używania znaków (znaków) i wniosku o ich usunięcie

W wyroku sądu okręgowego stwierdzono, że wyświetlanie “Maricar” nie jest powszechnie znane lub znane wśród osób, które nie rozumieją japońskiego, a dla stron internetowych i ulotek wyświetlanych tylko w języku obcym, nie można zgodzić się na zakaz używania znaków (znaków) takich jak “MariCar” i wniosek o ich usunięcie.

Jednak w tym wyroku pośrednim, stwierdzono, że wyświetlanie “MARIO KART”, które jest angielskim zapisem “Mario Kart”, jest również znane zarówno w kraju, jak i za granicą, a działania MARI Mobility Development, które używały znaków (znaków) podobnych do “MariCar”, zostały uznane za nieuczciwą konkurencję, nawet jeśli są używane na stronach internetowych itp. wyświetlanych tylko w języku obcym. W związku z tym, jeśli Sąd Najwyższy ds. Własności Intelektualnej wyda ostateczny wyrok, można przewidzieć, że wniosek o zakaz używania tych znaków (znaków) i ich usunięcie będzie również przyznany dla stron internetowych itp. wyświetlanych tylko w języku obcym.

Wyroki sądu okręgowego i pośredniego różniły się w ocenie używania znaków (znaków), ale przyczyną tego jest różnica w przepisach Prawa o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji, które zostały zastosowane.

W wyroku sądu okręgowego stwierdzono, że wyświetlanie “Maricar” oznacza popularną serię gier Nintendo “Mario Kart”, jest powszechnie znane wśród osób zainteresowanych grami na terenie całego Japonii, i że istnieje ryzyko pomyłki z działalnością, w której Nintendo jest zaangażowane, co stanowi naruszenie artykułu 2, ustęp 1, punkt 1 Prawa o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji (działania prowadzące do pomyłki), ale nie zostało to przyznane dla stron internetowych itp. wyświetlanych tylko w języku obcym.

W odpowiedzi na to, w tym wyroku pośrednim, stwierdzono, że wyświetlanie “Mario Kart” jest znane w kraju, a wyświetlanie “MARIO KART” jest znane zarówno w kraju, jak i za granicą, co stanowi naruszenie artykułu 2, ustęp 1, punkt 2 Prawa o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji (działania polegające na nadużywaniu znanych wyświetleń). “Znane” oznacza, że jest bardziej znane niż “powszechnie znane”.

Artykuł 2. W tym prawie “nieuczciwa konkurencja” oznacza następujące działania:
Ustęp 1, punkt 1: Używanie wyświetlania towarów itp. identycznego lub podobnego do tego, które jest powszechnie rozpoznawane wśród konsumentów jako wyświetlanie towarów itp. innej osoby, lub przekazywanie, dostarczanie, wystawianie na sprzedaż lub dostarczenie, eksport, import, lub dostarczanie towarów z takim wyświetlaniem za pośrednictwem linii telekomunikacyjnych, co prowadzi do pomyłki z towarami lub działalnością innej osoby
Ustęp 1, punkt 2: Używanie wyświetlania towarów itp. identycznego lub podobnego do znanego wyświetlania towarów itp. innej osoby jako wyświetlanie własnych towarów itp., lub przekazywanie, dostarczanie, wystawianie na sprzedaż lub dostarczenie, eksport, import, lub dostarczanie towarów z takim wyświetlaniem za pośrednictwem linii telekomunikacyjnych

Co oznacza to, że zostało uznane za naruszenie nie artykułu 2, ustęp 1, punkt 1, ale punkt 2 Prawa o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji?

Gdy znane wyświetlanie jest używane przez inną osobę bez zgody (nadużycie), nawet jeśli nie prowadzi to do pomyłki, osoba nadużywająca może “jeździć za darmo” (free ride) na atrakcyjności klienta, którą posiada znane wyświetlanie, bez konieczności podejmowania wysiłków biznesowych, podczas gdy związek między znanym wyświetlaniem, które osiągnęło wysoką reputację, renomę i reputację dzięki wieloletnim wysiłkom biznesowym, a osobą, która pierwotnie go używała, staje się słabszy (rozcieńczenie, dyfuzja).

Artykuł 2, ustęp 1, punkt 2 Prawa o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji jest przepisem mającym na celu ochronę znanego wyświetlania przed takim free riding i dyfuzją, a ryzyko pomyłki nie jest wymagane.

MARI Mobility Development twierdziło, że nie ma możliwości pomyłki, ponieważ na karoserii karta itp. wykonywano oznaczenia anulujące, takie jak “Nintendo nie jest związane”, ale Sąd Najwyższy ds. Własności Intelektualnej stwierdził, że ponieważ artykuł 2, ustęp 1, punkt 2 Prawa o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji nie wymaga ryzyka pomyłki, fakt, że MARI Mobility Development wykonuje oznaczenia anulujące, nie jest okolicznością negującą naruszenie Prawa o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji przez tę firmę.

https://monolith.law/corporate/intellectual-property-infringement-risk[ja]

Zakres zakazu używania nazwy domeny i wniosku o jej usunięcie

W wyroku sądu okręgowego stwierdzono, że wyświetlanie “Maricar” nie jest powszechnie znane wśród osób, które nie rozumieją japońskiego, a jeśli używa się nazwy domeny zawierającej “maricar” na stronie internetowej wyświetlanej tylko w języku obcym, nie narusza to interesów biznesowych Nintendo, a zakaz jest nieuzasadniony.

Jednak w tym wyroku pośrednim, stwierdzono, że “maricar” jest podobne do “MARIO KART”, które jest znane zarówno w kraju, jak i za granicą,

Firma pozwana w pierwszej instancji, mając na celu uzyskanie nieuczciwych korzyści, używała nazw domen, które są podobne do wyświetlania towarów itp. powoda w pierwszej instancji i wyświetlania “MARIO KART”, więc jej działania stanowią nieuczciwą konkurencję określoną w artykule 2, ustęp 1, punkt 13 Prawa o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji, i szkodzą interesom biznesowym powoda w pierwszej instancji.
Sąd Najwyższy ds. Własności Intelektualnej, wyrok pośredni z 30 maja 2019 roku

i uznał, że używa nazw domen (maricar.jp, maricar.co.jp, fuji-maricar.jp, maricar.com) podobnych do “MARIO KART” i “Maricar” w celu uzyskania nieuczciwych korzyści. W związku z tym, jeśli Sąd Najwyższy ds. Własności Intelektualnej wyda ostateczny wyrok, można przewidzieć, że zakaz używania na stronach internetowych wyświetlanych tylko w języku obcym i wniosek o usunięcie rejestracji nazw domen używanych do tego celu będzie również przyznany.

https://monolith.law/corporate/domain-law-registration-confuse[ja]

Wniosek o odszkodowanie od dyrektora generalnego MARI Mobility Development

Prawo spółek stanowi, że gdy dyrektor spółki działa ze złym zamiarem lub poważnym zaniedbaniem, ponosi odpowiedzialność za odszkodowanie za szkody wobec osób trzecich (artykuł 429, ustęp 1). Nintendo również ścigało odpowiedzialność za odszkodowanie od dyrektora generalnego MARI Mobility Development na podstawie tego przepisu.

W tej kwestii, w wyroku sądu okręgowego, stwierdzono, że nie można uznać, że dyrektor generalny tej firmy był świadomy, że stanowi to nieuczciwą konkurencję lub naruszenie praw autorskich, itp., i wniosek o odszkodowanie od dyrektora generalnego został odrzucony.

Jednak w tym wyroku pośrednim, stwierdzono, że dyrektor ma obowiązek zapobiegać nieuczciwej konkurencji przez firmę, a dyrektor generalny tej firmy działał ze złym zamiarem lub przynajmniej poważnym zaniedbaniem w naruszaniu tego obowiązku, i wniosek o odszkodowanie od dyrektora generalnego został przyznany.

Trudno jest całkowicie wyeliminować element free riding z biznesu, ale jeśli jest uważany za zbyt złośliwy free ride, jak w tym wyroku pośrednim, dyrektor może również być pociągnięty do odpowiedzialności.

Przyszłe perspektywy

W przyszłości, z myślą o ostatecznym wyroku, przeprowadzone zostaną postępowania dotyczące kwoty odszkodowania, mając na uwadze treść wyroku pośredniego.

Kwota odszkodowania

Co do kwoty odszkodowania, Nintendo zwiększyło żądaną kwotę z 10 milionów jenów do 50 milionów jenów w apelacji. Początkowe 10 milionów jenów, które Nintendo żądało w pierwszej instancji, było tzw. “częściowym roszczeniem” i nie stanowiło pełnej kwoty szkód, które Nintendo twierdziło, że poniosło.

Nintendo twierdziło, że kwota szkód wynosi 74,9 miliona jenów w pierwszej instancji, z czego żądało 10 milionów jenów, ale w apelacji, biorąc pod uwagę kontynuację działalności przez MARI Mobility Development, Nintendo twierdzi, że kwota szkód wynosi 116,6 miliona jenów, z czego żąda 50 milionów jenów.

Sąd Okręgowy w Tokio uznał kwotę szkód Nintendo na poziomie nieco wyższym niż kwota żądana w pierwszej instancji, wynoszącą 10 264 609 jenów. W przyszłości, jeśli nie dojdzie do ugody w apelacji i Sąd Najwyższy ds. Własności Intelektualnej wyda ostateczny wyrok, kwota odszkodowania, która zostanie ustalona, będzie punktem zainteresowania.

Wpływ wyroku pośredniego

W Japonii, gdzie skróty są natychmiast stosowane do wszystkiego, a te skróty są powszechnie rozpowszechniane poza nazwą produktu, jak w przypadku “Marika”, zakres, do jakiego należy uzyskać znak towarowy w celu obrony, jest trudnym problemem pod względem kosztów w zarządzaniu marką firmy.

Nawet jeśli nie uzyskano znaku towarowego, Ustawa o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji chroni znane lub znaczące oznaczenia, ale fakt, że w tym pośrednim wyroku ochrona na mocy Ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji została uznana w szerszym zakresie niż w wyroku sądu okręgowego, jest pozytywnym sygnałem dla zarządzania marką firmy w przyszłości.

https://monolith.law/corporate/domain-trademark-company[ja]

Podsumowanie

Wyrok ten stanowi cenne źródło odniesienia, pokazując, jak na podstawie japońskiej Ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji (Japanese Unfair Competition Prevention Act) można oceniać biznesy, które wykorzystują skrócone nazwy produktów innych firm (lub osób) lub kostiumy postaci pojawiających się w tych produktach.

Z drugiej strony, wyrok ten nie przedstawia konkretnej oceny w odniesieniu do roszczeń opartych na prawach autorskich, nie wchodząc w kwestie związane z cosplayem i prawami autorskimi, ze względu na konieczność zastosowania zasady wyboru i połączenia oraz potrzebę zastosowania środków zaradczych.