Co to jest naruszenie praw do znaku towarowego? Wyjaśnienie ram oceny nielegalności

Jeśli uzyskasz prawa do znaku towarowego dla swojego produktu lub materiału handlowego, możesz zapobiec tzw. “podrabianiu”.

Jednak prawo do znaku towarowego nie jest prawem do powiedzenia “nie mów „Disney””. To, co jest zabronione przez prawo do znaku towarowego, jest ograniczone do “użycia jako znaku towarowego”. Na przykład, w przypadku Disneya, jeśli osoba trzecia stworzy obiekt o nazwie “Disney Island”, nawet jeśli nie ma nic wspólnego z Disneyem, wygląda jak oficjalny obiekt Disneya. Prawo do znaku towarowego to prawo do zakazania takiego użycia (zwane poniżej “użyciem jako znak towarowy”).

Do jakiego stopnia właściciel praw do znaku towarowego może zakazać “użycia znaku towarowego” na stronach internetowych, takich jak strony e-commerce lub korporacyjne? Wyjaśnimy, korzystając z wcześniejszych przypadków.

Co to jest użycie znaku towarowego zabronione przez prawo znaku towarowego?

Chociaż istnieją ograniczenia dotyczące określonych produktów itp., właścicielom praw do znaku towarowego przyznaje się wyłączne prawo do korzystania z zarejestrowanego znaku towarowego. Zasada jest taka, że jeśli osoba trzecia używa tego samego lub podobnego znaku towarowego na określonym produkcie itp. bez zgody, narusza prawo do znaku towarowego.

Jednakże, w ramach nowelizacji prawa o znakach towarowych w 2014 roku (rok Heisei 26), wprowadzono artykuł 26, punkt 1, numer 6, który wyraźnie stwierdza, że nie jest to naruszenie prawa do znaku towarowego, jeśli nie jest to “użycie znaku towarowego”.

Artykuł 26. Prawo do znaku towarowego nie obejmuje następujących znaków towarowych (w tym te, które są częścią innego znaku towarowego):
⑥ Oprócz powyższych, znaki towarowe, które nie są używane w sposób, który pozwala konsumentom rozpoznać, że są to produkty lub usługi związane z działalnością różnych osób

(Japońskie Prawo o Znakach Towarowych, Artykuł 26, punkt 1, numer 6)

Co oznacza “użycie znaku towarowego”?

Jak wcześniej wspomniano, znaki towarowe są używane do odróżniania własnych produktów i usług od innych (funkcja identyfikacji produktów) i do wskazywania źródła produktów (funkcja wskazywania źródła).

Użycie w formie, która posiada tę funkcję identyfikacji produktów i funkcję wskazywania źródła, jest uważane za “użycie znaku towarowego”.

Na przykład, gdy ogólny konsument widzi napis “ABC” na produkcie, jeśli jest w stanie przypomnieć sobie, której firmy jest to produkt, można powiedzieć, że ma funkcję identyfikacji produktów i funkcję wskazywania źródła, a umieszczenie napisu “ABC” na produkcie jest uważane za “użycie znaku towarowego”.

Odwracając sytuację, w przypadku użycia, które nie spełnia funkcji identyfikacji produktów i funkcji wskazywania źródła, nie jest uważane za “użycie znaku towarowego”, a prawo do zarejestrowanego znaku towarowego może nie mieć zastosowania.

Szczegółowe informacje na temat sankcji za naruszenie praw do znaku towarowego znajdują się poniżej.

https://monolith.law/corporate/penalty-for-trademark-infringement[ja]

Przykłady procesów sądowych dotyczących naruszenia praw do znaku towarowego

Czy tytuły książek i artykułów mogą naruszać prawa do znaku towarowego? (Sprawa “Poranne Banany”)

W tym przypadku, powód, który posiadał prawa do znaku towarowego dla standardowego tekstu “Poranne Banany” dla “czasopism, książek, publikacji specjalnych”, wniósł pozew o naruszenie praw do znaku towarowego przeciwko pozwanemu, który sprzedawał książkę pod tytułem “40 wskazówek do sukcesu diety Poranne Banany”. Sąd uznał, że tekst “Poranne Banany”, który pozwany wyświetla, jest wyświetlany tylko jako tytuł, a nie jako identyfikator produktu lub oznaczenie pochodzenia, i zaprzeczył naruszeniu praw do znaku towarowego.

Wyświetlanie znaku pozwanej na okładce lub froncie książki pozwanej jest tylko częścią tytułu wskazującego na treść książki, a nie może być uznane za używanie w sposób posiadający funkcję identyfikacji produktu lub oznaczenia pochodzenia, dlatego nie można powiedzieć, że narusza prawa do znaku towarowego w tej sprawie.

(Wyrok Sądu Okręgowego w Tokio z dnia 12 listopada 2009 roku (rok Heisei 21))

W przypadku tytułów książek, nawet jeśli zawierają one ten sam ciąg znaków co twój zarejestrowany znak towarowy, jeśli służą one do opisania treści tej książki, a nie do wskazania pochodzenia tej książki jako produktu, może być uznane, że “ich użycie nie jest użyciem jako znaku towarowego”.

Jednakże, w przypadku takich okoliczności jak regularne publikacje, takie jak czasopisma i gazety, oraz tytuły serii, które są produkowane i sprzedawane pod tym samym tytułem, może być uznane, że naruszają prawa do znaku towarowego.

Czy produkty, które korzystają z popularnych produktów, naruszają prawa do znaku towarowego? (Sprawa Beretta)

Włoski znany producent broni “Beretta” miał umowę licencyjną z producentem broni modelowej “Western Arms”, kiedy inny producent broni modelowej, który produkował i sprzedawał modele “Beretty”, twierdził, że narusza artykuł 2, ustęp 1, punkt 1 ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji (działania powodujące mylące skojarzenia z znanym oznaczeniem) i domagał się zakazu i odszkodowania.

W tej sprawie, na podstawie ustalonych faktów, produkty pozwane są modelami broni M92F, której nie można posiadać ani sprzedawać na rynku w naszym kraju, i które wiernie odtwarzają jej wygląd zewnętrzny. Nie są to produkty, które mają zdolność do zabijania, która jest podstawową funkcją prawdziwej broni, ale są sprzedawane na oddzielnym rynku jako imitacje, które są wyraźnie odróżniane od prawdziwej broni. Uznaje się, że kupujący identyfikują poszczególne produkty na podstawie oznaczeń wskazujących na producenta danego modelu broni, które są umieszczone na korpusie lub opakowaniu, i oceniają ich wydajność i jakość jako model broni, a następnie wybierają i kupują je. Dlatego, nawet jeśli produkty pozwane mają ten sam kształt produktu co produkty powoda, kształt produktu pozwane nie jest używany w sposób, który ma funkcję oznaczenia pochodzenia lub identyfikacji produktu.

(Wyrok Sądu Okręgowego w Tokio z dnia 29 czerwca 2000 roku (rok Heisei 12))

Sąd uznał, że nawet jeśli modele broni, które są produkowane i sprzedawane, wiernie odtwarzają kształt rzeczywistego produktu, kształt produktu jako model nie jest używany w sposób, który ma funkcję oznaczenia pochodzenia lub identyfikacji produktu.

W tym przypadku, Beretta nie produkowała ani nie sprzedawała modeli broni, a różnica między prawdziwą bronią Beretty a modelami broni innych firm była oczywista w zakresie podstawowej funkcji zabijania, a zatem stwierdzono, że nie ma miejsca na błędne rozpoznanie tożsamości produktu przez ogólnych konsumentów. Dlatego, nawet jeśli Beretta sama produkowała i sprzedawała modele broni, a jej wzór i znak towarowy były licencjonowane do użytku przez Western Arms, mogło to być uznane za naruszenie praw do znaku towarowego, jeśli produkt Western Arms był uznany za posiadający funkcję identyfikacji produktu.

Czy hasła reklamowe mogą naruszać prawa do znaku towarowego? (Sprawa “Zawsze Coca-Cola”)

W tym przypadku, Coca-Cola Company, która wyświetlała hasło “Zawsze Coca-Cola” na puszkach w celu promocji sprzedaży napoju Coca-Cola, została pozwana przez powoda, który zarejestrował “Zawsze” jako znak towarowy dla kategorii 29, obejmującej napoje orzeźwiające, takie jak cola. Powód twierdził, że działanie to stanowi naruszenie praw do znaku towarowego i domagał się zakazu używania “Zawsze” oraz odszkodowania.

Słowo “Zawsze”, które oznacza “zawsze, kiedykolwiek”, jest wyrażeniem, które można zrozumieć jako mające efekt zwiększania siły nabywczej produktu, wywołując uczucie, że konsument zawsze chce pić Coca-Colę, i jest rozpoznawane jako część hasła reklamowego, które jest częścią kampanii promocyjnej, więc nie można powiedzieć, że jest używane w sposób, który spełnia funkcję identyfikacji produktu lub oznaczenia pochodzenia, więc nie jest używane jako znak towarowy. Dlatego nie stanowi to naruszenia praw do znaku towarowego.

(Wyrok Sądu Okręgowego w Tokio z dnia 22 lipca 1998 roku (rok Heisei 10))

Sąd uznał, że niewielki tekst “Zawsze” wyświetlany w lewym górnym rogu logo “Coca-Cola” na puszce jest rozpoznawany tylko jako część hasła reklamowego kampanii promocyjnej, a nie jako używany w sposób, który spełnia funkcję oznaczenia pochodzenia produktu, i nie jest uznawany za użycie jako znak towarowy.

Warto zauważyć, że hasła reklamowe same w sobie mogą być również zarejestrowane jako znaki towarowe.

Tradycyjnie, hasła reklamowe i inne teksty używane w reklamie i promocji były często używane uniwersalnie dla różnych produktów i usług, a nie tylko dla konkretnego produktu lub usługi, i było trudne dla konsumentów do zidentyfikowania, czyj produkt lub usługa jest na podstawie tego hasła reklamowego, więc większość przypadków była odrzucana dla rejestracji znaku towarowego.

Jednakże, zmiana kryteriów oceny w 2016 roku (rok Heisei 28) doprecyzowała, że “jeśli znak towarowy, który jest przedmiotem wniosku, może być rozpoznany nie tylko jako reklama produktu lub usługi, czy jako filozofia firmy lub polityka zarządzania, ale także jako neologizm, nie jest uznawany za spełniający ten punkt”.

Dlatego, jeśli nie jest to rozpoznawane jako zwykłe wyświetlanie “reklamy produktu/usługi” lub “filozofii firmy/polityki zarządzania”, ale używa się neologizmu, wprowadza się nazwę marki własnej itp., które mogą służyć jako znak identyfikujący produkt lub usługę, nawet jeśli jest to hasło reklamowe, można zarejestrować je jako znak towarowy.

Biorąc to pod uwagę, nie można stwierdzić, że siła identyfikacyjna jest natychmiast zaprzeczana, a naruszenie praw do znaku towarowego nie występuje, tylko dlatego, że używany jest zarejestrowany znak towarowy jako hasło reklamowe. Jeśli sposób użycia zarejestrowanego znaku towarowego może spełniać funkcję identyfikacji produktu lub oznaczenia pochodzenia, nawet jeśli jest to używane jako hasło reklamowe, mogą istnieć przypadki, które są uznawane za użycie jako znak towarowy.

Ta zasada prawna jest również stosowana do użycia znaku towarowego w Internecie, na przykład w reklamach w listingu.

https://monolith.law/corporate/listing-ads[ja]

Podsumowanie

Szczególnie na rynku internetowym, gdzie obfituje informacje o wielu produktach i usługach, nie jest rzadkością znalezienie produktów sprzedawanych pod znakiem towarowym podobnym do własnego zarejestrowanego znaku towarowego, lub otrzymanie powiadomienia o naruszeniu praw do znaku towarowego od innej firmy w odniesieniu do sprzedawanych produktów. W takich przypadkach łatwo jest popaść w panikę i poczuć, że musimy natychmiast podjąć działania, takie jak usunięcie.

Jednakże, jak wspomniano powyżej, samo użycie zarejestrowanego znaku towarowego nie oznacza, że zawsze będzie to naruszenie praw do znaku towarowego. Czy sposób użycia stanowi użycie znaku towarowego, czy nie, czy stanowi naruszenie praw do znaku towarowego, czy nie, konkretna ocena wymaga wieloaspektowego podejścia opartego na indywidualnych okolicznościach, dlatego zalecamy skonsultowanie się ze specjalistą od praw własności intelektualnej.