Os benefícios da patente e da obtenção de direitos de patente explicados por um advogado

Quando se fala em patentes ou direitos de patente, tendemos a imaginar algo em grande escala, como o Díodo Emissor de Luz Azul. No entanto, na realidade, a maioria das patentes registadas (cerca de 195.000 no ano fiscal de 2018) são para invenções “pequenas”.

Um exemplo disto é o caso em que a Echigo Seika, a segunda maior empresa do sector, acusou a Sato Foods Industry (Sato Foods), a líder do sector, de infringir a sua patente, pedindo uma injunção para parar a produção e venda e uma indemnização por danos. A patente que a Echigo Seika tinha registado era para “fazer um corte longitudinal (horizontal) na lateral do mochi (bolinho de arroz) para controlar e evitar que a superfície se rompa quando é cozido” (decisão intermédia do Tribunal Superior de Propriedade Intelectual, 7 de setembro de 2011).

As tecnologias ou programas criados por proprietários de pequenas empresas também podem obter direitos de patente, desde que cumpram os requisitos estabelecidos pela lei. Então, o que é uma patente e quais são os benefícios de obter direitos de patente?

Objetivo do Sistema de Patentes

O sistema de patentes é um regime que concede ao inventor (ou ao seu sucessor) que contribui para o desenvolvimento da indústria, o direito de patente, que permite a implementação exclusiva da sua invenção por um determinado período de tempo, como compensação pela divulgação da mesma.

Artigo 1º da Lei de Patentes Japonesa (Objetivo)

O objetivo desta lei é incentivar a invenção, contribuindo para o desenvolvimento da indústria, através da proteção e utilização da invenção.

Assim, o sistema de patentes visa a proteção e utilização da invenção, mas o que se entende por invenção?

O que é uma invenção

De acordo com o Artigo 2 da Lei de Patentes Japonesa, uma “invenção” é definida da seguinte maneira:

Artigo 2 da Lei de Patentes Japonesa (Definição)

Nesta lei, “invenção” refere-se a uma criação de ideias técnicas que utilizam as leis da natureza e que são de alto nível.

Portanto, uma invenção sob a Lei de Patentes deve cumprir quatro requisitos:

• Utilizar as leis da natureza
• Ser uma ideia técnica
• Ser uma criação
• Ser de alto nível

Vamos explicar cada um destes pontos.

Utilizar as leis da natureza

As leis da natureza referem-se a princípios que possuem regularidades físicas, químicas e biológicas empiricamente descobertas na natureza, e não incluem leis artificiais como ideias de gestão de ativos. Além disso, como se refere a “utilizar as leis da natureza”, a “descoberta” de uma lei da natureza em si, como a Teoria da Relatividade de Einstein, não é considerada uma invenção. Além disso, algo que contradiz as leis da natureza também não é considerado uma invenção. Por exemplo, uma “invenção” que “demonstra que a lei da conservação de energia não é uma lei da natureza, quebra a lei de Torricelli e fornece o primeiro motor perpétuo de primeira espécie na história da humanidade” foi considerada não ser uma invenção, pois “a lei da conservação de energia é uma lei universal da ciência e tecnologia atual e é considerada senso comum” (Tribunal Superior de Tóquio, 27 de março de 2002).

Além disso, muitas vezes é impossível distinguir claramente entre o requisito de “utilizar as leis da natureza” e o requisito de “ser uma ideia técnica”, e é aceitável considerá-los juntos como requisitos para uma invenção.

Ser uma ideia técnica

Uma invenção é considerada uma “ideia técnica” que reconhece a relação causal entre uma “configuração técnica” e um “efeito técnico”. Como requisitos, é necessário que “uma pessoa com conhecimento normal na área técnica relevante possa repetidamente alcançar o efeito técnico pretendido” (requisito de reprodutibilidade) e que “a configuração técnica tem objetividade e um certo grau de concretude” (requisito de concretude/objetividade).

No caso em que o requerente que solicitou uma patente para uma “rede de tratamento dentário bidirecional” recebeu uma avaliação de rejeição e solicitou uma revisão por não concordar com ela, mas recebeu uma decisão de não procedência do Escritório de Patentes, o Tribunal Superior de Propriedade Intelectual reconheceu que era uma invenção, pois “pode ser entendido como fornecendo meios técnicos para apoiar o tratamento dentário que funciona com base em um computador, equipado com um ‘servidor de rede com banco de dados’, ‘rede de comunicação’, ‘computador instalado em um consultório odontológico’ e ‘dispositivo capaz de exibir e processar imagens'” (Tribunal Superior de Propriedade Intelectual, 24 de junho de 2008).

Ser uma criação

Algo que simplesmente descobre algo existente é apenas uma “descoberta” e não uma “criação”, e portanto não é uma invenção. Uma criação é algo que é feito de novo por ação humana, então uma invenção deve ser algo que foi feito de novo pelo inventor.

No entanto, no Japão, quando a utilidade de uma substância química ou microorganismo isolado artificialmente de uma substância natural é descoberta, a própria substância química é tratada como uma criação e é considerada uma “invenção”. Além disso, as invenções de uso são “invenções baseadas na descoberta de um atributo desconhecido de uma substância conhecida e na descoberta de que este atributo torna a substância adequada para um novo uso”, e são consideradas criações.

Ser de alto nível

O Artigo 2, Parágrafo 1, da Lei de Modelos de Utilidade Japonesa define “invenção” como “uma criação de ideias técnicas que utilizam as leis da natureza”. A frase “de alto nível” na definição de invenção é usada para distinguir entre “invenção” e “modelo de utilidade”.

O sistema de modelos de utilidade também protege as invenções que são “criações de ideias técnicas que utilizam as leis da natureza” (Artigo 2 da Lei de Modelos de Utilidade), que são essencialmente as mesmas que as patentes, mas protegem “criações de ideias técnicas que utilizam as leis da natureza e que se referem à forma, estrutura ou combinação de um artigo” (Artigo 3 da Lei de Modelos de Utilidade). Portanto, não se aplica a métodos, e ao contrário do objeto de proteção da Lei de Patentes, não é necessário que seja de alto nível.

No sistema de modelos de utilidade, os conteúdos substanciais dos pedidos não são examinados, e são registrados aqueles que possuem certos requisitos básicos. É um sistema que permite proteger invenções menores, também chamadas de invenções, de forma mais rápida e simples do que o sistema de patentes.

Requisitos de Patente para Invenções

O direito de patente, tal como o direito de modelo de utilidade, o direito de design e o direito de marca, surge ao submeter um pedido ao Instituto de Patentes Japonês, passar por uma revisão e receber o registo.

Para que uma invenção submetida a pedido de patente seja patenteada, deve cumprir os seguintes requisitos:

• Ser aplicável na indústria (Artigo 29, parágrafo 1, da Lei de Patentes Japonesa)
• Ser uma invenção nova (Artigo 29, parágrafo 1, da Lei de Patentes Japonesa)
• Possuir progressividade (Artigo 29, parágrafo 2, da Lei de Patentes Japonesa)
• Ser de primeira instância (Artigo 39 da Lei de Patentes Japonesa)

Além disso, invenções que possam prejudicar a ordem pública ou a saúde pública são consideradas invenções não patenteáveis (Artigo 32 da Lei de Patentes Japonesa).

Utilizável na Indústria

O sistema de patentes tem como objetivo o desenvolvimento da indústria (Artigo 1 da Lei de Patentes Japonesa), portanto, invenções que não podem ser utilizadas industrialmente não precisam ser protegidas por patentes e não podem ser patenteadas.

Artigo 29 da Lei de Patentes Japonesa

Quem fizer uma invenção que possa ser utilizada industrialmente pode, (omissão), obter uma patente para essa invenção.

Na Lei de Patentes Japonesa, “indústria” é interpretada em um sentido amplo, incluindo não apenas a indústria manufatureira, mas também mineração, agricultura, pesca, transporte, telecomunicações, etc. Além disso, invenções relacionadas a negócios são patenteadas a partir de uma ampla gama de setores industriais, incluindo o setor financeiro, seguros e publicidade, entre outros.

Por outro lado, invenções que são utilizadas apenas para fins acadêmicos ou experimentais, ou invenções que não podem ser utilizadas como um negócio, não se enquadram nesta categoria. Além disso, invenções que não podem ser praticadas na realidade (por exemplo, um método para prevenir o aumento da radiação ultravioleta cobrindo toda a superfície da Terra com vidro de corte UV) também não têm possibilidade de utilização industrial. Invenções de métodos para operar, tratar ou diagnosticar seres humanos também não podem ser patenteadas, com base no fato de que não são reconhecidas como tendo possibilidade de utilização industrial.

Uma invenção nova

Mesmo que o inventor acredite que a sua invenção é uma nova tecnologia, se essa invenção for a mesma que a tecnologia existente, não deve ser concedida uma patente, à luz do objetivo da Lei de Patentes Japonesa (Lei de Patentes) de contribuir para o desenvolvimento da indústria.

Artigo 29 (1) da Lei de Patentes Japonesa

Aquele que fez uma invenção que pode ser utilizada industrialmente pode obter uma patente para essa invenção, exceto para as invenções listadas abaixo.

1. Invenções que foram publicamente conhecidas no Japão ou no estrangeiro antes do pedido de patente

2. Invenções que foram publicamente implementadas no Japão ou no estrangeiro antes do pedido de patente

3. Invenções que foram descritas em publicações distribuídas ou tornadas disponíveis ao público através de linhas de telecomunicações antes do pedido de patente, no Japão ou no estrangeiro

O primeiro “invenção publicamente conhecida” (conhecida publicamente) significa uma invenção cujo conteúdo é conhecido como não secreto para um número indeterminado de pessoas. Mesmo que muitas pessoas que têm um dever de confidencialidade saibam, não se aplica ao conhecimento público, mas quando uma pessoa sem um dever de confidencialidade sabe, torna-se conhecimento público, mesmo que seja apenas uma pessoa. A intenção do inventor ou requerente de manter a invenção em segredo não é relevante.

O segundo “invenção publicamente implementada” (invenção de uso público) significa uma invenção que foi implementada em circunstâncias em que o conteúdo da invenção é publicamente conhecido ou é provável que seja conhecido publicamente. Por exemplo, é assumido que um número indeterminado de pessoas foi permitido visitar uma fábrica para ver a situação de produção de um determinado produto.

O termo “publicações distribuídas” no terceiro ponto refere-se a documentos, desenhos e outros meios de comunicação de informação que foram reproduzidos com o objetivo de serem divulgados ao público através da distribuição. “Distribuição” significa ser colocado em uma situação em que um número indeterminado de pessoas pode ver, e não é necessário que alguém tenha realmente visto a publicação.

Além disso, “invenção tornada disponível ao público através de linhas de telecomunicações” geralmente se refere à internet, e “disponível ao público” significa ser colocado em uma situação em que um número indeterminado de pessoas pode ver, e não é necessário que alguém tenha realmente acessado.

Progressividade

À luz dos objetivos da Lei de Patentes Japonesa, que visa o desenvolvimento industrial, conceder um direito exclusivo, como uma patente, a uma invenção que um técnico comum poderia facilmente fazer, não só não contribui para o progresso tecnológico, mas também o impede. O propósito do Artigo 29, parágrafo 2, da Lei de Patentes Japonesa é excluir tais invenções do âmbito da concessão de patentes.

Artigo 29, parágrafo 2, da Lei de Patentes Japonesa

Quando uma pessoa com conhecimento normal na área técnica à qual a invenção pertence poderia facilmente fazer a invenção com base nas invenções mencionadas no parágrafo anterior antes do pedido de patente, a invenção não pode receber uma patente, independentemente das disposições do mesmo parágrafo.

A progressividade é um requisito extremamente importante para determinar se uma invenção pode ser patenteada ou não, e por isso é difícil de julgar, tornando-se muitas vezes o maior ponto de controvérsia em disputas de patentes.

O método de julgamento da existência de progressividade, de acordo com o Critério de Exame 26 da Agência de Patentes Japonesa, é realizado nas etapas de “Reconhecimento da invenção do pedido atual”, “Reconhecimento da invenção citada, como a invenção principal citada”, “Comparação” e “Raciocínio (avaliação das diferenças)”.

É uma questão de prioridade

Como o direito de patente possui exclusividade, apenas uma patente é concedida para uma única invenção (princípio de uma invenção, uma patente, princípio de exclusão de patentes duplicadas). No caso de duas ou mais aplicações para a mesma invenção, a questão de qual aplicação deve ser concedida a patente é uma questão de prioridade.

Artigo 39 da Lei de Patentes Japonesa (Prioridade)

Quando houver duas ou mais solicitações de patente para a mesma invenção em dias diferentes, apenas o primeiro requerente de patente poderá receber uma patente para essa invenção.

No caso de duas ou mais aplicações para a mesma invenção, a questão de qual aplicação deve ser concedida a patente pode ser baseada na ordem de invenção, com a patente sendo concedida ao primeiro inventor (princípio da invenção anterior), ou sem considerar a ordem de invenção, a patente é concedida ao primeiro requerente (princípio da prioridade). No Japão, o princípio da prioridade é adotado.

Especificamente, a Lei de Patentes Japonesa estipula o seguinte:

• Quando houver duas ou mais solicitações de patente para a mesma invenção em dias diferentes, apenas o primeiro requerente de patente poderá receber uma patente para essa invenção. (Artigo 39, parágrafo 1, da Lei de Patentes Japonesa)
• Quando houver duas ou mais solicitações de patente para a mesma invenção no mesmo dia, apenas o requerente de patente acordado por meio de discussão entre os requerentes de patente poderá receber uma patente. (Mesmo artigo, parágrafo 2)
• Se a invenção for idêntica à invenção relacionada à solicitação de registro de modelo de utilidade, será tratada da mesma maneira que acima. (Mesmo artigo, parágrafos 3 e 4)

Quais são as vantagens de obter uma patente?

Uma patente com estas características pode trazer as seguintes três vantagens para as atividades comerciais das empresas ou indivíduos que a possuem:

Pode eliminar imitações de outras empresas através de força legal obrigatória

A Lei Antimonopólio Japonesa, que “proíbe monopólios privados, restrições comerciais injustas e métodos comerciais injustos, e previne a concentração excessiva de poder empresarial, promovendo a concorrência justa e livre, permitindo a expressão da criatividade dos empresários, estimulando as atividades comerciais, aumentando o nível de emprego e a renda real nacional, e assegurando os interesses dos consumidores, promovendo assim o desenvolvimento democrático e saudável da economia nacional” (Artigo 1 da Lei Antimonopólio), tem uma disposição no Artigo 21 (Atos de Exercício de Direitos de Propriedade Intelectual) que diz “As disposições desta lei não se aplicam a atos reconhecidos como exercício de direitos sob a Lei de Direitos Autorais, a Lei de Patentes, a Lei de Modelos de Utilidade, a Lei de Desenhos ou a Lei de Marcas”.

Em outras palavras, permitir que o titular de uma patente monopolize a invenção através da patente é uma exceção à aplicação da Lei Antimonopólio.

Quando um produto resultante do desenvolvimento tecnológico é lançado no mercado, o conteúdo da tecnologia é divulgado, expondo-o à ameaça de imitações de outras empresas. No entanto, se você obtiver uma patente para o produto, poderá eliminar a venda de imitações por outras empresas através da força legal obrigatória.

O titular da patente pode mover uma ação para impedir a violação da patente (Artigo 100 da Lei de Patentes Japonesa) ou para reivindicar indenização por danos (Artigo 709 do Código Civil Japonês).

A ação para impedir a violação é uma reivindicação para parar ou prevenir a violação da sua própria patente por alguém que está violando ou teme violar. Se a ação para impedir a violação for aceita, a parte contrária na ação terá que parar de fabricar a imitação, e você também pode exigir a destruição da imitação e a remoção do equipamento de fabricação.

A ação para reivindicar indenização por danos é uma reivindicação contra alguém que causou danos ao titular da patente através da violação da patente, para compensar esses danos. Se a ação para reivindicar indenização por danos for aceita, a parte contrária na ação terá que pagar ao titular da patente uma quantia de dinheiro equivalente aos danos sofridos pelo titular da patente devido à fabricação e venda da imitação.

Isso fará com que as pessoas hesitem em vender imitações, assumindo o risco de serem processadas por violação de patente por alguém que não seja o titular da patente.

Pode obter receita de licenças

Embora a obtenção de uma patente permita que você monopolize a invenção, não é necessariamente necessário monopolizá-la. A pessoa que obteve a patente pode fazer um contrato com outros empresários que diz “Você pode usar minha invenção se pagar-me”. Isto é o que se chama de “contrato de licença”. No caso de um empresário com limitações financeiras, pode ser mais racional fazer um contrato de licença com uma grande empresa e receber uma parte dos lucros do que fabricar o produto por conta própria. Como você não precisa suportar os custos associados à fabricação e venda de um produto que incorpora a invenção patenteada, também pode reduzir o risco se o produto não for aceito no mercado.

A Lei de Patentes Japonesa reconhece o direito de uma pessoa que não seja o titular da patente de implementar a invenção patenteada como um negócio. Este direito é chamado de direito de implementação, e existem dois tipos de direitos de implementação: o direito de implementação exclusiva (Artigo 77 da Lei de Patentes) e o direito de implementação normal (Artigo 78 da Lei de Patentes).

No contrato de licença de patente, o titular da patente é chamado de licenciante e a outra parte do contrato é chamada de licenciado. O tipo de contrato de licença de patente é dividido em contratos de concessão de direito de implementação exclusiva e contratos de concessão de direito de implementação normal. Um contrato de concessão de direito de implementação exclusiva é um tipo de contrato em que apenas o licenciado pode implementar a invenção patenteada, e nem mesmo o licenciante, que é o titular da patente, pode implementar a invenção patenteada. Por outro lado, um contrato de concessão de direito de implementação normal é um tipo de contrato em que tanto o licenciante como o licenciado podem implementar a invenção patenteada.

Em ambos os tipos de contratos, as condições, como a área onde o licenciado pode implementar a invenção patenteada, o período durante o qual ele pode implementá-la, e o método de pagamento de royalties, podem ser livremente determinadas por acordo mútuo.

Pode ser útil para o marketing

A Lei de Patentes Japonesa tem uma disposição que diz “O titular da patente, o titular do direito de implementação exclusiva ou o titular do direito de implementação normal deve se esforçar para anexar uma indicação de patente a um objeto relacionado à patente ou à sua embalagem, de acordo com as disposições do Regulamento do Ministério da Economia, Comércio e Indústria” (Artigo 187 da Lei de Patentes).

Embora esta indicação de patente seja apenas um “dever”, muitas empresas que vendem produtos para os quais obtiveram uma patente fazem ativamente indicações como “Patente obtida” ou “Patente nº”. Ao anexar uma indicação de patente a um produto, você pode dar a impressão aos clientes de que o produto é apoiado por alta tecnologia, o que pode ter o efeito de estimular o desejo de compra. Além disso, pode ser usado como material para promover externamente a capacidade tecnológica da empresa, e mais do que isso, pode criar a imagem de que “é uma empresa confiável que obtém patentes”. Mesmo se apenas disser “Pedido de patente pendente”, pode melhorar a imagem da empresa e ser útil para o marketing.

Resumo

As patentes não são sempre concedidas após a aplicação, e muitas vezes o registo pode ser recusado por várias razões.

Em tais casos, o requerente é notificado com um “Aviso de Motivos de Recusa” do Instituto Japonês de Patentes, que explica por que a patente não pode ser concedida. Embora o requerente possa contestar por escrito, é necessário verificar cuidadosamente de antemão com um advogado experiente se os requisitos são cumpridos ou não.

https://monolith.law/corporate/intellectual-property-infringement-risk[ja]