Responsabilidade legal do operador de um shopping center online por violação de direitos de marca registrada por vendedores

Mesmo que surjam problemas entre os utilizadores e as lojas num shopping online (doravante referido como “shopping”), é geralmente aceite que o operador do shopping não tem responsabilidade perante os utilizadores, exceto em algumas circunstâncias excecionais.

Então, será que o operador do shopping tem alguma responsabilidade se um vendedor dentro do shopping cometer uma infração de direitos? Vamos discutir um caso judicial que questionou se o operador do shopping também é responsável por infrações de direitos de marca registada cometidas por um vendedor.

Resumo do caso

A entidade que iniciou a ação legal é uma corporação italiana responsável pela gestão dos direitos de marca ‘Chupa Chups’. O demandante argumentou que a exibição ou venda de produtos com a marca ‘Chupa Chups’ por seis vendedores no mercado Rakuten infringe os direitos de marca e constitui concorrência desleal através do uso da marca do produto (Artigos 1 e 2 da Lei Japonesa de Prevenção da Concorrência Desleal). Assim, não só os vendedores, mas também o operador do mercado, Rakuten, deveriam ser responsabilizados, e foi solicitada uma injunção e pagamento de danos.

O tribunal de primeira instância decidiu que o principal responsável pela venda (compra e venda) de produtos registados nas páginas dos vendedores do mercado Rakuten é o próprio vendedor, e que o operador do mercado não é o principal responsável, rejeitando assim o pedido do demandante (Decisão do Tribunal Distrital de Tóquio, 31 de agosto de 2010 (Ano 22 da era Heisei)). Insatisfeita com esta decisão, a parte ‘Chupa Chups’ recorreu.

Pontos de controvérsia no recurso

Em relação à questão de se a violação dos direitos de marca registada é estabelecida para o vendedor, que é a entidade de venda direta do produto em questão, não houve disputa entre as partes. O principal ponto de controvérsia foi se o Rakuten Market, que não é a entidade de venda direta, também é responsável pela violação dos direitos de marca registada, a partir das seguintes duas perspectivas:

1. A violação dos direitos de marca registada é limitada aos casos em que a marca registada é “usada”?
2. O operador do site que não é o vendedor pode ser o “sujeito” da violação dos direitos de marca registada?

Estes foram os dois pontos.

Alegação da “Chupa Chups”

O queixoso, em relação ao primeiro ponto em disputa, afirmou:

“É típico da violação dos direitos de marca o uso da mesma sem autorização por terceiros, mas qualquer ação que prejudique a capacidade de identificação da marca registada e impeça a distinção entre os produtos e serviços designados, também deve ser considerada uma violação dos direitos de marca e sujeita a uma ordem de cessação. Além disso, é claro que, se houver intenção ou negligência por parte do autor, ele deve ser responsabilizado por danos.”

Tribunal Superior de Propriedade Intelectual, 14 de fevereiro de 2012 (Ano 2012 do Calendário Gregoriano)

Ele argumentou que a violação dos direitos de marca não se limita apenas ao “uso” da marca em questão, mas também a ações que “prejudicam a capacidade de identificação da marca registada e impedem a distinção entre os produtos e serviços designados”.

Em relação ao segundo ponto em disputa, o queixoso questionou a responsabilidade da Rakuten da seguinte forma: O Rakuten Market seleciona as informações a serem fornecidas, fornece resultados de pesquisa em seu próprio formato, fornece informações sobre produtos como produtos dentro do Rakuten Market, e instrui os vendedores a criar dados em um formato adequado, sendo assim o principal responsável pela exibição dos produtos.

Além disso, o Rakuten Market aceita pedidos de compra de clientes, recebe-os, os transfere para os vendedores, envia “e-mails de confirmação de pedido” para os clientes, transfere informações de destino de entrega do produto para os vendedores, e realiza ações como enviar informações de cartão diretamente para a empresa de cartão para obter aprovação ao fazer pagamentos com cartão de crédito. Sem essas ações, a transferência dos produtos em questão seria praticamente impossível, portanto, o Rakuten Market também é o principal responsável pela transferência dos produtos, argumentou.

Além disso, o Rakuten Market cobra uma “taxa de uso do sistema” com base no volume de vendas dos vendedores, numa proporção de 2 a 4%, e recebe uma parte do preço dos produtos efetivamente vendidos, não estando numa posição neutra entre vendedores e potenciais compradores, e argumentou que está a vender juntamente com os vendedores, ou através dos mesmos.

Alegação da Rakuten

Por outro lado, a Rakuten argumentou que, em relação ao ponto de disputa 1, mesmo que não se enquadre na “utilização da marca registada”, todas as ações que “prejudicam o poder de identificação da marca registada” são violações dos direitos da marca, o que é uma divergência do texto da Lei de Marcas japonesa e não tem base na lei estabelecida. Segundo o artigo 36 da Lei de Marcas japonesa, o alvo de uma ação de cessação é “aquele que infringe ou é provável que infrinja os direitos da marca”.

Quanto ao ponto de disputa 2, o papel da Rakuten no mercado é fornecer um “local” onde os vendedores podem listar produtos e realizar transações com os clientes. Os produtos são listados pelos próprios vendedores e a Rakuten Market recebe uma taxa pelo uso do local quando uma transação é concluída. Este foi o argumento repetido no tribunal de primeira instância.

Além disso, quando um novo vendedor se estabelece, a Rakuten Market realiza uma certa revisão com base nos seus termos e condições, mas isso é apenas para determinar se o vendedor é adequado como parceiro para fornecer o “local” da Rakuten Market. Uma vez que a instalação é permitida, o vendedor pode listar produtos livremente na sua própria página de loja e listar produtos sem obter aprovação individual, apenas através dos procedimentos realizados por cada vendedor. Em primeiro lugar, a Rakuten não tem autoridade para listar produtos no mercado ou remover produtos listados, e tecnicamente, é impossível para o réu de primeira instância impedir a listagem de um produto específico na Rakuten Market com antecedência.

Além disso, a taxa do réu de primeira instância na Rakuten Market é de 2 a 4% das vendas do contrato de venda concluído, que é próxima da taxa de aluguel em contratos de aluguel de shopping centers reais (cerca de 5 a 10% das vendas), e é ainda mais baixa, então não pode ser considerada uma taxa de margem com base na premissa de assumir a responsabilidade como vendedor.

Decisão do Tribunal de Recurso

O Tribunal Superior de Propriedade Intelectual, em relação ao ponto de controvérsia 1, afirmou que:

A Lei de Marcas Japonesa, no seu artigo 37, define os atos considerados infratores, mas o direito de marca é o direito de “exclusivamente usar a marca registada em relação aos produtos ou serviços designados” (artigo 25 da mesma lei), e o titular da marca tem o direito de “solicitar a cessação ou prevenção da infracção do seu direito de marca… por aqueles que infringem ou têm a possibilidade de infringir” (artigo 36, parágrafo 1, da mesma lei). Portanto, não só quando o infrator está a “usar” a marca conforme definido no artigo 2, parágrafo 3, da Lei de Marcas, mas também é possível considerar o sujeito do ato do ponto de vista social e económico. Não é necessário interpretar que a infracção da marca ocorre apenas quando se enquadra na disposição explícita acima mencionada (artigo 37 da mesma lei) sobre a infracção indireta, só porque a Lei de Marcas tem tal disposição explícita.

Com base nisso,

o tribunal decidiu que a infracção da marca não se limita ao “uso” e aceitou a alegação da “Chupa Chups”.

Além disso, em relação ao ponto de controvérsia 2, o operador da página web (operador do shopping) é:

• Pode tornar-se um cúmplice da violação da lei, mesmo sendo o operador, quando reconhece especificamente que a exibição do vendedor infringe o direito de marca de terceiros
• O operador celebra um contrato de exposição com o vendedor e obtém lucros comerciais, como taxas de exposição e taxas de utilização do sistema
• O operador pode tomar medidas para evitar consequências, como a remoção de conteúdos e a suspensão da exposição, com base no contrato com o vendedor, quando reconhece a existência de uma infracção do direito de marca

Considerando estas circunstâncias, em relação à responsabilidade do operador,

Quando o operador reconhece que há uma razão suficiente para acreditar que o vendedor está a infringir o direito de marca, ou poderia ter conhecimento disso, a menos que a remoção do conteúdo infrator da página web seja feita dentro de um período razoável de tempo, após a passagem desse período, o titular da marca pode fazer um pedido de cessação e de indemnização por danos ao operador da página web, da mesma forma que ao vendedor, por violação do direito de marca.

Com base nisso,

o tribunal decidiu. No entanto, neste caso, o Rakuten Market removeu tudo dentro de um período razoável de 8 dias após tomar conhecimento da infracção do direito de marca, e foi reconhecido que corrigiu a situação, por isso não se pode dizer que infringiu ilegalmente o direito de marca, e também não se pode dizer que se trata de um ato de concorrência desleal, por isso o recurso foi rejeitado.

O operador da página web, quando recebe uma indicação de violação da Lei de Marcas de um titular de direitos de marca, etc., deve investigar prontamente a existência de uma infracção, e enquanto cumprir isso, não será responsável por uma ordem de cessação ou indemnização por danos por violação do direito de marca, mas se negligenciar isso, pode ser considerado responsável por essas obrigações, da mesma forma que o vendedor.

Resumo

A decisão do Tribunal Superior de Propriedade Intelectual no caso “Chupa Chups” considera principalmente a situação de gestão e controlo dos vendedores no mercado Rakuten. No entanto, esta decisão indica que, em casos de violação de direitos de marca, se o operador do mercado não tomar medidas rápidas após tomar conhecimento da atividade ilegal, ele próprio pode ser responsabilizado. Portanto, é necessário ter cuidado.

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