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Usar o nome de produtos de outras empresas como hashtags pode constituir uma violação de direitos de marca? Explicação com exemplos nacionais e internacionais

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Usar o nome de produtos de outras empresas como hashtags pode constituir uma violação de direitos de marca? Explicação com exemplos nacionais e internacionais

“Será que usar hashtags com nomes de marcas de outras empresas em vendas constitui uma violação dos direitos de marca registrada?”

No comércio eletrónico, as hashtags são utilizadas para tornar os produtos mais facilmente pesquisáveis e aumentar as vendas. Por exemplo, poderá haver um problema legal ao vender uma mala feita por si e usar uma hashtag com o nome de uma marca famosa na listagem do produto?

Em 27 de setembro de 2021 (Reiwa 3), o Tribunal Distrital de Osaka proferiu uma decisão que reconheceu o uso de hashtags como uso de marca e afirmou a violação dos direitos de marca registrada. Esta foi a primeira decisão judicial que considerou a utilização de uma marca comercial (nome do produto) de outra empresa como hashtag uma violação dos direitos de marca registrada, o que atraiu grande atenção.

Aqui, explicaremos sobre a violação dos direitos de marca registrada, que pode até levar a processos criminais, e sobre como usar hashtags relacionadas a direitos de marca de forma apropriada como ferramentas de marketing.

O que são Direitos de Marca  

O que são Direitos de Marca

Os direitos de marca, conforme definidos pela Lei Japonesa de Marcas, são os seguintes:

Artigo 1.º (Objetivo)

Esta lei tem como objetivo proteger as marcas, assegurando a manutenção da credibilidade comercial dos seus utilizadores e, por conseguinte, contribuir para o desenvolvimento da indústria e proteger simultaneamente os interesses dos consumidores.

Artigo 2.º (Definições, etc.)

Nesta lei, “marca” refere-se a algo que pode ser percebido pelos sentidos humanos, incluindo letras, figuras, símbolos, formas tridimensionais, cores ou a combinação destes, sons ou outros elementos definidos por decreto (doravante denominados “símbolos”), e que se enquadram nas seguintes categorias:

1. Algo utilizado por quem produz, certifica ou transfere mercadorias como parte do seu negócio;

2. Algo utilizado por quem fornece ou certifica serviços como parte do seu negócio (excluindo o que está listado no item anterior).

Em termos simples, trata-se de um sinal distintivo (marca comercial) utilizado para diferenciar os produtos ou serviços de uma empresa dos de outra, abrangendo não apenas nomes e logotipos, mas também marcas de movimento, marcas holográficas, marcas compostas apenas por cores, marcas sonoras e marcas de posição.

Os direitos de marca são direitos de propriedade intelectual que surgem com o registo da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O titular da marca registada tem o direito exclusivo de utilização no âmbito dos produtos ou serviços especificados (direito de uso exclusivo, Artigo 25.º da Lei Japonesa de Marcas).

Além disso, é possível impedir que terceiros utilizem uma marca idêntica ou semelhante à marca registada em produtos ou serviços especificados ou semelhantes (direito de proibição, Artigo 37.º, n.º 1 da Lei Japonesa de Marcas). Existe também um sistema de registo de marcas de proteção que estende o direito de proibição a produtos ou serviços “não semelhantes” (Artigo 64.º da Lei Japonesa de Marcas).

Caso se deseje utilizar a marca registada de outra empresa, é necessário obter a autorização do titular dos direitos de marca.

Requisitos para a Infração de Direitos de Marca  

A infração de direitos de marca ocorre quando alguém usa, sem autorização, uma marca registada ou uma marca semelhante dentro do âmbito (categoria) em que os direitos de marca se aplicam.

Para que se configure uma infração de direitos de marca, é necessário satisfazer dois requisitos:

  • Uso da marca registada ou uso dentro de um âmbito semelhante
  • Uso marcário

Segue-se uma explicação de cada um dos requisitos.

Uso da marca registada ou uso dentro de um âmbito semelhante

“Uso da marca registada ou uso dentro de um âmbito semelhante” refere-se ao uso de uma marca idêntica ou semelhante à marca registada em produtos especificados ou em produtos semelhantes.

Os direitos de marca conferem ao titular um direito exclusivo sobre a marca no âmbito em que foi registada. Portanto, “o uso da marca por terceiros em produtos ou serviços especificados ou semelhantes aos que a marca foi registada” constitui um requisito para a infração de direitos de marca.

Uso marcário

“Uso marcário” significa que o fornecedor de produtos ou serviços usa a marca para distinguir os seus produtos ou serviços dos de outras empresas. Isto é um meio importante para que os consumidores reconheçam a origem dos produtos e confiem na sua qualidade (função indicadora de origem).

O uso da marca de outra empresa de forma que sugira que os produtos ou serviços são da própria empresa constitui um requisito para a infração de direitos de marca.

Resposta a Infrações de Direitos de Marca

Em caso de infração de direitos de marca, o titular da marca tem os seguintes direitos civis de reivindicação contra o infrator:

  • Reivindicação de cessação e destruição (Artigo 36º da Lei Japonesa de Marcas)

  ※Não há prazo de prescrição. No entanto, é aplicável até o fim do período de validade do direito de patente (10 anos, renovável).

  • Reivindicação de indemnização por danos (Artigo 709º do Código Civil Japonês)

  ※O prazo de prescrição extintiva é de 3 anos a partir do conhecimento do dano e do infrator, e de 20 anos a partir do ato ilícito.

  • Reivindicação de restituição de enriquecimento sem causa (Artigos 703º e 704º do Código Civil Japonês)

  ※O prazo de prescrição extintiva é de 5 anos a partir do conhecimento do direito de exercício e de 10 anos a partir da possibilidade de exercício do direito (Artigo 166º, nº 1, do Código Civil Japonês).

  • Reivindicação de medidas de restauração da reputação (Artigo 39º da Lei Japonesa de Marcas)

  ※O prazo de prescrição extintiva é de 3 anos a partir do conhecimento do dano e do infrator.

Além disso, se alguém intencionalmente (consciente de que está a usar a marca registada de outra pessoa nos seus produtos designados) infringir os direitos de marca de outra pessoa, poderá ser sujeito a penalidades criminais.

A Lei Japonesa de Marcas estabelece as seguintes penalidades:

Artigo 78º (Crime de Infringimento)

Quem infringir os direitos de marca ou os direitos de uso exclusivo (excluindo-se os atos considerados como infracção dos direitos de marca ou dos direitos de uso exclusivo de acordo com os Artigos 37º ou 67º) será sujeito a uma pena de prisão de até 10 anos ou a uma multa de até 10 milhões de ienes, ou ambas.

Artigo 78º-2

Quem cometer atos considerados como infracção dos direitos de marca ou dos direitos de uso exclusivo de acordo com os Artigos 37º ou 67º será sujeito a uma pena de prisão de até 5 anos ou a uma multa de até 5 milhões de ienes, ou ambas.

Artigo 79º (Crime de Fraude)

Quem, por meio de fraude, obtiver o registo de marca, o registo de marca de garantia, a renovação do período de validade dos direitos de marca ou de marca de garantia, ou uma decisão ou julgamento sobre oposição ao registo, será sujeito a uma pena de prisão de até 3 anos ou a uma multa de até 3 milhões de ienes.

Artigo 80º (Crime de Representação Falsa)

Quem violar as disposições do Artigo 74º será sujeito a uma pena de prisão de até 3 anos ou a uma multa de até 3 milhões de ienes.

※No caso de pessoas coletivas, aplica-se uma disposição de penalização dupla, e além do executor, a pessoa coletiva também pode ser sujeita a uma multa de até 300 milhões de ienes para o crime do Artigo 78º, e até 100 milhões de ienes para os crimes dos Artigos 79º e 80º (Artigo 82º, nº 1, itens 1 e 2, da mesma lei).

Artigo relacionado: Aprenda com casos práticos os critérios e penalidades para ‘Infringimento de Direitos de Marca’ (prisão e multa)[ja]

Casos de Cessação de Infração de Direitos de Marca Através de Hashtags

Casos de Cessação de Infração de Direitos de Marca Através de Hashtags

Aqui explicaremos os pontos-chave da decisão do Tribunal Distrital de Osaka (大阪地裁 Reiwa 3 (2021) 27 de setembro) que reconheceu a infração de direitos de marca pelo uso de nomes de produtos de outras empresas como hashtags.

O réu é um vendedor individual que, por mais de um ano, ofereceu à venda no site Mercari produtos artesanais que produziu como hobby, descritos como bolsas “ao estilo Charmant Sac”.

O vendedor adicionou funcionalidades de pesquisa na forma de “(#) + (palavra-chave)”. No lugar de “palavra-chave”, usou a marca japonesa “Charmant Sac” e expressões semelhantes como “ao estilo Charmant Sac”, marcando várias tags.

O demandante, detentor dos direitos de marca “Charmant Sac”, alegou que o uso do hashtag idêntico ou semelhante à marca registada “Charmant Sac” e a venda de bolsas tipo saco no site do réu correspondiam aos produtos designados pelos direitos de marca (bolsas e artigos de bagagem) e, portanto, constituíam uma infração dos direitos de marca.

Outro ponto de controvérsia foi se a venda de produtos semelhantes pelo réu durante mais de um ano, como hobby, poderia ser considerada uma atividade “comercial”.

O tribunal afirmou que o uso de hashtags é uma prática que visa atrair utilizadores para o site do réu e promover a venda dos produtos lá apresentados. Foi decidido que “para os utilizadores, os produtos oferecidos poderiam ser reconhecidos como sendo de uma marca”.

Portanto, o tribunal considerou que “a exibição da marca do réu (#CharmantSac) no site do réu desempenha a função de um sinal de identificação de origem e de distinção de produtos para os consumidores”, e que isso constitui um “uso marcário”, rejeitando a defesa do réu e reconhecendo a infração dos direitos de marca e a cessação do seu uso.

Esta decisão tornou-se o primeiro caso no Japão a determinar que marcar produtos com a marca registada (nome do produto) de outra empresa para fins de marketing constitui uma infração de direitos de marca.

Outros casos de uso de hashtags e infração de direitos de marca  

Outros casos de uso de hashtags e infração de direitos de marca

Entre os casos recentes no estrangeiro, podemos citar o caso da marca de vestuário de Taiwan “QQBOW” (setembro de 2020) e o caso da “Lightweight”, representante oficial em Taiwan da fabricante alemã de pneus Carbovation (outubro de 2021). Em ambos os casos, os tribunais de Taiwan rejeitaram as alegações dos queixosos, decidindo que o uso de “#outramarca” não constituía um uso marcário, negando assim a infração dos direitos de marca.

No caso “QQBOW”, foi apontado que, enquanto o queixoso vendia os seus produtos principalmente através do Facebook, o réu utilizava hashtags numa plataforma de comércio eletrónico. Ou seja, as hashtags servem para direcionar dentro da mesma plataforma para a página do produto da marca, não sendo consideradas um meio de identificar a origem do produto.

Além disso, as hashtags são usadas principalmente para ligar tópicos semelhantes em plataformas online e, por não terem a natureza de uma marca, o Tribunal de Propriedade Intelectual de Taiwan, após analisar as publicações online e o conteúdo dos produtos relacionados com as hashtags, decidiu que o uso de marcas registadas como hashtags não se enquadrava em “uso de marca”.

Em Taiwan, o aspecto mais crucial na infração de direitos de marca é a “confusão e engano”, isto é, se os consumidores podem confundir a origem do produto do réu com a do queixoso. Neste caso, foram considerados fatores importantes:

  • A marca do queixoso não é famosa;
  • O uso do termo “款” (equivalente a “estilo” em japonês), que, apesar de não ser idêntico aos produtos da marca do queixoso, permite aos consumidores reconhecer que o estilo é semelhante;

Estes fatores tiveram um impacto significativo na decisão.

Portanto, se a marca do queixoso fosse famosa ou se houvesse uma clara indicação de rejeição por parte do réu, poderia haver uma interpretação diferente do caso em questão.

Por outro lado, no caso “Lightweight”, o principal ponto de controvérsia era a importação paralela de produtos autênticos e a exaustão internacional dos direitos.

No caso “Lightweight”, o queixoso detinha direitos de marca apenas sobre o logótipo, não tendo direitos de marca sobre o “nome da empresa = Carbovation” ou “nome da marca = Lightweight”.

  • O réu vendia bicicletas da marca italiana “3T” e também importava e vendia paralelamente os pneus da marca do queixoso;
  • Nas publicações do Facebook, o foco era principalmente na promoção das bicicletas vendidas pelo réu, e as hashtags “#carbovation” e “#lightweight” eram consideradas descrições suficientes para indicar que os pneus usados nas bicicletas eram da marca do queixoso, não constituindo um uso marcário;

Com base nesses julgamentos, mesmo que o queixoso detivesse direitos de marca sobre “Carbovation” ou “Lightweight” em Taiwan, é provável que ainda assim não fosse considerado um uso marcário.

Além disso, tanto no caso “QQBOW” quanto no “Lightweight”, foi discutido se o uso de hashtags relacionadas a marcas de terceiros violava a Lei de Comércio Justo (semelhante à Lei Antimonopólio e à Lei de Concorrência Desleal do Japão), sendo considerado em ambos os casos um uso justo.

Referência: FICPI (Federação Internacional de Conselheiros de Propriedade Intelectual) | Últimos casos de Taiwan sobre o uso de hashtags e uso marcário (em inglês)

Se um hashtag que segue o símbolo “#” é considerado apenas uma função de pesquisa ou um uso marcário, depende do caso específico.

Assim, como o tratamento dos direitos de marca relacionados a hashtags varia de país para país, recomendamos que se prepare em colaboração com especialistas sobre o país em que a sua empresa pretende entrar.

Conclusão: Consulte um advogado sobre infração de direitos de marca

Aqui, explicámos em detalhe se o uso de marcas em hashtags pode constituir uma infração de direitos de marca. Embora as decisões possam variar consoante o caso e o país, existem situações em que a infração de direitos de marca através de hashtags foi reconhecida.

Recomendamos que consulte um advogado especializado em gestão de riscos de propriedade intelectual sobre questões de infração de direitos de marca. Por outro lado, pode ser que as atividades de divulgação da sua própria empresa estejam a infringir os direitos de marca de terceiros. Ter um especialista a realizar uma verificação legal de publicidade e outras comunicações pode trazer-lhe tranquilidade.

Apresentação das Medidas Adotadas pelo Nosso Escritório

O Monolith Law Office é um escritório de advocacia com vasta experiência em IT, especialmente na interseção entre a Internet e o direito. Nos últimos anos, as infrações à lei de marcas no comércio eletrónico tornaram-se um problema significativo, e a necessidade de verificações legais tem aumentado cada vez mais. O nosso escritório analisa os riscos legais associados a negócios já em operação ou que estão prestes a ser lançados, tendo em conta a variedade de regulamentações legais, e procura legalizar as atividades sem interromper os negócios, sempre que possível. Mais detalhes podem ser encontrados no artigo abaixo.

Áreas de atuação do Monolith Law Office: Serviços legais de IT e propriedade intelectual para empresas[ja]

Managing Attorney: Toki Kawase

The Editor in Chief: Managing Attorney: Toki Kawase

An expert in IT-related legal affairs in Japan who established MONOLITH LAW OFFICE and serves as its managing attorney. Formerly an IT engineer, he has been involved in the management of IT companies. Served as legal counsel to more than 100 companies, ranging from top-tier organizations to seed-stage Startups.

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