Decizia intermediară în cazul Mario Kart și încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală

Compania Nintendo a considerat că folosirea imaginilor cu personaje populare din jocurile sale, precum “Mario”, în costume de închiriat și conducând karts pe drumurile publice, în scopuri publicitare, constituie o practică de concurență neloială. În acest sens, compania a intentat un proces împotriva companiei de închiriere de karts “Maricar” (acum cunoscută sub numele de MARI Mobility Development), cerând oprirea utilizării acestor imagini și daune de 50 de milioane de yeni. O decizie intermediară în apel a fost pronunțată la 30 mai 2019 la Înalta Curte de Proprietate Intelectuală (Curtea Superioară de Proprietate Intelectuală Japoneză). Curtea a decis că “simbolurile și costumele sunt toate similare” și că acestea încalcă profiturile comerciale ale Nintendo, recunoscând astfel responsabilitatea MARI pentru daune. De asemenea, a fost stabilit că directorul executiv are, de asemenea, responsabilitatea solidară pentru daune, datorită intenției rele sau a neglijenței grave.

Decizia intermediară pronunțată în acea zi nu a stabilit încă suma exactă a daunelor care trebuie plătite, aceasta urmând să fie determinată în următoarele etape ale procesului. Cu toate acestea, merită să ne gândim la ceea ce înseamnă această decizie intermediară.

Ce a implicat prima decizie judecătorească?

MARI Mobility Development a folosit fără permisiune numele abreviat al popularului joc Nintendo, “Mario Kart”, adică “MariCar”, în numele companiei și al serviciilor sale. În plus, au împrumutat costumele personajelor populare precum Mario, Luigi și Yoshi turiștilor străini care foloseau karts și au folosit imagini cu karturi în activitățile lor comerciale și de promovare.

În răspuns la aceasta, Nintendo a dat în judecată MARI Mobility Development pentru concurență neloială și încălcarea drepturilor de autor. În decizia sa din 27 septembrie 2018 (Gregorian calendar year), Tribunalul Districtual Tokyo a aprobat în mare parte argumentele Nintendo și a ordonat MARI Mobility Development să plătească daune de 10 milioane de yeni. Cu toate acestea, a stabilit că utilizarea termenilor precum “MariCar” nu constituie o practică de concurență neloială, având în vedere turiștii străini care nu înțeleg limba japoneză.

Ulterior, atât Nintendo cât și MARI Mobility Development au făcut apel, iar cazul a fost judecat la Înalta Curte de Proprietate Intelectuală.

Ce este o hotărâre intermediară

Se așteaptă cu interes dacă se va ajunge la o hotărâre finală sau la o înțelegere, dar ce este, de fapt, o “hotărâre intermediară”?

Când se desfășoară un proces în instanță, hotărârea care finalizează procesul este numită “hotărâre finală” (Articolul 243 din Codul de Procedură Civilă Japonez). Deși termenul “hotărâre” este cel mai frecvent utilizat, o “hotărâre intermediară” este o hotărâre dată în timpul procesului asupra unui subiect de dispută între părți (Articolul 245 din Codul de Procedură Civilă Japonez). Scopul unei hotărâri intermediare este de a organiza procesul în vederea pregătirii hotărârii finale.

Decizia de a da o hotărâre intermediară este la discreția instanței, dar nu sunt multe cazuri în care se dă o astfel de hotărâre. În litigiile privind proprietatea intelectuală (litigii PI), există câteva exemple în care Curtea Superioară PI a dat o hotărâre intermediară care a inversat decizia instanței inferioare și a recunoscut încălcarea drepturilor de brevet.

De exemplu, în cazul “Mochi Cut” (Hotărârea intermediară a Curții Superioare PI, 7 septembrie 2011), apelantul (plângătorul în prima instanță), care deținea drepturile de brevet pentru o invenție numită “mochi”, a susținut că acțiunile apelatului (defendantul în prima instanță) de a produce, vinde și exporta produsul acuzat (mochi tăiat) încălcau drepturile sale de brevet. Apelantul a cerut apelatului să înceteze producția, transferul etc. al produsului acuzat, să distrugă produsul acuzat și să plătească 1,485 miliarde de yeni ca despăgubiri. Cu toate acestea, hotărârea inițială a respins toate cererile. În acest caz, în care apelantul a făcut apel, există un exemplu de hotărâre intermediară în care s-a stabilit că produsul acuzat îndeplinește toate elementele constitutive ale invenției în cauză, că face parte din domeniul tehnic al invenției în cauză și că brevetul în cauză nu ar trebui să fie anulat printr-o examinare de invalidare a brevetului.

În hotărârea intermediară de data aceasta, s-a arătat o decizie care recunoaște argumentele Nintendo mai larg decât hotărârea instanței de primă instanță din Tokyo. Adică, Curtea Superioară PI a recunoscut argumentele Nintendo chiar și în privința părților cu care Nintendo nu a fost de acord în hotărârea instanței inferioare, făcând o decizie parțial diferită de hotărârea instanței inferioare. Probabil că intenția a fost de a clarifica opinia instanței înainte de a intra în discuția despre suma daunelor, având în vedere că acesta este un caz cu o mare atenție socială.

De asemenea, acest caz a avut multe puncte de discuție și conflictele între părți în jurul fiecărui punct de discuție au fost intense, deci se crede că efectul de organizare a procesului prin hotărârea intermediară a fost mare.

Aspectele discutate în hotărârea intermediară

În hotărârea intermediară de această dată, aspectele discutate au fost organizate în 15 puncte. Dintre acestea, Nintendo a avut în principal următoarele trei nemulțumiri față de hotărârea de primă instanță:

Domaniul cererii de încetare și anulare a utilizării unui semn (marcă)

În hotărârea instanței de district, afișarea “Maricar” nu a fost considerată cunoscută sau notorie printre cei care nu înțeleg limba japoneză, iar pentru site-urile web și pliantele scrise doar în limbi străine, nu s-a permis încetarea și anularea utilizării semnelor (mărcilor) precum “MariCar”.

Însă, în hotărârea intermediară de data aceasta, afișarea “MARIO KART”, care este denumirea în engleză a “Mario Kart”, a fost recunoscută ca fiind notorie atât în Japonia cât și în străinătate, iar acțiunile MARI Mobility Development, care utilizează semne (mărci) similare cu aceasta, precum “MariCar”, au fost recunoscute ca fiind acte de concurență neloială, inclusiv atunci când sunt utilizate pe site-uri web scrise doar în limbi străine. Se prevede că, dacă Înalta Curte de Proprietate Intelectuală va da o hotărâre finală, se va permite încetarea și anularea utilizării acestor semne (mărci) și pe site-urile web scrise doar în limbi străine.

Hotărârea instanței de district și hotărârea intermediară au diferit în ceea ce privește utilizarea semnelor (mărcilor), iar motivul constă în faptul că prevederile Legii privind prevenirea concurenței neloiale aplicate au fost diferite.

În hotărârea instanței de district, afișarea “Maricar” a fost considerată a însemna seria populară de jocuri “Mario Kart” a Nintendo, a fost cunoscută în rândul celor interesați de jocuri din întreaga Japonie și a existat riscul de confuzie cu afacerile în care Nintendo este implicată, încălcând astfel articolul 2, paragraful 1, punctul 1 (acte care provoacă confuzie) al Legii privind prevenirea concurenței neloiale, dar nu a fost permis pentru site-urile web scrise doar în limbi străine.

În schimb, în hotărârea intermediară de data aceasta, afișarea “Mario Kart” în Japonia și afișarea “MARIO KART” atât în Japonia cât și în străinătate au fost considerate notorii, încălcând astfel articolul 2, paragraful 1, punctul 2 (acte de utilizare abuzivă a unei denumiri notorii) al Legii privind prevenirea concurenței neloiale. “Notoriu” înseamnă că este mai cunoscut decât “cunoscut”.

Articolul 2: În această lege, “concurență neloială” se referă la următoarele:
Punctul 1, paragraful 1: Utilizarea unei denumiri de produs etc. (numele, numele comercial, marca, emblema, ambalajul sau ambalajul produsului sau orice altceva care indică produsul sau afacerea unei persoane. În continuare, aceeași.) care este larg recunoscută printre consumatori ca fiind identică sau similară cu cea a altor persoane, sau transferul, livrarea, expunerea pentru transfer sau livrare, exportul, importul sau furnizarea prin linii de telecomunicații electrice a unui produs care utilizează acea denumire de produs etc., provocând confuzie cu produsul sau afacerea altei persoane.
Punctul 1, paragraful 2: Utilizarea unei denumiri de produs etc. care este identică sau similară cu cea a unei denumiri notorii de produs etc. a altei persoane ca denumire de produs etc. proprie, sau transferul, livrarea, expunerea pentru transfer sau livrare, exportul, importul sau furnizarea prin linii de telecomunicații electrice a unui produs care utilizează acea denumire de produs etc.

Ce înseamnă faptul că a fost considerată o încălcare a punctului 2, nu a punctului 1, al paragrafului 1 al articolului 2 al Legii privind prevenirea concurenței neloiale?

Când o denumire notorie este utilizată abuziv de către alte persoane fără permisiune, chiar dacă nu provoacă confuzie, utilizatorul abuziv poate “călători gratuit” (free-ride) pe atractivitatea clientului pe care o are denumirea notorie fără a face eforturi de afaceri, în timp ce legătura dintre denumirea notorie, care a ajuns să aibă o încredere, o reputație și o reputație înalte datorită eforturilor de afaceri de lungă durată, și persoana care a utilizat-o inițial este slăbită (diluată, diluție).

Paragraful 2 al articolului 2, paragraful 1 al Legii privind prevenirea concurenței neloiale este o prevedere pentru protejarea denumirilor notorii de astfel de călătorii gratuite și diluții, și nu este necesar riscul de confuzie.

MARI Mobility Development a susținut că nu există niciun risc de confuzie, deoarece a făcut declarații de negare, cum ar fi “Nintendo nu are nicio legătură”, pe caroseria mașinilor de karting, dar Înalta Curte de Proprietate Intelectuală a stabilit că, deoarece riscul de confuzie nu este necesar în conformitate cu articolul 2, paragraful 1, punctul 2 al Legii privind prevenirea concurenței neloiale, faptul că MARI Mobility Development a făcut declarații de negare nu este o circumstanță care să nege încălcarea Legii privind prevenirea concurenței neloiale de către companie.

https://monolith.law/corporate/intellectual-property-infringement-risk[ja]

Domeniul de aplicare al interzicerii utilizării numelui de domeniu și anulării înregistrării

În decizia instanței de judecată, s-a menționat că afișarea “Maricar” nu este cunoscută în rândul celor care nu înțeleg limba japoneză și că, atunci când se utilizează un nume de domeniu care include “maricar” pe un site web scris exclusiv într-o limbă străină, nu se încalcă interesele comerciale ale Nintendo, și astfel, nu se poate admite o interdicție.

Însă, în hotărârea intermediară de data aceasta, deoarece “maricar” este similar cu afișarea “MARIO KART”, care este faimoasă atât în Japonia cât și în străinătate,

Compania inculpată în prima instanță a utilizat numele de domeniu în cauză, care este similar cu afișarea reclamantului și cu afișarea “MARIO KART”, cu scopul de a obține un profit necuvenit. Prin urmare, această acțiune constituie o concurență neloială, conform articolului 2, alineatul 1, punctul 13 al Legii japoneze privind concurența neloială, și prejudiciază interesele comerciale ale reclamantului.
Hotărârea intermediară a Curții Superioare de Proprietate Intelectuală, 30 mai 2019 (Anul Gregorian 2019)

și a recunoscut că folosește numele de domeniu similar cu “MARIO KART” și “Maricar” cu “scopul de a obține un profit necuvenit” (maricar.jp, maricar.co.jp, fuji-maricar.jp, maricar.com). Prin urmare, se consideră că, atunci când Curtea Superioară de Proprietate Intelectuală va da o hotărâre finală, se va putea admite și o cerere de interzicere a utilizării pe un site web scris exclusiv într-o limbă străină și de anulare a înregistrării numelui de domeniu utilizat în acest sens.

https://monolith.law/corporate/domain-law-registration-confuse[ja]

Cerere de despăgubire împotriva directorului executiv al MARI Mobility Development

Legea japoneză a companiilor prevede că, dacă un director al unei companii a acționat cu rea intenție sau a comis o neglijență gravă în îndeplinirea îndatoririlor sale, acesta poate fi ținut responsabil pentru despăgubiri către terți (Articolul 429, alineatul 1). Nintendo a urmărit responsabilitatea pentru despăgubiri a directorului executiv individual al MARI Mobility Development, bazându-se pe această prevedere.

În acest sens, decizia instanței de judecată a respins cererea de despăgubire împotriva directorului executiv individual, argumentând că nu se poate admite că directorul executiv al companiei era conștient de faptul că acțiunile sale constituie concurență neloială sau încălcarea drepturilor de autor.

Însă, în hotărârea intermediară recentă, s-a recunoscut cererea de despăgubire împotriva directorului executiv individual, afirmând că directorul are obligația de a se asigura că compania nu se angajează în practici de concurență neloială și că directorul executiv al companiei a încălcat această obligație, acționând cu rea intenție sau, cel puțin, cu o neglijență gravă.

În afaceri, este dificil să elimini complet elementele de “free-riding”, dar dacă acestea sunt considerate excesiv de rău intenționate, așa cum s-a întâmplat în hotărârea intermediară recentă, există posibilitatea ca directorul individual să fie urmărit pentru responsabilitate.

Perspective viitoare

În viitor, procesul va continua cu presupunerea conținutului deciziei intermediare, spre o decizie finală, unde vor fi examinate aspecte precum suma despăgubirilor.

Suma despăgubirilor

În ceea ce privește suma despăgubirilor, Nintendo a crescut suma solicitată de la 10 milioane de yeni la 50 de milioane de yeni în apel. Suma inițială de 10 milioane de yeni solicitată de Nintendo în prima instanță a fost doar o “cerere parțială”, nu reprezenta suma totală a daunelor pe care Nintendo le-a susținut.

Nintendo a susținut în prima instanță că daunele se ridică la 74,9 milioane de yeni, solicitând doar 10 milioane de yeni din aceasta. În apel, luând în considerare continuarea activității de către MARI Mobility Development, Nintendo a susținut că daunele se ridică la 116,6 milioane de yeni, solicitând 50 de milioane de yeni din aceasta.

Tribunalul Districtual Tokyo a recunoscut suma de 10,264,609 yeni, puțin peste suma solicitată de Nintendo în prima instanță, ca fiind suma daunelor suferite de Nintendo. În viitor, dacă nu se ajunge la un acord în apel și Înalta Curte de Proprietate Intelectuală emite o decizie finală, suma despăgubirilor va fi un punct de interes.

Influența deciziei intermediare

În Japonia, unde acronimele sunt rapid atribuite și se răspândesc în general peste numele produselor, cum ar fi “Maricar”, problema cât de multe mărci să obții pentru apărare este o problemă dificilă din punct de vedere al costurilor în gestionarea brandului unei companii.

Chiar și în cazul în care nu s-a obținut o marcă, Legea japoneză privind prevenirea concurenței neloiale protejează afișajele cunoscute sau celebre. Faptul că protecția prin Legea privind prevenirea concurenței neloiale a fost recunoscută într-un domeniu mai larg decât decizia tribunalului în decizia intermediară este considerat un semn bun pentru gestionarea brandului companiilor în viitor.

https://monolith.law/corporate/domain-trademark-company[ja]

Concluzie

Această hotărâre este utilă ca referință, deoarece oferă o decizie bazată pe Legea Japoneză de Prevenire a Concurenței Neloiale, în cazul afacerilor care utilizează abrevieri ale numelor de produse ale altor persoane (companii) sau costumele personajelor care apar în produse.

Pe de altă parte, această hotărâre nu a oferit o decizie substanțială cu privire la cererile bazate pe drepturile de autor, din cauza necesității de a opri și a unirii selective, rezultând într-o abordare care nu abordează problema dintre cosplay și drepturile de autor.