Utilizarea numelui unui produs al altei companii ca hashtag poate constitui o încălcare a drepturilor de marcă? Explicarea cazurilor din interiorul și exteriorul țării

「Utilizarea numelui unei alte mărci comerciale ca hashtag pentru vânzări poate constitui o încălcare a drepturilor de marcă comercială?」

În comerțul online, hashtagurile sunt folosite pentru a face produsele mai ușor de găsit și pentru a crește vânzările. De exemplu, există probleme legale dacă adăugați un hashtag cu numele unei mărci comerciale renumite atunci când vindeți o geantă pe care ați creat-o?

Pe 27 septembrie 2021 (Reiwa 3), a fost emisă o decizie de către Tribunalul Districtual Osaka care recunoaște utilizarea comercială a hashtagurilor și afirmă încălcarea drepturilor de marcă comercială. Aceasta a fost prima decizie judecătorească care a considerat utilizarea numelui comercial al altei companii ca hashtag ca fiind o încălcare a drepturilor de marcă comercială și a atras atenția ca atare.

Aici, vom explica despre încălcarea drepturilor de marcă comercială, care poate duce la acuzații penale, și despre cum să folosiți corect hashtagurile legate de drepturile de marcă comercială ca instrumente de marketing.

Ce sunt drepturile asupra mărcilor înregistrate  

Drepturile asupra mărcilor înregistrate sunt definite în Legea Japoneză a Mărcilor înregistrate astfel:

Articolul 1 (Scop)

Această lege are ca scop protejarea mărcilor înregistrate pentru a menține credibilitatea în afaceri a celor care le folosesc, contribuind astfel la dezvoltarea industriei și protejând în același timp interesele consumatorilor.

Articolul 2 (Definiții etc.)

În această lege, termenul “marcă înregistrată” se referă la elemente care pot fi percepute de simțuri, incluzând litere, figuri, simboluri, forme tridimensionale sau culori, sau combinații ale acestora, sunete și alte elemente specificate prin ordonanță guvernamentală (denumite în continuare “semne distinctive”), care sunt folosite în următoarele contexte:

1. De către persoane care produc, certifică sau transferă produse în cadrul activității lor comerciale pentru utilizarea acestora pe produsele respective.

2. De către persoane care furnizează sau certifică servicii în cadrul activității lor comerciale pentru utilizarea acestora pe serviciile respective (cu excepția celor menționate în punctul anterior).

Pe scurt, este vorba despre un semn distinctiv (trademark) folosit pentru a diferenția produsele sau serviciile unei companii de cele ale altor companii, care nu se limitează doar la nume sau logo-uri, ci include și mărci în mișcare, mărci holografice, mărci constând doar din culori, mărci sonore și mărci de poziționare.

Drepturile asupra mărcilor înregistrate sunt drepturi de proprietate intelectuală care iau naștere odată cu depunerea unei cereri la Oficiul Japonez de Brevete și înregistrarea mărcii. Titularului mărcii înregistrate i se recunoaște dreptul exclusiv de utilizare în domeniile înregistrate (produse și servicii specificate) (drept de utilizare exclusivă – Articolul 25 din Legea Japoneză a Mărcilor înregistrate).

De asemenea, este posibil să se oprească utilizarea unei mărci identice sau similare cu marca înregistrată pe produsele specificate sau pe produse similare (drept de interdicție – Articolul 37, alineatul 1 din Legea Japoneză a Mărcilor înregistrate). Separat de acesta, există și un sistem de înregistrare a mărcilor de protecție care extinde dreptul de interdicție și la produse sau servicii “nesimilare” (Articolul 64 din Legea Japoneză a Mărcilor înregistrate).

Dacă doriți să utilizați marca înregistrată a altei companii, va trebui să obțineți permisiunea titularului drepturilor asupra mărcii înregistrate.

Cerințele pentru încălcarea drepturilor de marcă înregistrată  

Încălcarea drepturilor de marcă înregistrată se referă la utilizarea fără autorizație a unei mărci înregistrate sau a unei mărci similare în domeniul (categoria) protejat de drepturile de marcă.

Pentru a fi considerată o încălcare a drepturilor de marcă înregistrată, trebuie îndeplinite următoarele două cerințe:

• Utilizarea mărcii înregistrate sau utilizarea într-un domeniu similar
• Utilizarea de natură marcă

Mai jos vom explica fiecare dintre aceste cerințe.

Utilizarea mărcii înregistrate sau utilizarea într-un domeniu similar

Prin “utilizarea mărcii înregistrate sau utilizarea într-un domeniu similar” se înțelege utilizarea unei mărci identice sau similare cu marca înregistrată pentru produsele sau serviciile desemnate sau pentru cele similare acestora.

Drepturile de marcă conferă titularului dreptul exclusiv asupra domeniului în care marca a fost înregistrată. Prin urmare, “utilizarea de către o terță parte a mărcii în domeniul produselor sau serviciilor desemnate sau a celor similare” constituie o cerință pentru încălcarea drepturilor de marcă înregistrată.

Utilizarea de natură marcă

“Utilizarea de natură marcă” se referă la utilizarea mărcii de către furnizorul de produse sau servicii pentru a distinge produsele sau serviciile proprii de cele ale altor companii. Aceasta devine un mijloc important pentru ca consumatorii să recunoască originea produsului și să aibă încredere în calitatea acestuia (funcția de indicare a originii).

Utilizarea mărcii unei alte companii într-un mod care sugerează că produsele sau serviciile aparțin propriei companii constituie o cerință pentru încălcarea drepturilor de marcă înregistrată.

Răspunsul la încălcarea drepturilor de marcă

În cazul unei încălcări a drepturilor de marcă, titularul mărcii are următoarele drepturi civile de a face cereri împotriva infractorului:

• Cerere de oprire și distrugere (Legea Japoneză a Mărcilor, articolul 36)

※ Nu există termen de prescripție. Totuși, este limitat la perioada de valabilitate a dreptului de brevet (10 ani, cu posibilitate de reînnoire).

• Cerere de despăgubire pentru daune (Codul Civil Japonez, articolul 709)

※ Termenul de prescripție pentru dispariția dreptului este de 3 ani de la cunoașterea daunei și a infractorului, și de 20 de ani de la comiterea actului ilicit.

• Cerere de restituire a beneficiilor necuvenite (Codul Civil Japonez, articolele 703 și 704)

※ Termenul de prescripție pentru dispariția dreptului este de 5 ani de la cunoașterea posibilității de exercitare a dreptului și de 10 ani de la momentul posibilității de exercitare a dreptului (Codul Civil Japonez, articolul 166, alineatul 1).

• Cerere de măsuri de restabilire a reputației (Legea Japoneză a Mărcilor, articolul 39)

※ Termenul de prescripție pentru dispariția dreptului este de 3 ani de la cunoașterea daunei și a infractorului.

În plus, dacă o persoană încalcă intenționat drepturile de marcă ale altuia (recunoscând că este o marcă înregistrată a altuia și având intenția de a o folosi pentru produsele desemnate), aceasta poate fi supusă și pedepselor penale.

Legea Mărcilor prevede următoarele sancțiuni:

Articolul 78 (Infracțiunea de încălcare)

Persoanele care încalcă drepturile de marcă sau drepturile exclusive de utilizare (cu excepția celor care comit acte considerate ca încălcări ale drepturilor de marcă sau ale drepturilor exclusive de utilizare conform articolelor 37 sau 67) vor fi pedepsite cu închisoare de până la 10 ani sau cu o amendă de până la 10 milioane de yeni, sau cu ambele pedepse.

Articolul 78-2

Persoanele care comit acte considerate ca încălcări ale drepturilor de marcă sau ale drepturilor exclusive de utilizare conform articolelor 37 sau 67 vor fi pedepsite cu închisoare de până la 5 ani sau cu o amendă de până la 5 milioane de yeni, sau cu ambele pedepse.

Articolul 79 (Infracțiunea de fraudă)

Persoanele care obțin înregistrarea unei mărci, înregistrarea unui semn de protecție, reînnoirea perioadei de valabilitate a drepturilor bazate pe înregistrarea unei mărci sau a unui semn de protecție, o decizie sau o hotărâre privind o obiecție la înregistrare prin acte de fraudă vor fi pedepsite cu închisoare de până la 3 ani sau cu o amendă de până la 3 milioane de yeni.

Articolul 80 (Infracțiunea de reprezentare falsă)

Persoanele care încalcă prevederile articolului 74 vor fi pedepsite cu închisoare de până la 3 ani sau cu o amendă de până la 3 milioane de yeni.

※ În cazul persoanelor juridice, se aplică reglementările privind pedepsele pentru ambele părți, iar pe lângă executant, persoana juridică poate fi, de asemenea, supusă unei amenzi de până la 300 de milioane de yeni pentru infracțiunile prevăzute de articolul 78, și de până la 100 de milioane de yeni pentru infracțiunile prevăzute de articolele 79 și 80 (conform aceluiași act, articolul 82, alineatul 1, punctele 1 și 2).

Articol conex: Învățând din exemple: standardele și sancțiunile pentru încălcarea drepturilor de marcă (închisoare și amendă)[ja]

Incidentul de încălcare a drepturilor de marcă prin utilizarea hashtagurilor

Aici vom explica punctele cheie ale primei decizii judecătorești care a recunoscut încălcarea drepturilor de marcă prin utilizarea numelui unui produs al unei alte companii ca hashtag, în cazul Tribunalului Districtual Osaka din 27 septembrie Reiwa 3 (2021) “Cerere de încetare a încălcării drepturilor de marcă”[ja].

Pârâtul este un vânzător individual care a listat și vândut produse handmade pe site-ul de vânzări Mercari timp de peste un an, sub denumirea de genți “în stil Charmant Sac”.

Vânzătorul a adăugat funcții de căutare sub forma „(#) + (cuvânt cheie)”. În locul „cuvânt cheie”, a folosit marca comercială japoneză „Charmant Sac” și expresii similare, aplicând mai multe etichete.

Reclamantul, deținătorul drepturilor de marcă „Charmant Sac”, a susținut că utilizarea hashtagului identic sau similar cu marca înregistrată („Charmant Sac”) și vânzarea pe site-ul pârâtului a genților de tip săculeț, care sunt produse desemnate de drepturile de marcă (genți, articole de marochinărie), constituie o „încălcare a drepturilor de marcă”.

De asemenea, a fost un punct de dispută dacă faptul că pârâtul a listat și vândut produse similare ca hobby timp de peste un an se încadrează în categoria „activități comerciale”.

Instanța a declarat că utilizarea hashtagurilor este efectuată în scopul de a atrage utilizatorii pe site-ul pârâtului și de a promova vânzarea produselor listate pe acel site, și a decis că „utilizatorii pot recunoaște produsele listate ca fiind de marcă”.

Adică, instanța a considerat că „afișarea hashtagului #CharmantSac pe site-ul pârâtului îndeplinește funcția de a distinge originea și de a diferenția produsele, funcționând ca un semn de identificare a sursei și de distincție între produsele proprii și cele ale altora”, și a concluzionat că acesta constituie un „uz comercial al mărcii”, respingând argumentele pârâtului și recunoscând încălcarea drepturilor de marcă și oprirea utilizării acesteia.

Această decizie a devenit primul caz din Japonia în care s-a stabilit că atașarea unui tag la marca înregistrată (numele produsului) a unei alte companii în scopuri de marketing constituie o încălcare a drepturilor de marcă.

Alte exemple de utilizare a hashtagurilor și încălcarea drepturilor de marcă  

Printre exemplele recente din străinătate se numără cazul produselor de îmbrăcăminte din Taiwan „QQBOW” (septembrie 2020) și cazul distribuitorului general din Taiwan al producătorului german de anvelope Carbovation, cunoscut sub numele de „Cazul Lightweight” (octombrie 2021). În ambele cazuri, instanțele din Taiwan au respins argumentele reclamanților, stabilind că utilizarea „#altebranduri” nu constituie o utilizare de marcă și, prin urmare, au negat încălcarea drepturilor de marcă.

În „Cazul QQBOW”, s-a subliniat faptul că platforma principală de vânzare a produselor reclamantului era Facebook, în timp ce pârâtul folosea hashtaguri pe un site de comerț electronic. Astfel, s-a stabilit că hashtagurile sunt menite să direcționeze utilizatorii către paginile de produse ale brandurilor pe aceeași platformă și nu servesc la identificarea originii produselor.

De asemenea, hashtagurile sunt utilizate în principal pentru a lega subiecte similare pe platformele online și nu au caracteristicile unei mărci. Prin urmare, Curtea de Proprietate Intelectuală din Taiwan, după examinarea postărilor online și a conținutului produselor asociate cu hashtagurile, a decis că utilizarea unei mărci înregistrate ca hashtag nu constituie „utilizare de marcă”.

În cazurile de încălcare a drepturilor de marcă din Taiwan, aspectul cel mai important este „confuzia”, adică dacă consumatorii ar putea confunda marca pârâtului cu cea a reclamantului ca fiind de aceeași origine. În acest caz, următoarele aspecte au avut un impact semnificativ asupra deciziei:

• Marca reclamantului nu era cunoscută;
• Utilizarea cuvântului „款” (echivalentul pentru „stil” în japoneză), care indică faptul că produsele pârâtului nu sunt identice, dar au un stil similar, astfel încât consumatorii să le poată recunoaște;

Prin urmare, dacă marca reclamantului ar fi fost cunoscută sau dacă pârâtul ar fi avut o indicație clară de negare, ar putea exista loc pentru o opinie diferită de cea din acest caz.

Pe de altă parte, în „Cazul Lightweight”, principalul punct de dispută a fost importul paralel al produselor autentice și epuizarea internațională a drepturilor.

În „Cazul Lightweight”, reclamantul deținea drepturi de marcă doar pentru logo și nu pentru „numele companiei = Carbovation” sau „numele brandului = Lightweight”.

• Pârâtul vindea biciclete ale brandului italian „3T” și importa paralel anvelopele brandului reclamantului pentru a le revinde;
• Postările de pe Facebook se concentrau în principal pe promovarea bicicletelor vândute de pârât, iar hashtagurile „#carbovation” și „#lightweight” erau considerate suficiente pentru a indica faptul că anvelopele utilizate pe respectivele biciclete erau ale brandului reclamantului, deci nu constituiau o utilizare de marcă;

Pe baza acestor judecăți, chiar dacă reclamantul ar fi deținut drepturi de marcă pentru „Carbovation” sau „Lightweight” în Taiwan, este probabil că utilizarea lor ca hashtaguri nu ar fi fost considerată o utilizare de marcă.

De asemenea, în „Cazul QQBOW” și în „Cazul Lightweight”, s-a discutat dacă utilizarea hashtagurilor altor mărci încalcă Legea Comerțului Just (similară cu Legea Antitrust și Legea Concurenței din Japonia), și în ambele cazuri, s-a considerat că este o utilizare corectă.

Referință: FICPI (Federația Internațională a Consilierilor în Proprietate Industrială) | Cazuri recente din Taiwan privind utilizarea hashtagurilor și utilizarea de marcă (în engleză)

Deci, dacă un hashtag care urmează după simbolul „#” este o marcă înregistrată, acesta poate fi considerat fie o simplă funcție de căutare, fie o utilizare de marcă, în funcție de circumstanțele individuale ale cazului.

Astfel, având în vedere că tratamentul drepturilor de marcă legate de hashtaguri diferă de la o țară la alta, recomandăm să colaborați cu experți atunci când intenționați să vă extindeți afacerile într-o anumită țară.

Concluzie: Consultați un avocat pentru încălcarea drepturilor de marcă

Aici am explicat în detaliu dacă utilizarea mărcilor comerciale ca hashtaguri constituie o încălcare a drepturilor de marcă. Deși deciziile pot varia în funcție de caz și de țară, există situații în care s-a recunoscut încălcarea drepturilor de marcă prin utilizarea hashtagurilor.

Vă recomandăm să consultați un avocat specializat în managementul riscurilor legate de proprietatea intelectuală pentru probleme legate de încălcarea drepturilor de marcă. În plus, este posibil ca activitățile de comunicare ale propriei companii să încalce drepturile de marcă ale altor companii. Este mai sigur să obțineți o verificare legală a publicității și a altor materiale de la un expert.

Ghidul măsurilor implementate de către firma noastră

Firma de avocatură Monolith este specializată în IT, având o experiență vastă în domeniul internetului și al legii. În ultimii ani, încălcările legii mărcilor în comerțul online au devenit o problemă majoră, iar necesitatea verificărilor legale este în creștere. Firma noastră analizează riscurile legale asociate afacerilor care sunt deja în curs de desfășurare sau care urmează să fie lansate, ținând cont de diversele reglementări legale, și urmărește să legalizeze activitățile în măsura posibilului, fără a opri afacerea. Detalii suplimentare sunt furnizate în articolul de mai jos.

Domeniile de practică ale firmei de avocatură Monolith: Servicii legale IT și de proprietate intelectuală pentru diverse companii[ja]