Patent Uygulama Lisans Sözleşmesi Nedir? Dikkat Edilmesi Gereken Noktaları Açıklıyoruz

Şirketinizin sahip olduğu patentleri üçüncü bir tarafa lisanslamak durumunda olduğunuzda, ‘Japon Patent Uygulama Lisans Sözleşmesi’ni imzalarsınız. Genellikle, bu sözleşme lisans veren tarafından hazırlanır, ancak sözleşme içeriği hakkında sadece avantajlar ve dezavantajlar değil, aynı zamanda gizli ‘riskler’ hakkında da dikkatlice düşünmek zorundasınız.

Dolayısıyla, bu sefer, lisans verenin pozisyonundan gereksiz riskleri önlemek ve imzalama sonrası sorun yaşamamak için dikkat edilmesi gereken noktaları açıkça açıklıyoruz.

Uygulama Lisansı Türleri

Patent uygulama lisansı veren kişiye “Lisans Veren” (Licensor), uygulama lisansı alan kişiye “Lisans Alan” (Licensee) denir. Lisans Alan’a verilen uygulama hakkı aşağıdaki 4 türde olabilir:

• Kayıtlı patent hakkının uygulama lisansı durumunda “Normal Uygulama Hakkı” veya “Özel Uygulama Hakkı”
• Başvuruda bulunan patent icadının uygulama lisansı durumunda “Geçici Normal Uygulama Hakkı” veya “Geçici Özel Uygulama Hakkı”

Özel Uygulama Hakkı

Japon Patent Kanunu Madde 77
1. Patent sahibi, patent hakkı için özel uygulama hakkı oluşturabilir.
2. Özel uygulama hakkı sahibi, belirlenen kapsam dahilinde, patent icadını uygulama hakkını tek başına sahip olur.
3. Özel uygulama hakkı, uygulama işi ile birlikte olduğunda, patent sahibinin onayını aldığında ve miras veya diğer genel devir durumlarında sadece devredilebilir.
4. Özel uygulama hakkı sahibi, patent sahibinin onayını aldığında, özel uygulama hakkı için rehin hakkı oluşturabilir veya başkalarına normal uygulama hakkı verebilir. (Aşağıda, kısaltma)

Özel uygulama hakkı, lisans alan kişiye patent icadını uygulama hakkını verir ve bu hak, patent sahibinin bile uygulayamayacağı güçlü bir haktır.

Ayrıca, özel uygulama hakkı sahibinin, patent hakkını ihlal eden veya ihlal etme riski olan kişilere karşı ihlalin durdurulması veya önlenmesi talebi gibi bir durdurma talep hakkı vardır ve patent sahibinin onayı ile üçüncü kişilere normal uygulama hakkı lisansı da mümkündür.

Öte yandan, özel uygulama hakkı, sadece patent uygulama lisansı sözleşmesinin imzalanması ile etkinleşmez, bu nedenle özel uygulama hakkının kaydedilmesi gereklidir.

Normal Uygulama Hakkı

Japon Patent Kanunu Madde 78
1. Patent sahibi, patent hakkı için başkalarına normal uygulama hakkı verebilir.
2. Normal uygulama hakkı sahibi, bu kanunun hükümleri veya belirlenen kapsam dahilinde, patent icadını uygulama hakkına sahiptir.

Normal uygulama hakkı, lisans alan kişiye patent icadını uygulama hakkını verir, ancak özel uygulama hakkı gibi tek başına hak veya ihlal eylemlerine karşı durdurma talep hakkı gibi haklar yoktur. Bu nedenle, birden fazla lisans alan kişiye aynı anda uygulama hakkı verilmesi durumunda, normal uygulama hakkı seçilir.

Tek Başına Normal Uygulama Hakkı Hakkında

Normal uygulama hakkının bir türüdür, ancak sıklıkla “Özel Uygulama Hakkı” ile karıştırılan “Tek Başına Normal Uygulama Hakkı” vardır.

Bu, lisans veren ve lisans alan kişinin arasında başka kişilere normal uygulama hakkı verilmeyeceği konusunda anlaşma yapılmasıdır, “tek başına” eklenmiş olsa bile, özel uygulama hakkı gibi tek başına hak veya ihlal eylemlerine karşı durdurma talep hakkı gibi haklar yoktur, bu sadece sözleşme tarafları arasındaki bir anlaşmadır.

Lisans veren kişi kendi uygulama hakkını saklamak istediğinde veya Japonya’daki “Özel Uygulama Hakkı”na eşdeğer bir hak yasal olarak belirlenmemiş yabancı ülkelerde veya bölgelerde lisans alan kişiye tek başına hak vermek istediğinde kullanılır.

Geçici Özel Uygulama Hakkı ve Geçici Normal Uygulama Hakkı

Geçici Özel Uygulama Hakkı ve Geçici Normal Uygulama Hakkı, 2009 yılında (Gregorian takvimine göre) yapılan Japon Patent Kanunu değişikliği ile tanıtılan, kayıt öncesi patent başvurusunu üçüncü kişilere lisanslama hakkını kabul eden haklardır ve içerikleri “Normal Uygulama Hakkı” ve “Özel Uygulama Hakkı” ile neredeyse aynıdır.

İlgili patent başvurusu kaydedildiğinde, Geçici Özel Uygulama Hakkı lisans alan kişi “Özel Uygulama Hakkı” oluşturulmuş olarak kabul edilir ve Geçici Normal Uygulama Hakkı lisans alan kişi “Normal Uygulama Hakkı” verilmiş olarak kabul edilir.

Kayıt öncesi patent icadının lisansı, girişim şirketleri için, patent icadına yatırılan paranın erken geri dönüşü ve sonraki teknoloji geliştirmeye para yatırma veya fon toplama için bir artı malzeme olarak bir başarı olarak, gibi avantajları vardır.

Patent Uygulama Lisans Sözleşmesi’nin Dikkat Edilmesi Gereken Noktaları

Patent haklarının sahibi, belirli bir patentin uygulama hakkını tek başına sahip olurken, aynı zamanda üçüncü taraflara uygulama lisansı vererek karşılığında (lisans ücreti olarak) bir bedel elde edebilir.

Bu uygulama lisansı ile ilgili yükümlülükler, sorumluluklar ve haklar ‘Patent Uygulama Lisans Sözleşmesi’nde belirlenmiştir. Ancak, lisans veren olarak dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunmaktadır.

Önceki paragrafta belirtilen ‘uygulama hakkının türleri’ dışında, özellikle önemli olanlar ‘uygulama lisansının kapsamı’, ‘uygulama lisans ücreti’, ‘çekişmezlik yükümlülüğü’, ‘patent garantisi’ ve ‘iyileştirme icatlarının aidiyeti’ konularıdır.

Uygulama Lisansının Kapsamı

Uygulama lisansının kapsamı açısından önemli olan üç nokta vardır: 1. Lisans konusu patent, 2. Lisans süresi, 3. Lisans bölgesi.

Lisans Konusu Patent

Patent durumunda, kayıtlı “Patent Numarası” ve “Buluşun Adı” belirtilirken, geçici özel uygulama hakkı ve geçici normal uygulama hakkı durumunda “Başvuru Numarası” ve “Buluşun Adı” belirtilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Nokta:

Lisans konusu patent içerisinde henüz açıklanmamış bir patent başvurusu bulunuyorsa, bu patent başvurusunun açıklanacağı süre boyunca lisans alan kişiye gizlilik yükümlülüğü getirilmesi gerekmektedir.

Lisans Süresi

Lisans süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri aşağıdaki gibi belirginleştirilmelidir, özellikle bitiş tarihi önemlidir.

• Başlangıç: 1. Sözleşmenin imzalandığı gün, 2. Taraflar arasında anlaşılan gün, 3. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği gün
• Bitiş: 1. Gelecekte belirli bir gün, 2. Belirli bir sürenin sona erdiği gün, 3. Patent hakkının süresinin dolduğu gün

Dikkat Edilmesi Gereken Nokta:
Lisans alan kişinin ana işine hayati önem taşıyan bir patent söz konusu ise, bitiş tarihini ③ “Patent hakkının süresinin dolduğu gün” olarak belirlemek de sıkça görülür. Ancak, uluslararası patentlerde, patent hakkının süresinin hesaplanması ülkeden ülkeye değişir, bu yüzden dikkatli olunmalıdır.

Lisans Konusu Bölge

Lisansın coğrafi kapsamı, lisans konusu patentin kullanıldığı ürünün “satış bölgesi” veya “üretim bölgesi”ni belirler ve üretim bölgesinin sınırlanması veya ihracatın yasaklanması veya ihracat yapılacak ülkelerin sınırlanması da mümkündür.

Dikkat Edilmesi Gereken Nokta:
Dikkat edilmesi gereken nokta, lisans konusu patentin kullanıldığı ürünlerin satışı ile ilgili olarak, satış bölgesi, satış miktarı, satış yerleri vb. sınırlamaların, rekabeti engelleyen haksız ticarete girebileceği olasılığıdır.

Yeniden Uygulama Lisansı (Alt Lisans) Hakkının Varlığı

Lisans alan kişinin, uygulama lisansını aldığı patent hakkını, bir başka üçüncü tarafa uygulama lisansı olarak verme hakkına “Yeniden Uygulama Lisansı (Alt Lisans) Hakkı” denir.

Lisans alan kişinin bir iştiraki veya üçüncü bir tarafın ilgili patent hakkı kapsamındaki ürünü üretmesi durumunda bile, farklı bir tüzel kişilik söz konusu olduğunda “Yeniden Uygulama Lisansı” gereklidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Nokta:
Lisans alan kişinin üretim taahhütçüsü aşağıdaki şartları karşılıyorsa, “alt yüklenici” olarak kabul edilir ve lisans alan kişinin kendi uygulama eylemi olarak kabul edilir, bu yüzden “Yeniden Uygulama Lisansı” gerekli değildir.

• Lisans alan kişi alt yükleniciye işçilik ücreti öder
• Lisans alan kişi, alt yüklenicinin hammadde alımı ve kalite kontrolü gibi konularda yönetim ve denetim yapar
• Lisans alan kişi, alt yükleniciden tüm ürünleri alır

Uygulama Lisans Ücreti

Uygulama lisans ücretinin hesaplanma yöntemi için belirlenmiş bir kural yoktur, lisans veren ve lisans alanın güç ilişkisi ve sektörün standart karşılığı gibi faktörler dikkate alınarak belirlenen durumlar çoğunluktadır. Sıkça kullanılan yöntemler arasında aşağıdaki dört yöntem bulunmaktadır.

Sabit Uygulama Ücreti

Lisans alanın satış performansı gibi faktörlere bakılmaksızın belirli bir miktarın uygulama ücreti olarak alındığı durumdur, ödeme tek seferde veya aylık veya yıllık taksitler halinde yapılabilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Nokta:
Sabit uygulama ücreti, lisans gelirinin sözleşme anında belirlenmesi avantajına sahip olmasına rağmen, lisans alanın satışları başlangıçtaki tahminlerin çok üzerine çıktığında, sürekli uygulama ücretinden daha az bir miktar elde edilebileceği durumlar olabilir.

Sürekli Uygulama Ücreti

Lisans alanın, lisans verilen patentin uygulaması sonucu elde ettiği performansa orantılı bir miktarın alındığı durumdur, satış miktarı veya kar miktarı gibi faktörlerden uygulama ücreti oranını kullanarak hesaplanan oran sistemi ve üretilen ürün sayısına orantılı olarak hesaplanan miktar sistemi gibi yöntemler bulunmaktadır.

Dikkat Edilmesi Gereken Nokta:
Lisans alanın satışları iyi giderse bu durum iyidir, ancak tahminlerin altında kalırsa, geliştirme maliyetlerinin geri kazanılması zorlaşabilir. Bu nedenle, satış performansının belirli bir miktarı aşmadığı durumlarda alınan “minimum uygulama ücreti”nin de dahil edilmesi düşünülebilir.

Ayrıca, satışlardan uygulama ücretini hesaplarken, nakliye, paketleme, sigorta, acente komisyonu gibi giderlerin çıkarıldığı “net satış fiyatı”nın baz alındığı durumlar olabilir, ancak çıkarılan maddeler ne kadar çok olursa alınan uygulama ücreti o kadar az olur, bu yüzden dikkatli olunmalıdır.

Sözleşme İlk Ödeme + Sürekli Uygulama Ücreti

Ürünler arasında, patent uygulama lisansı sözleşmesinin imzalanmasından ürünleşmeye kadar zaman geçebilir ve lisans ücretini almak için birkaç yıl geçmesi gerekebilir.

Patent haklarını olabildiğince hızlı bir şekilde nakde çevirmek isteyen girişim şirketleri gibi durumlarda, sözleşme ilk ödeme ve sürekli uygulama ücreti kombinasyonu etkili olabilir.

İtirazsızlık Yükümlülüğü

İtirazsızlık yükümlülüğü, lisans verenin, uygulama lisansının konusu olan patent hakkının geçerliliği hakkında lisans alanın itiraz etmemesi yükümlülüğünü getirmesi anlamına gelir.

Ancak, geçersizlik nedeni varsa ve aslında patentleştirilemeyecek bir patent varsa, bu patent hakkında yer alan teknolojinin kullanımı kısıtlanabilir ve bu durum adil rekabeti engelleyebilir.

Bu nedenle, lisans alan üzerinde itirazsızlık yükümlülüğü getirmek, haksız ticaret yöntemlerini yasaklayan Japon Monopol Yasası’na (Anti-Monopoly Act) aykırı olabilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Nokta:
Haksız ticaret yöntemlerine aykırı olmayan aşağıdaki maddeler düşünülebilir.

Madde XX (İtirazsızlık Yükümlülüğü)
A (Lisans Veren), B (Lisans Alan) doğrudan veya dolaylı olarak bu patentin geçerliliğini itiraz ederse, bu sözleşmeyi hemen feshedebilir.

Patent Garantisi (Garantisiz)

Lisans alanlar arasında, lisans verenlere aşağıdaki gibi bir garanti talep ederek lisanslı patentin uygulanmasından kaynaklanan riskleri önlemek isteyenler olabilir.

• Uygulama lisansının konusu olan patentin uygulanmasıyla üçüncü bir kişinin haklarını ihlal etmeyeceğini garanti etmek.
• Uygulama lisansının konusu olan patent için geçersizlik nedeni bulunmadığını garanti etmek.

Dünya çapında patent başvurularını ve öncül literatürü kontrol etmek pratikte imkansız olduğu için, lisans verenin bu tür bir garanti vermesi çok büyük bir risk oluşturur.

Dikkat Noktası:
Lisans alandan yukarıdaki gibi bir patent garantisi talep edilse bile kabul edilmemelidir, ancak üçüncü bir kişi tarafından hak ihlali nedeniyle tazminat talep edildiğinde nasıl bir yol izleneceği belirlenmelidir.

Patentin garantisiz olması ve üçüncü bir kişinin haklarını ihlal etme durumunda nasıl bir yol izleneceği konusunda aşağıdaki gibi bir madde düşünülebilir.

1. A (Lisans Veren), lisanslı patent için geçersizlik nedeni bulunmadığını ve B (Lisans Alan) tarafından bu sözleşmeye dayalı ürünün üretimi, satışı, kullanımı ve ihracatı ile üçüncü bir kişinin patent haklarını ihlal etmeyeceğini garanti etmez.
2. Ancak, B’nin bu sözleşmeye dayalı ürünün üretimi, satışı, kullanımı ve ihracatı ile üçüncü bir kişinin patent haklarını ihlal etmesi durumunda, A, bu ihlalin önlenmesi konusunda B’ye yardımcı olacaktır.

İyileştirme İcatlarının Sahipliği

Lisans alanın geliştirdiği iyileştirme icatları, lisans verilen patentle ilgili teknik bilgi olmadan gerçekleştirilemeyeceği için, lisans verenin de bir tür hakka sahip olması gerektiğini düşünen birçok kişi olduğunu düşünüyorum.

Ancak, lisans alanın geliştirdiği iyileştirme icatlarının haklarına ilişkin olarak, aşağıdaki yükümlülüklerin lisans alana yüklenmesi, rekabeti engelleme yasası tarafından yasaklanan haksız ticaret uygulamalarına karşılık gelebileceği için dikkatli olunmalıdır.

• Lisans verene ait olması
• Lisans verenle paylaşılması
• Lisans verene özel lisans verilmesi

Dikkat Edilmesi Gereken Nokta
Lisans verenin aşağıdaki yükümlülükleri lisans alana yüklemesi, haksız ticaret uygulamalarına karşılık gelmediği için patent uygulama lisansı sözleşmesinde belirlenebilir.

• Lisans alanın geliştirdiği iyileştirme teknolojisi, lisans verilen patentle ilgili teknoloji olmadan kullanılamazsa, ilgili iyileştirme teknolojisi hakkını uygun bir bedel karşılığında lisans verene devretmek
• Lisans verene özel olmayan bir lisans vermek

Patent Bilgi Uygulama Lisans Sözleşmesi

Patent lisansı ile birlikte bilgi uygulama lisansını da içeriyorsa, bir “Patent Bilgi Uygulama Lisans Sözleşmesi” imzalamak zorundasınız.

Örneğin, “Madde A”nın uygulama lisansını aldınız ancak patent ayrıntılarında belirtilen yöntemle düşük maliyetle üretim yapamıyorsanız, lisans verenin gizli tuttuğu düşük maliyetli üretimle ilgili bilgi uygulama lisansını almanız gereken durumlar bu duruma dahildir.

Ancak, geçerlilik süresinin dolmasıyla birlikte ödeme yükümlülüğünün sona erdiği “patent hakkı” ile, kullanım hakkı verildiği sürece ödeme yükümlülüğü olan “bilgi” arasında sözleşme içeriği farklıdır, bu yüzden ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.

Özet

Buraya kadar anlattığımız “Patent Uygulama Lisans Sözleşmesi’nin Dikkat Edilmesi Gereken Noktaları”na ek olarak, lisans ücretinin “Geri Ödemez Maddesi” ve lisans verenin, lisans patentinin uygulamasından kaynaklanan zararlardan sorumlu olmayacağı “Feragat Maddesi” gibi maddeler de lisans verenin riskini azaltan maddeler olarak düşünülebilir.

Tekel yasağı ve know-how’ın uygulama lisansını içeren durumlar gibi “Patent Uygulama Lisans Sözleşmesi”ni düşünürken çeşitli uzmanlık bilgileri gerektiği için, kendi başınıza karar vermek yerine, uzmanlık bilgisi ve deneyimi zengin bir avukata önceden danışmanızı öneririz.

Patent hakları yanı sıra telif hakları ve marka hakları gibi, toplamda lisans sözleşmesini bilmek isteyenler için aşağıdaki makalede detaylı olarak anlatılmıştır, bu yüzden bu makale ile birlikte göz atmanızı öneririz.

https://monolith.law/corporate/license-contract-point[ja]

Büromuz Tarafından Alınan Önlemler

Monolith Hukuk Bürosu, özellikle IT ve hukuk alanlarında yüksek uzmanlığa sahip bir hukuk bürosudur. Patent uygulama lisans sözleşmeleri söz konusu olduğunda, bir sözleşme oluşturulması gereklidir. Büromuz, Tokyo Borsası Prime listesindeki şirketlerden girişimlere kadar çeşitli durumlar için sözleşme oluşturma ve inceleme hizmetleri sunmaktadır. Eğer sözleşme ile ilgili bir sorununuz varsa, lütfen aşağıdaki makaleye başvurunuz.

https://monolith.law/contractcreation[ja]