Bản án trung gian trong vụ Mario Kart và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Công ty Nintendo đã kiện công ty cho thuê xe đạp trên đường công cộng “Maricar” (nay là Công ty phát triển MARI Mobility) vì đã sử dụng hình ảnh của nhân vật game nổi tiếng “Mario” của họ trong quảng cáo và yêu cầu ngừng sử dụng cũng như bồi thường thiệt hại 50 triệu yên. Phán quyết tạm thời trong phiên phúc thẩm đã được đưa ra vào ngày 30 tháng 5 năm 2019 (năm Heisei 31) tại Tòa án Cấp cao Sở hữu Trí tuệ Nhật Bản. Tòa án đã xác định rằng “biểu tượng và trang phục đều tương tự” và do đó đã xâm phạm lợi ích kinh doanh của Nintendo, và đã công nhận trách nhiệm bồi thường của công ty MARI. Hơn nữa, tòa án cũng xác định rằng giám đốc điều hành cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường chung vì có ý đồ xấu hoặc lỗi lầm nghiêm trọng.

Phán quyết tạm thời đã được đưa ra vào ngày hôm đó, và số tiền bồi thường sẽ được xem xét trong tương lai, nhưng chúng tôi muốn xem xét ý nghĩa của phán quyết tạm thời này.

1. Phán quyết sơ thẩm là gì?

MARI Mobility Development đã sử dụng tên viết tắt “MariCar” của trò chơi nổi tiếng “Mario Kart” của Nintendo mà không có sự cho phép trong tên công ty và dịch vụ của mình, cung cấp trang phục của các nhân vật nổi tiếng như Mario, Luigi, Yoshi cho khách du lịch nước ngoài và người sử dụng xe đạp, cũng như sử dụng hình ảnh của xe đạp trong hoạt động kinh doanh và quảng cáo.

Đối với điều này, Nintendo đã kiện MARI Mobility Development vì hành vi cạnh tranh không chính đáng và vi phạm bản quyền, nhưng Tòa án Quận Tokyo trong phán quyết ngày 27 tháng 9 năm 2018 (năm Heisei 30) đã gần như công nhận lập luận của Nintendo, ra lệnh bồi thường thiệt hại 10 triệu yên, nhưng cho rằng việc sử dụng “MariCar” dựa trên giả định về khách du lịch nước ngoài không hiểu tiếng Nhật không phải là hành vi cạnh tranh không chính đáng.

Sau đó, cả Nintendo và MARI Mobility Development đã kháng cáo và việc xem xét đã được tiến hành tại Tòa án Cấp cao Sở hữu Trí tuệ.

Phán quyết trung gian là gì

Hiện tại, mọi người đang chú ý xem liệu sẽ tiến tới phán quyết cuối cùng hay là sẽ đạt được thỏa thuận hòa giải, nhưng rốt cuộc “phán quyết trung gian” là gì?

Khi xét xử tại tòa án, phán quyết kết thúc phiên tòa được gọi là “phán quyết cuối cùng” (Điều 243 của Luật tố tụng dân sự Nhật Bản). Đây là ý nghĩa của “phán quyết” thường được sử dụng, nhưng “phán quyết trung gian” là phán quyết được đưa ra giữa phiên tòa về các vấn đề có tranh chấp giữa các bên (Điều 245 của Luật tố tụng dân sự Nhật Bản). Mục đích của phán quyết trung gian là để sắp xếp phiên tòa và chuẩn bị cho phán quyết cuối cùng.

Việc có đưa ra phán quyết trung gian hay không là do tòa án quyết định, nhưng không có nhiều trường hợp phán quyết trung gian được đưa ra. Trong các vụ kiện về sở hữu trí tuệ (kiện sở hữu trí tuệ), có một số trường hợp phán quyết trung gian được đưa ra khi Tòa án cao cấp Sở hữu trí tuệ lật đổ quyết định của Tòa án quận và công nhận vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ví dụ, trong “vụ kiện bánh dày cắt” (Phán quyết trung gian của Tòa án cao cấp Sở hữu trí tuệ ngày 7 tháng 9 năm 2011), người kháng cáo (nguyên đơn ở phiên tòa sơ thẩm) sở hữu quyền sở hữu trí tuệ của sáng chế có tên là “bánh dày” đã tuyên bố rằng hành vi sản xuất, bán và xuất khẩu sản phẩm bị đơn (bánh dày cắt) của bị kháng cáo (bị đơn ở phiên tòa sơ thẩm) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, và yêu cầu bị kháng cáo ngừng sản xuất, chuyển nhượng, v.v. sản phẩm bị đơn, tiêu hủy sản phẩm bị đơn, và yêu cầu bồi thường thiệt hại là 1,485 tỷ yên. Tuy nhiên, phán quyết sơ thẩm đã bác bỏ tất cả các yêu cầu. Do đó, trong vụ kiện mà người kháng cáo đã kháng cáo, có một trường hợp phán quyết trung gian xác định rằng sản phẩm bị đơn đáp ứng tất cả các yếu tố cấu thành của sáng chế này, thuộc phạm vi kỹ thuật của sáng chế này, và sáng chế này không nên bị hủy bỏ do xem xét về việc hủy bỏ sở hữu trí tuệ.

Trong phán quyết trung gian lần này, quyết định công nhận lập luận của Nintendo rộng hơn so với phán quyết của Tòa án quận Tokyo ở phiên tòa sơ thẩm đã được chỉ ra. Nói cách khác, Tòa án cao cấp Sở hữu trí tuệ đã công nhận lập luận của Nintendo về phần mà Nintendo không hài lòng với phán quyết của Tòa án quận, và đã đưa ra quyết định khác một phần so với phán quyết của Tòa án quận trong phạm vi đó. Đây cũng là một vụ kiện thu hút sự chú ý của xã hội, có lẽ có ý định làm rõ quan điểm của tòa án trước khi bắt đầu thảo luận về số tiền bồi thường.

Ngoài ra, vụ kiện này có nhiều vấn đề cần thảo luận, và sự xung đột giữa các bên liên quan đến từng vấn đề cũng rất gay gắt, do đó, hiệu quả của việc sắp xếp phiên tòa thông qua phán quyết trung gian cũng rất lớn.

Điểm tranh luận của phán quyết trung gian

Trong phán quyết trung gian lần này, các điểm tranh luận đã được sắp xếp thành 15 mục. Trong số đó, những điểm chính mà Nintendo đã không hài lòng với phán quyết sơ thẩm là như sau:

Phạm vi yêu cầu ngừng sử dụng và xóa bỏ ký hiệu (dấu hiệu)

Trong phán quyết của tòa án hạ thẩm, việc hiển thị “Maricar” không thể được coi là nổi tiếng hoặc nổi bật trong số những người không hiểu tiếng Nhật, và không thể chấp nhận việc ngừng sử dụng và xóa bỏ ký hiệu (dấu hiệu) như “MariCar” trên các trang web và tờ rơi chỉ viết bằng tiếng nước ngoài.

Tuy nhiên, trong phán quyết trung gian lần này, việc hiển thị “MARIO KART”, phiên bản tiếng Anh của “Mario Kart”, đã được công nhận là nổi tiếng trong và ngoài nước, và hành vi của MARI Mobility Development sử dụng ký hiệu (dấu hiệu) tương tự như “MariCar” đã được công nhận là hành vi cạnh tranh không công bằng, kể cả khi sử dụng trên các trang web chỉ viết bằng tiếng nước ngoài. Do đó, nếu Tòa án Cấp cao Sở hữu Trí tuệ đưa ra phán quyết cuối cùng, có thể dự đoán rằng yêu cầu ngừng sử dụng và xóa bỏ các ký hiệu (dấu hiệu) này cũng sẽ được chấp nhận, kể cả trên các trang web chỉ viết bằng tiếng nước ngoài.

Phán quyết của tòa án hạ thẩm và phán quyết trung gian có sự khác biệt trong việc đánh giá việc sử dụng ký hiệu (dấu hiệu), và lý do cho sự khác biệt này nằm ở điểm khác nhau của quy định của Luật phòng ngừa cạnh tranh không công bằng (Luật phòng ngừa cạnh tranh không công bằng Nhật Bản) đã được áp dụng.

Trong phán quyết của tòa án hạ thẩm, việc hiển thị “Maricar” được hiểu là nghĩa của loạt game nổi tiếng của Nintendo “Mario Kart”, nổi tiếng trong số những người quan tâm đến game trên toàn Nhật Bản, và có nguy cơ gây ra sự nhầm lẫn với doanh nghiệp liên quan đến Nintendo, đã bị xem là vi phạm Điều 2, Khoản 1, Mục 1 (hành vi gây ra sự nhầm lẫn) của Luật phòng ngừa cạnh tranh không công bằng, nhưng không thể chấp nhận đối với các trang web chỉ viết bằng tiếng nước ngoài.

Ngược lại, trong phán quyết trung gian lần này, việc hiển thị “Mario Kart” nổi tiếng tại Nhật Bản, và việc hiển thị “MARIO KART” nổi tiếng trong và ngoài nước, đã bị xem là vi phạm Điều 2, Khoản 1, Mục 2 (hành vi sử dụng trái phép ký hiệu nổi tiếng) của Luật phòng ngừa cạnh tranh không công bằng. “Nổi tiếng” có nghĩa là “nổi tiếng” hơn “nổi tiếng”.

Điều 2 Trong luật này, “cạnh tranh không công bằng” được hiểu là những điều sau đây:
Khoản 1, Mục 1: Sử dụng ký hiệu hàng hóa tương tự hoặc giống với ký hiệu hàng hóa được công nhận rộng rãi trong số người tiêu dùng như ký hiệu hàng hóa của người khác, hoặc chuyển nhượng, giao hàng, trưng bày để chuyển nhượng hoặc giao hàng, xuất khẩu, nhập khẩu, hoặc cung cấp thông qua đường dây viễn thông hàng hóa sử dụng ký hiệu hàng hóa đó, gây ra sự nhầm lẫn với hàng hóa hoặc doanh nghiệp của người khác
Khoản 1, Mục 2: Sử dụng ký hiệu hàng hóa tương tự hoặc giống với ký hiệu hàng hóa nổi tiếng của người khác như ký hiệu hàng hóa của mình, hoặc chuyển nhượng, giao hàng, trưng bày để chuyển nhượng hoặc giao hàng, xuất khẩu, nhập khẩu, hoặc cung cấp thông qua đường dây viễn thông hàng hóa sử dụng ký hiệu hàng hóa đó

Việc vi phạm Điều 2, Khoản 1, Mục 2 thay vì Mục 1 của Luật phòng ngừa cạnh tranh không công bằng có ý nghĩa gì?

Khi ký hiệu nổi tiếng bị sử dụng mà không có sự cho phép (sử dụng trái phép) của người khác, ngay cả khi không gây ra sự nhầm lẫn, người sử dụng trái phép có thể “đi nhờ” (free ride) vào sức hút khách hàng mà ký hiệu nổi tiếng đang có mà không cần phải nỗ lực kinh doanh, trong khi mối liên kết giữa ký hiệu nổi tiếng đã đạt được uy tín, danh tiếng, và danh tiếng cao thông qua nỗ lực kinh doanh lâu dài và người đã sử dụng nó từ trước đến nay sẽ bị làm mờ đi (pha loãng, dilution).

Điều 2, Khoản 1, Mục 2 của Luật phòng ngừa cạnh tranh không công bằng là quy định nhằm bảo vệ ký hiệu nổi tiếng khỏi việc free ride và dilution như vậy, và không cần thiết phải có nguy cơ nhầm lẫn.

MARI Mobility Development đã đưa ra lập luận rằng không có nguy cơ nhầm lẫn do việc thực hiện các biểu hiện phủ nhận như “Nintendo không liên quan” trên thân xe đua, nhưng Tòa án Cấp cao Sở hữu Trí tuệ đã quyết định rằng việc MARI Mobility Development thực hiện các biểu hiện phủ nhận không phủ nhận việc vi phạm Luật phòng ngừa cạnh tranh không công bằng của công ty, vì Điều 2, Khoản 1, Mục 2 của Luật phòng ngừa cạnh tranh không công bằng không yêu cầu phải có nguy cơ nhầm lẫn.

https://monolith.law/corporate/intellectual-property-infringement-risk[ja]

Phạm vi yêu cầu ngừng sử dụng và xóa bỏ tên miền

Trong phán quyết của tòa án hạ thẩm, việc hiển thị “Maricar” không được coi là nổi tiếng trong số những người không hiểu tiếng Nhật, và khi sử dụng tên miền chứa “maricar” trên các trang web chỉ viết bằng tiếng nước ngoài, không vi phạm lợi ích kinh doanh của Nintendo, và không chấp nhận việc ngừng sử dụng.

Tuy nhiên, trong phán quyết trung gian lần này, “maricar” tương tự với hiển thị “MARIO KART” nổi tiếng trong và ngoài nước, do đó,

Công ty bị đơn sơ thẩm đã sử dụng các tên miền trong vụ án này tương tự với hiển thị ký hiệu hàng hóa cụ thể và hiển thị “MARIO KART” của nguyên đơn sơ thẩm với mục đích thu lợi ích không chính đáng, do đó, hành vi này vi phạm hành vi cạnh tranh không công bằng quy định tại Điều 2, Khoản 1, Mục 13 của Luật phòng ngừa cạnh tranh không công bằng, và làm hại lợi ích kinh doanh của nguyên đơn sơ thẩm.
Tòa án Cấp cao Sở hữu Trí tuệ, phán quyết trung gian ngày 30 tháng 5 năm 2019 (2019)

và công nhận rằng họ đã sử dụng các tên miền (maricar.jp, maricar.co.jp, fuji-maricar.jp, maricar.com) tương tự với “MARIO KART” và “Maricar” với mục đích thu lợi ích không chính đáng. Do đó, nếu Tòa án Cấp cao Sở hữu Trí tuệ đưa ra phán quyết cuối cùng, có thể dự đoán rằng việc ngừng sử dụng và yêu cầu xóa bỏ đăng ký tên miền sử dụng trên các trang web chỉ viết bằng tiếng nước ngoài cũng sẽ được chấp nhận.

https://monolith.law/corporate/domain-law-registration-confuse[ja]

Yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với giám đốc điều hành của MARI Mobility Development

Luật Công ty (Luật Công ty Nhật Bản) quy định rằng, khi giám đốc của một công ty có ý đồ xấu hoặc lỗi lầm nghiêm trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, họ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với bên thứ ba (Điều 429, Khoản 1). Nintendo đã kiện dựa trên quy định này, đòi giám đốc điều hành cá nhân của MARI Mobility Development chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Về điểm này, trong phán quyết của tòa án hạ thẩm, giám đốc điều hành của công ty không được công nhận là đã nhận thức được rằng họ đã vi phạm cạnh tranh không công bằng hoặc vi phạm bản quyền, và yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với giám đốc điều hành cá nhân đã bị từ chối.

Tuy nhiên, trong phán quyết trung gian lần này, giám đốc có nghĩa vụ đảm bảo rằng công ty không thực hiện hành vi cạnh tranh không công bằng, và giám đốc điều hành của công ty đã vi phạm nghĩa vụ này với ý đồ xấu hoặc ít nhất là lỗi lầm nghiêm trọng, và yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với giám đốc điều hành cá nhân cũng đã được chấp nhận.

Trong kinh doanh, việc loại bỏ hoàn toàn yếu tố free ride là khó khăn, nhưng nếu được coi là free ride quá đáng, như trong phán quyết trung gian lần này, có thể giám đốc cá nhân cũng sẽ phải chịu trách nhiệm.

Triển vọng tương lai

Trong tương lai, các thẩm định về số tiền bồi thường và các vấn đề khác sẽ được tiến hành dựa trên nội dung của phán quyết trung gian, hướng tới phán quyết cuối cùng.

Số tiền bồi thường

Về số tiền bồi thường, Nintendo đã tăng số tiền yêu cầu bồi thường từ 10 triệu yên lên 50 triệu yên trong phúc thẩm. Số tiền 10 triệu yên mà Nintendo ban đầu yêu cầu trong phiên tòa sơ thẩm cũng chỉ là một phần của số tiền mà họ cho là thiệt hại, không phải là tổng số tiền thiệt hại mà họ tuyên bố.

Nintendo đã tuyên bố rằng số tiền thiệt hại là 74,9 triệu yên trong phiên tòa sơ thẩm và yêu cầu 10 triệu yên. Tuy nhiên, trong phiên phúc thẩm, Nintendo đã xem xét việc tiếp tục kinh doanh của MARI Mobility Development, tuyên bố rằng số tiền thiệt hại là 116,6 triệu yên và yêu cầu 50 triệu yên.

Tòa án quận Tokyo đã công nhận số tiền thiệt hại của Nintendo là 10,264,609 yên, vượt một chút so với số tiền yêu cầu trong phiên tòa sơ thẩm. Trong tương lai, nếu không đạt được thỏa thuận trong phiên phúc thẩm và Tòa án cao cấp Sở hữu trí tuệ đưa ra phán quyết cuối cùng, số tiền bồi thường sẽ là bao nhiêu là điều đáng chú ý.

Ảnh hưởng của phán quyết trung gian

Ở Nhật Bản, nơi mà việc viết tắt ngay lập tức được áp dụng cho mọi thứ và việc viết tắt này lan rộng hơn cả tên sản phẩm, việc quyết định phạm vi nào để đăng ký nhãn hiệu để bảo vệ, như “Maricar”, là một vấn đề khó khăn về mặt chi phí trong quản lý thương hiệu của doanh nghiệp.

Ngay cả khi không đăng ký nhãn hiệu, Luật ngăn chặn cạnh tranh không công bằng (Japanese Unfair Competition Prevention Law) bảo vệ các biểu thị nổi tiếng hoặc nổi bật. Tuy nhiên, việc bảo vệ theo Luật ngăn chặn cạnh tranh không công bằng được công nhận trong phạm vi rộng hơn so với phán quyết của Tòa án quận trong phán quyết trung gian lần này, được cho là một tin tốt cho quản lý thương hiệu của doanh nghiệp trong tương lai.

https://monolith.law/corporate/domain-trademark-company[ja]

Tóm tắt

Phán quyết này là một tài liệu tham khảo quan trọng, đưa ra quyết định dựa trên Luật Phòng ngừa Cạnh tranh không công bằng của Nhật Bản (Japanese Unfair Competition Prevention Law) đối với các doanh nghiệp sử dụng tên gọi rút gọn của sản phẩm của người khác (công ty khác) hoặc trang phục của nhân vật xuất hiện trong sản phẩm.

Ngược lại, phán quyết này không đưa ra quyết định thực chất về yêu cầu dựa trên quyền tác giả, do không cần thiết phải ngăn chặn hoặc lựa chọn hợp nhất, do đó không đi sâu vào vấn đề về quyền tác giả và cosplay.