Klíčové body, na které je třeba si dát pozor při smlouvě o licenci na ochrannou známku v rámci licence značky

Jedním z případů, kdy je potřeba licence na ochrannou známku, je situace, kdy název, který jste vymysleli pro novou značku, je již registrován jinou společností.

V tomto případě lze licenci na ochrannou známku jednoduše považovat za “půjčení názvu”, ale pokud se jedná o název značky, je to jiný příběh.

Ochranná známka značky není jen soubor písmen nebo tvarů, ale “důkaz, že je to legitimní produkt značky”, takže spotřebitelé jsou ochotni zaplatit více za produkty s touto ochrannou známkou než za podobné produkty.

Proto, když licencujete ochrannou známku značky, musí značka požadovat od licencovaného subjektu výrobu produktů vhodných pro značku a správné zobrazení ochranné známky.

Dnes se budeme zabývat důležitými body, které musí znát strana značky jako licencodárce, v rámci “smlouvy o licenci na ochrannou známku” v rámci licencování značky, které se liší od běžné licence na ochrannou známku.

Co je to značka

Americká marketingová asociace, která je předním hráčem v oblasti značkového podnikání, definuje “značku” následovně.

Značka je “název”, “termín”, “symbol”, “design” nebo jiná funkce, která identifikuje produkt nebo službu jednoho prodejce jako odlišnou od ostatních.

Jinými slovy, značka je entita, která může přidat charakteristiku (přidanou hodnotu), která odlišuje její produkt nebo službu od ostatních podobných produktů nebo služeb. Faktory diferenciace zahrnují hmatatelné věci, jako jsou funkce a tvar, až po nehmotné věci, jako je historie, image a důvěryhodnost. Značka může mít následující tři funkce:

• Funkce identifikace produktu: Identifikuje produkt označený obchodní značkou od ostatních produktů
• Funkce záruky kvality: Zaručuje kvalitu produktu označeného obchodní značkou
• Funkce přitahování zákazníků: Přitahuje zákazníky značky k produktu označenému obchodní značkou

Obchodní značky s takovou ekonomickou hodnotou mohou získat práva na obchodní značky (exkluzivní monopolní práva) registrací u Úřadu pro průmyslové vlastnictví a mohou být licencovány třetím stranám.

Obchodní licence v oblasti značek

V oblastech jako je módní průmysl, licence značek nejsou nijak neobvyklé. Existují v různých formách, například jako dceřiné značky původní značky nebo pro místní výrobu a prodej v jiných zemích.

Pro značku představuje licence nejen zdroj příjmů z licenčních poplatků, ale také přináší výhody jako rozšíření podnikání nebo průnik na nové trhy. Pro licencované subjekty pak může představovat možnost využití povědomí, důvěry a image dané značky k vytvoření vysoce výnosného podnikání.

Obecně se zdá, že licence značek se týkají především používání “názvu značky” nebo “loga”, ale ve skutečnosti může být v kontraktu přísně stanoveno až do detailů týkajících se návrhu, výroby a prodeje produktů.

Z pohledu značky je samozřejmě důležité chránit obraz a důvěryhodnost značky, do které byl vložen čas a peníze, aby nedošlo k jejímu poškození.

Takto se role liší mezi obchodními licencemi zaměřenými pouze na použití obchodní značky a obchodními licencemi v rámci licence značky.

Klíčové body, na které je třeba se zaměřit při smlouvě o licenci na ochrannou známku

Zde se zaměříme na klíčové body, které je třeba zkontrolovat při smlouvě o licenci na ochrannou známku, která je specifická pro značky.

Rozsah licence

Článek ●●
1. Strana A uděluje straně B obvyklé právo užívat licencovanou ochrannou známku v rozsahu stanoveném v následujících bodech:
① Licencovaná oblast: ●●●●
② Licencovaný produkt: ●●●●
③ Doba licence: od ●●●● (rok) ●● (měsíc) ●● (den) do ●●●● (rok) ●● (měsíc) ●● (den)
2. Strana B nemá žádná další práva týkající se užití licencované ochranné známky mimo rozsah stanovený v předchozím odstavci.
3. Strany A a B se zavazují, že do ●● dnů po uzavření této smlouvy vzájemně spolupracují na podání žádosti o registraci obvyklého práva užívat podle odstavce 1. Náklady spojené s touto registrací nese strana B.
※Licencor: Strana A, Licensee: Strana B

Nejdůležitějšími aspekty při licencování ochranné známky vaší značky jsou “typ uživatelských práv” a “rozsah licence”.

Například, pokud udělíte “exkluzivní právo užívat” v “sportovním sektoru”, nemůžete licencovat ochrannou známku pro tenisové vybavení nebo golfové vybavení, i když o to požádá třetí strana.

Dále, i když je licencovaný produkt “golfové vybavení”, je možné ho dále rozdělit na “golfové míčky”, “golfové hole”, “golfové oblečení” atd.

Takto, pro značku může být těžké předvídat, jak se bude její obchod s ochrannými známkami vyvíjet v budoucnosti, a pokud se rozhodnete pro rozsah licence příliš lehkovážně, můžete ztratit obchodní příležitosti.

Co se týče typu uživatelských práv, existují dva typy: “obvyklé právo užívat” a “exkluzivní právo užívat”. V případě “exkluzivního práva užívat” nemůže ani značka, která vlastní ochrannou známku, používat ochrannou známku v rámci rozsahu licence, pokud je registrována. Proto byste měli zvolit tuto možnost, pokud neexistuje značný přínos. Je také možné dohodnout “exkluzivní obvyklé právo užívat” mezi stranami v rámci smlouvy.

Proto je důležité rozhodnout o rozsahu licence na základě schopností a obchodního plánu licence.

Na rozdíl od exkluzivního práva užívat, které vyžaduje registraci, obvyklé právo užívat není povinné registrovat, ale registrací můžete vystupovat proti třetím stranám, které získaly ochrannou známku později.

Použití licencované ochranné známky

Článek ●●
1. Druhá strana při použití licencované ochranné známky uznává, že tato známka reprezentuje důvěryhodnost a kvalitu zboží první strany a bude se snažit neohrozit hodnotu její značky.
2. Druhá strana používá licencovanou ochrannou známku v souladu s formou zobrazení, způsobem použití a pokyny, které první strana průběžně poskytuje, jak je uvedeno v příloze 1.
3. Druhá strana musí při použití licencované ochranné známky na licencovaném zboží jasně uvést, že je výrobcem.
4. Druhá strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu první strany poskytnout licencovanou ochrannou známku třetí straně, ani ji převést, poskytnout jako zástavu nebo jinak disponovat s ní.
5. Pokud druhá strana přestane používat licencovanou ochrannou známku nebo ji ukončí, musí o tom okamžitě informovat první stranu písemně.

V odstavci 2, “Příloha 1” může zahrnovat nejen formu zobrazení licencované ochranné známky, jako je pozice, velikost, barva, kombinace s názvem značky a logem, ale také povinnost uvést na propagačních materiálech a štítcích zboží, že “Licencovaná ochranná známka je registrovaná ochranná známka (licencora) a (licenciat) získal povolení k jejímu použití na tomto produktu”.

Kromě ustanovení vzorového článku výše je možné přidat následující zákazy s cílem zabránit poškození hodnoty značky.

Druhá strana nesmí provádět následující činnosti, a to bez ohledu na to, zda se nachází v licencované oblasti nebo mimo ni.
① Používat nebo registrovat ochranné známky nebo jiné označení, které jsou podobné licencované ochranné známce nebo mohou být s ní zaměněny.
② Ztratit identifikační sílu licencované ochranné známky nebo poškodit její důvěryhodnost.
③ Používat licencovanou ochrannou známku takovým způsobem, který by mohl vést k nesprávnému pochopení kvality licencovaného zboží

Všimněte si však, že pokud licenciatovi uložíte povinnost, jako je zákaz výroby nebo prodeje konkurenčních výrobků, může to být problém z hlediska antimonopolního práva.

Osvědčení o kvalitě licencovaného produktu

Článek ●●
1. Licencované výrobky, na kterých může být zobrazena licencovaná ochranná známka, musí splňovat kvalitativní standardy uvedené v Příloze 2.
2. Licencovanou ochrannou známku může používat pouze na licencovaných výrobcích, které byly uznány jako splňující stanovené kvalitativní standardy.
3. Aby získal uznání od smluvní strany A, musí smluvní strana B poskytnout vzorky licencovaných výrobků označených licencovanou ochrannou známkou. Smluvní strana A poté do XX dnů po přijetí vzorku oznámí smluvní straně B písemně, zda bylo uznání uděleno nebo ne.

Je důležité kontrolovat kvalitu licencovaných výrobků, protože pokud kvalita výrobků označených licencovanou ochrannou známkou nedosahuje určité úrovně, může to poškodit důvěryhodnost značky.

Kromě kvality mohou také faktory jako “design”, “cenová kategorie”, “cílová skupina” a “propagace/reklama” negativně ovlivnit původní značku, takže je možné je zahrnout do “podmínek pro uznání”.

Nezbytné podmínky pro minimalizaci rizik licencodárce

Bez záruky

Článek ●●
Strana A nezaručuje platnost práv k ochranné známce týkající se licencované ochranné známky ani to, že použití licencované ochranné známky neporušuje práva třetích stran.

Tato klauzule je podobná jako u smlouvy o udělení licence k využití patentu, protože je prakticky nemožné kontrolovat všechny podobné registrované ochranné známky a o porušení práv nelze rozhodnout bez soudního řízení. Pro licencodárce by bylo velmi riskantní poskytnout takovou záruku.

Pokud se chcete dozvědět více o porušení práv k ochranné známce, podívejte se na následující článek, který doplňuje tento článek.

https://monolith.law/corporate/penalty-for-trademark-infringement[ja]

Osvobození od odpovědnosti

Článek ●●
Strana A nebude nijak odpovědná za jakoukoli škodu, kterou by strana B utrpěla v důsledku vad licencovaného produktu nebo použití licencované ochranné známky.

I když by značka certifikovala kvalitu, jakékoliv vady licencovaného produktu jsou odpovědností licencodárce. Navíc, zobrazením názvu značky nebo loga by mohla být značka potenciálně obviněna z “výrobní odpovědnosti” za licencovaný produkt, což činí tuto klauzuli nezbytnou.

Shrnutí

V tomto článku jsme se zabývali důležitými body, které by měli znát zástupci značky v rámci smlouvy o licenci na ochrannou známku v kontextu brand licensingu, což se liší od běžných smluv o licenci na ochrannou známku.

Ve skutečné smlouvě jsou kromě výše uvedeného potřeba další klauzule, jako jsou “poplatky za použití ochranné známky”, “ukončení”, “povinnost zachovávat tajemství”, “opatření po ukončení smlouvy”, “náhrada škody”, “platné právo” a “příslušný soud”.

Doporučujeme konzultovat s právníkem, který má bohaté odborné znalosti a zkušenosti, než se rozhodnete sami, protože licence na ochrannou známku značky vyžaduje také znalosti o podnikání značky.

Pokud chcete vědět více o licenčních smlouvách nejen pro ochranné známky, ale také pro autorská práva a patenty, podívejte se na následující článek, kde je to podrobně popsáno. Prosím, přečtěte si tento článek spolu s ním.

https://monolith.law/corporate/license-contract-point[ja]

Představení opatření naší kanceláře

Právnická kancelář Monolis je odborníkem na IT, zejména na internet a právo. V posledních letech se duševní vlastnictví, zejména autorská práva, stává středem pozornosti a potřeba právní kontroly se stále zvyšuje. Naše kancelář poskytuje řešení týkající se duševního vlastnictví. Podrobnosti jsou uvedeny v následujícím článku.

https://monolith.law/practices/corporate[ja]