Punti chiave da conoscere per stipulare un contratto di ricerca e sviluppo congiunto

Uno dei metodi per integrare le competenze, il know-how e il personale che mancano nella propria azienda, sviluppando prodotti o tecnologie in modo rapido ed economico, è la ricerca e sviluppo congiunta.

Sebbene ci sia molto da guadagnare da altre aziende attraverso la ricerca e sviluppo congiunta, c’è anche la possibilità che le informazioni e le tecnologie della propria azienda possano essere divulgate all’azienda partner.

Inoltre, non sarebbe sorprendente se ciascuna azienda volesse dare priorità ai propri interessi e, se possibile, monopolizzare i risultati della ricerca e sviluppo congiunta. In realtà, è necessario trovare un compromesso da qualche parte.

Il “contratto di ricerca e sviluppo congiunto” viene stipulato per discutere e stabilire regole per questi problemi nella ricerca e sviluppo congiunta in anticipo, al fine di evitare problemi inutili.

Quindi, in questa occasione, spiegheremo e organizzeremo i vantaggi e gli svantaggi del contratto di ricerca e sviluppo congiunto, e i punti da tenere in considerazione per evitare problemi previsti.

Cos’è la ricerca e sviluppo congiunta

La ricerca e sviluppo congiunta è un tipo di collaborazione aziendale in cui diverse aziende con interessi comuni collaborano per lo sviluppo efficiente di prodotti e tecnologie.

In settori o prodotti in cui l’innovazione tecnologica è rapida o il ciclo di vita del prodotto si sta accorciando, c’è il rischio di perdere la competizione con altre aziende se si impiega troppo tempo nello sviluppo.

Anche se si investono risorse significative nella ricerca e sviluppo e si completa un nuovo prodotto, il valore del prodotto sviluppato può essere notevolmente compromesso se un concorrente ha già completato un prodotto simile e lo ha introdotto sul mercato.

Esistono vari metodi per sviluppare prodotti e tecnologie in un breve periodo di tempo, tra cui decisioni a livello di gestione come M&A e collaborazioni aziendali. Tuttavia, la ricerca e sviluppo congiunta ha un impatto minore sulla gestione e, a seconda del contenuto, può essere approvata anche da un capo dipartimento, motivo per cui è adottata da molte aziende.

I vantaggi del contratto di ricerca e sviluppo congiunto

Chiarezza nella divisione dei ruoli e nell’assunzione dei costi

Quando si svolge un’attività di sviluppo in collaborazione con un terzo, ci sono vari modelli per la divisione dei ruoli e l’assunzione dei costi relativi allo sviluppo. Ad esempio, un’azienda potrebbe assumersi solo i costi, lasciando all’azienda partner il compito dello sviluppo, oppure le aziende potrebbero dividersi i compiti in base alla fase di sviluppo, con ciascuna azienda che si assume i costi necessari per la sua parte. Non esiste un modello fisso.

Quindi, uno dei ruoli chiave del contratto di ricerca e sviluppo congiunto è quello di chiarire i ruoli, le responsabilità e l’assunzione dei costi di ciascuna azienda.

Inoltre, è possibile stabilire il diritto di richiedere un risarcimento per danni nel caso in cui l’azienda partner non adempia ai suoi obblighi, quindi è importante rendere il più possibile realizzabili i contenuti relativi alla divisione dei ruoli e all’assunzione dei costi.

Riduzione dei costi di sviluppo e diffusione del rischio

Uno dei vantaggi della ricerca e sviluppo congiunta è che è possibile condividere i costi necessari per lo sviluppo tra le aziende partecipanti e contenere anche i costi del personale necessario per lo sviluppo.

Inoltre, diventa possibile intraprendere sviluppi di grande scala che non sarebbero fattibili da soli, e nel caso in cui non si ottengano risultati, è possibile diffondere il danno dei costi tra le aziende partecipanti.

Complementarietà reciproca di tecnologia, personale e attrezzature di ricerca

Oltre ai fondi, la ricerca e lo sviluppo richiedono anche tecnologie, personale e attrezzature per i prototipi e le valutazioni, che potrebbero mancare all’interno dell’azienda.

Svantaggi del contratto di ricerca e sviluppo congiunto

Rischio di perdita di tecnologia e know-how

Nell’ambito di sviluppatori che lavorano per lo stesso obiettivo, è inevitabile dover divulgare le informazioni di cui l’altro ha bisogno, e poiché entrambi hanno l’obbligo di mantenere il segreto, c’è la possibilità di divulgare anche tecnologie e know-how importanti.

Di conseguenza, il più grande svantaggio della ricerca e sviluppo congiunto è che la tecnologia e il know-how della propria azienda possono essere appresi e diffusi all’azienda partner.

Tuttavia, al contrario, si può considerare un vantaggio il fatto che la propria azienda può apprendere la tecnologia e il know-how dell’azienda partner.

In ogni caso, è necessario prestare molta attenzione all’ambito delle informazioni da divulgare.

Difficoltà nell’esclusività dei risultati

Se sviluppi un nuovo prodotto o tecnologia da solo, puoi monopolizzare i risultati e sviluppare il tuo business in modo vantaggioso rispetto ai tuoi concorrenti.

Tuttavia, nel caso della ricerca e sviluppo congiunta, può essere difficile monopolizzare i risultati poiché l’azienda partner può anche avere diritti sulla proprietà intellettuale basata sui risultati, e c’è la possibilità che l’azienda partner possa utilizzare quella proprietà intellettuale per svolgere un’attività in concorrenza con la tua azienda.

Potrebbe esserci una limitazione alla ricerca e sviluppo congiunto con altre aziende

Durante il periodo di ricerca e sviluppo congiunto, potrebbe essere incluso nel contratto una clausola che proibisce “la ricerca e sviluppo congiunto con un terzo per lo stesso o un obiettivo simile (proibizione dello sviluppo concorrente)” per impedire all’azienda partner di svolgere la stessa ricerca e sviluppo congiunto con i concorrenti della tua azienda.

Tuttavia, se la tua azienda possiede la tecnologia di base, si possono considerare vari prodotti e tecnologie applicative, quindi se la ricerca e sviluppo congiunta con altre aziende è limitata, ciò potrebbe avere un grande impatto sulle attività aziendali.

Punti chiave per evitare fallimenti nei contratti di ricerca e sviluppo congiunto

Impostare con attenzione l’obiettivo del contratto di ricerca e sviluppo congiunto

La definizione dell’obiettivo del contratto di ricerca e sviluppo congiunto tende a non essere considerata molto importante, ma in realtà influisce su molte clausole, può concedere all’altra parte diritti inutilmente ampi o può imporre alla propria azienda restrizioni eccessive, quindi diventa molto importante.

Relazione con la clausola di divieto di sviluppo competitivo

Nella clausola di divieto di sviluppo competitivo menzionata nel paragrafo precedente, l’ambito del divieto cambia notevolmente a seconda dell'”obiettivo” identico o simile.

Ad esempio, supponiamo che l’obiettivo della ricerca e sviluppo congiunto sia “sviluppo del sistema di terminali di comunicazione” e “sviluppo del sistema di riconoscimento vocale dei terminali di comunicazione”. In questo caso, nel primo caso, non sarà possibile sviluppare congiuntamente con terzi tutti i sistemi relativi ai terminali di comunicazione, mentre nel secondo caso, sarà possibile sviluppare congiuntamente qualsiasi cosa tranne il sistema di riconoscimento vocale.

La definizione dell’obiettivo non deve essere troppo specifica, altrimenti si perde la flessibilità e anche una piccola correzione del percorso richiederebbe una modifica del contratto. Al contrario, se è troppo astratto, l’ambito del divieto diventa eccessivamente ampio, quindi è necessario considerarlo attentamente.

Relazione con i diritti di proprietà intellettuale

Se l’obiettivo è troppo ampio, oltre alla ricerca e sviluppo congiunto, potrebbe esserci la possibilità che l’altra azienda rivendichi i diritti su un’invenzione ottenuta come risultato della ricerca congiunta come risultato della ricerca e sviluppo congiunto, se la data di domanda di brevetto per l’invenzione è entro il periodo di validità del contratto di ricerca e sviluppo congiunto.

Al contrario, se è troppo specifico, c’è il rischio che l’invenzione realizzata dall’altra azienda venga brevettata singolarmente, nonostante sia il risultato della ricerca e sviluppo congiunto, perché è al di fuori dell’obiettivo.

Relazione con l’obbligo di riservatezza

In generale, nelle clausole che stabiliscono l’obbligo di riservatezza, le informazioni riservate dell’altra parte possono essere utilizzate solo entro l’ambito dell’obiettivo, o l’uso al di fuori dell’obiettivo è proibito.

Tuttavia, se l’obiettivo è troppo ampio, l’uso delle informazioni riservate della propria azienda in un progetto diverso da quello attualmente in corso non costituirebbe una violazione del contratto, mentre se è troppo specifico, anche un piccolo sviluppo applicativo potrebbe costituire una violazione del contratto.

Il punto più importante è il trattamento dei risultati

Probabilmente la questione che richiede più tempo nelle discussioni sul contratto di ricerca e sviluppo congiunto è il “trattamento dei risultati”.

La proprietà dei diritti di proprietà intellettuale basati sui risultati, il diritto di esercizio, il diritto di licenza di esercizio, ecc., hanno un impatto diretto sul business della propria azienda, quindi ci sono molti punti su cui entrambe le parti non possono cedere. Tuttavia, il punto più importante per evitare problemi inutili è raggiungere un accordo il più possibile prima di iniziare la ricerca e sviluppo congiunto.

Proprietà dei diritti di proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale basati sull’invenzione realizzata nella ricerca e sviluppo congiunto sono generalmente detenuti dall’azienda a cui appartiene l’inventore.

Tuttavia, questo è condizionato dal fatto che si stabilisca in contratti con i dipendenti o in regolamenti sull’invenzione sul lavoro che “i diritti di proprietà intellettuale basati su invenzioni, ecc., realizzate dai dipendenti nel corso del loro lavoro saranno trasferiti all’azienda”.

In questo caso, i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca e sviluppo congiunto apparterrebbero all’azienda a cui appartiene l’inventore, ma è anche possibile stabilire diversamente nel contratto, come segue:

• Tutti i diritti di proprietà intellettuale appartengono esclusivamente a una delle parti
• Tutti i diritti di proprietà intellettuale sono condivisi
• I diritti di proprietà intellettuale appartengono esclusivamente a una delle parti a seconda del tipo o del campo dell’invenzione
• La destinazione dei diritti di proprietà intellettuale viene decisa di comune accordo

La decisione sulla proprietà dei diritti di proprietà intellettuale, come la proprietà esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale relativi alla tecnologia di base della propria azienda e la decisione caso per caso per la tecnologia applicativa, deve essere basata sulla strategia aziendale.

Se desiderate saperne di più sui vantaggi dei brevetti e dell’ottenimento dei diritti di brevetto, vi preghiamo di consultare l’articolo sottostante insieme a questo articolo.

https://monolith.law/corporate/patent-merit-lawyer-invention[ja]

Esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, diritti esclusivi, ecc.

Se i diritti di proprietà intellettuale relativi alla tecnologia di base appartengono esclusivamente all’altra azienda e i diritti di proprietà intellettuale relativi al prodotto applicativo appartengono esclusivamente alla propria azienda, sarà necessario ottenere una licenza per esercitare i diritti di proprietà intellettuale relativi alla tecnologia di base dall’altra azienda per produrre e vendere il prodotto applicativo.

Dato che la ricerca e sviluppo congiunta viene condotta per ottenere profitti utilizzando i risultati, è necessario rendere possibile l’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale che appartengono all’altra azienda, indipendentemente dalla proprietà dei risultati, se sono necessari per il business della propria azienda.

Nel caso dei brevetti, potrebbe essere possibile stabilire un diritto di esercizio normale esclusivo per un certo periodo di tempo per evitare che la tecnologia di base venga concessa in licenza a un’azienda concorrente.

Tempo e contenuto della pubblicazione dei risultati

Per i ricercatori e gli sviluppatori, la pubblicazione dei risultati della ricerca e sviluppo congiunto in conferenze o articoli è molto importante.

Dato che nel contratto di ricerca e sviluppo congiunto è stabilito un obbligo di riservatezza, se si desidera pubblicare i risultati, è necessario stabilirlo nel contratto.

Inoltre, la pubblicazione prima della domanda di brevetto porta alla perdita della novità del brevetto. Pertanto, anche dopo la domanda di brevetto, c’è il vantaggio di non far sapere alle aziende rivali il contenuto dello sviluppo della propria azienda fino a quando la domanda di brevetto non viene resa pubblica, quindi è importante concordare in anticipo con l’altra parte il momento e il contenuto della pubblicazione.

Attenzione alle cause di risoluzione / Clausole COC

La clausola Change of Control (COC) è una clausola che rende il “cambiamento del controllo dell’azienda” dovuto a M&A, ecc., una causa di risoluzione del contratto.

Non è raro che le aziende in fase di avvio diventino oggetto di M&A, quindi l’azienda partner nella ricerca e sviluppo congiunto potrebbe aggiungere una clausola COC come causa di risoluzione del contratto.

Se un’azienda concorrente acquisisce un’azienda in fase di avvio, c’è il rischio che le informazioni importanti fuoriescano all’azienda concorrente continuando la ricerca e sviluppo congiunto.

Tuttavia, per le aziende in fase di avvio, una promettente ricerca e sviluppo congiunta aumenta il valore dell’azienda, ma se nel contratto è inclusa una clausola COC, viene valutata come un rischio e il valore dell’azienda potrebbe essere danneggiato, quindi bisogna prestare molta attenzione al trattamento della clausola COC.

Riassunto

In questa occasione, abbiamo discusso i vantaggi e gli svantaggi dei contratti di ricerca e sviluppo congiunti, e i punti da tenere in considerazione per evitare problemi. Quando si svolge una ricerca e sviluppo congiunta con un’azienda straniera, è importante anche decidere su questioni come la legge applicabile e la giurisdizione concordata.

Inoltre, se si limita la ricerca e lo sviluppo su temi diversi dal tema della ricerca e sviluppo congiunta, o se si limita l’uso dei risultati della ricerca e sviluppo, ciò potrebbe costituire una pratica commerciale ingiusta secondo la legge giapponese sulla proibizione del monopolio.

Dato che ci sono vari rischi a seconda del caso, quando si stipula un contratto di ricerca e sviluppo congiunto, si consiglia di consultare un avvocato con una vasta conoscenza ed esperienza, invece di prendere una decisione da soli.

Presentazione delle misure adottate dal nostro studio legale

Lo studio legale Monolis è uno studio legale altamente specializzato in IT, in particolare nell’intersezione tra Internet e diritto. Nell’ambito della ricerca e sviluppo congiunta tra aziende, è necessaria la redazione di contratti. Il nostro studio legale fornisce servizi di redazione e revisione di contratti per una vasta gamma di casi, dalle aziende quotate sul primo mercato della Borsa di Tokyo alle startup. Se avete problemi con i contratti, si prega di fare riferimento all’articolo sottostante.