Punti chiave da controllare nel contratto di licenza del marchio nel Brand Licensing

Un caso in cui potrebbe essere necessaria una licenza di marchio è quando il nome che hai pensato per un nuovo brand è già registrato da un’altra azienda.

In questo caso, la licenza del marchio può essere semplicemente considerata un “prestito del nome”, ma la storia cambia quando si tratta del nome di un brand.

Il marchio di un brand non è solo una serie di lettere o figure, ma è una “prova che si tratta di un prodotto legittimo del brand”, quindi i consumatori sono disposti a pagare di più per i prodotti con quel marchio rispetto ai prodotti simili.

Quindi, quando si concede in licenza il marchio di un brand, il brand deve richiedere al licenziatario di produrre prodotti degni del brand e di mostrare correttamente il marchio.

In questa occasione, spiegheremo i punti importanti che il licenziante, cioè il brand, deve conoscere in un “contratto di licenza di marchio” in una licenza di brand, che è diversa dalla normale licenza di marchio.

Cos’è un marchio

L’Associazione di Marketing degli Stati Uniti, un paese leader nel business dei marchi, definisce un “marchio” come segue:

Un marchio è un “nome”, “termine”, “simbolo”, “design”, o qualsiasi altra caratteristica che identifica i prodotti o i servizi di un venditore come distinti da quelli di altri venditori.

In altre parole, un marchio è qualcosa che può aggiungere caratteristiche distintive (valore aggiunto) che differenziano il suo prodotto o servizio da altri prodotti o servizi simili. Questi fattori di differenziazione possono includere aspetti tangibili come funzionalità e forma, così come aspetti intangibili come storia, immagine e affidabilità. Si può pensare che un marchio abbia le seguenti tre funzioni:

• Funzione di identificazione del prodotto: Distingue il prodotto marchiato da altri prodotti.
• Funzione di garanzia della qualità: Garantisce la qualità del prodotto marchiato.
• Funzione di attrazione del cliente: Guida i clienti del marchio verso il prodotto marchiato.

Questi marchi di valore economico possono ottenere diritti di marchio (diritti esclusivi di monopolio) registrandosi presso l’Ufficio Brevetti, rendendo possibile concedere licenze di utilizzo a terzi.

La licenza di marchio nel contesto della licenza di brand

Nell’industria della moda, ad esempio, la licenza di brand non è affatto insolita. Esistono vari tipi, come i sottomarchi del brand originale o quelli destinati alla produzione e vendita locale in altri paesi.

Per il brand, ci sono vantaggi non solo in termini di entrate da royalty, ma anche di espansione del business e di sviluppo di nuovi mercati. Per il licenziatario, si può prevedere un business altamente redditizio utilizzando la notorietà, la fiducia e l’immagine del brand.

Sebbene si pensi generalmente che la licenza di brand riguardi principalmente l’uso del “nome del brand” o del “logo”, in realtà ci sono casi in cui il contratto regola rigorosamente i dettagli del design, della produzione e della vendita del prodotto.

Dal punto di vista del brand, è naturale voler proteggere l’immagine e la reputazione del brand prezioso che è stato sviluppato con tempo e denaro.

In questo modo, il ruolo del contratto di licenza di marchio, che ha lo scopo di utilizzare semplicemente il marchio, è diverso dal contratto di licenza di marchio nel contesto della licenza di brand.

Punti chiave da controllare nel contratto di licenza del marchio

In questo articolo, ci concentreremo sui punti chiave specifici da controllare in un contratto di licenza del marchio di un brand.

Ambito della licenza d’uso

Articolo ●●
1. Il licenziante concede al licenziatario il diritto di utilizzare il marchio concesso in licenza entro i limiti stabiliti nei seguenti punti:
① Area di licenza: ●●●●
② Prodotti concessi in licenza: ●●●●
③ Periodo di licenza: dal ●●●● (anno) ●● (mese) ●● (giorno) al ●●●● (anno) ●● (mese) ●● (giorno)
2. Il licenziatario non ha diritti sull’uso del marchio concesso in licenza al di fuori dell’ambito definito nel paragrafo precedente.
3. Il licenziante e il licenziatario collaboreranno per presentare una domanda di registrazione del diritto di utilizzo normale entro ●● giorni dalla conclusione del presente contratto. Il licenziatario si farà carico dei costi associati a tale registrazione.
※ Licenziante: Parte A, Licenziatario: Parte B

Quando si concede in licenza il marchio del proprio brand, è fondamentale definire il “tipo di diritto d’uso” e l'”ambito della licenza d’uso”.

Ad esempio, se si concede un “diritto d’uso esclusivo” nel “settore sportivo”, non sarà possibile concedere in licenza il marchio per prodotti da tennis o da golf a terzi.

Inoltre, anche se i prodotti concessi in licenza sono “articoli da golf”, è possibile suddividerli ulteriormente in “palline da golf”, “mazze da golf”, “abbigliamento da golf”, ecc.

Quindi, per il brand, poiché non è possibile prevedere come si svilupperà il business del brand in futuro, decidere l’ambito della licenza d’uso senza riflettere potrebbe comportare la perdita di opportunità di business.

Inoltre, ci sono due tipi di diritti d’uso: “diritto d’uso normale” e “diritto d’uso esclusivo”. Nel caso del “diritto d’uso esclusivo”, una volta registrato, nemmeno il brand che detiene il marchio può utilizzarlo nell’ambito della licenza d’uso. Pertanto, a meno che non ci siano grandi vantaggi, è meglio non sceglierlo. Inoltre, è possibile stipulare un contratto per la concessione del “diritto d’uso normale esclusivo”, che è definito tra le parti come esclusivo.

Quindi, è importante determinare l’ambito della licenza basandosi sulle capacità del licenziatario e sul suo piano di business.

Sebbene la registrazione non sia obbligatoria per il diritto d’uso normale, a differenza del diritto esclusivo che richiede la registrazione, registrandolo si può opporsi anche a terzi che hanno acquisito il marchio successivamente.

Uso del marchio concesso in licenza

Articolo ●●
1. Il licenziatario, nell’uso del marchio concesso in licenza, riconosce che il marchio rappresenta la reputazione e la qualità dei prodotti del licenziante e si impegna a non danneggiare il valore del brand del licenziante.
2. Il licenziatario utilizzerà il marchio concesso in licenza in conformità con le modalità di visualizzazione e di utilizzo specificate nell’Allegato 1 e secondo le istruzioni fornite dal licenziante di volta in volta.
3. Il licenziatario, nell’uso del marchio concesso in licenza, deve indicare chiaramente che il prodotto concesso in licenza è prodotto dal licenziatario.
4. Il licenziatario non può riconcedere il marchio concesso in licenza a terzi, né trasferirlo, fornirlo come garanzia o compiere qualsiasi altro atto di disposizione senza il previo consenso scritto del licenziante.
5. Se il licenziatario intende cessare o terminare l’uso del marchio concesso in licenza, deve notificarlo prontamente al licenziante per iscritto.

Nell’Allegato 1 del paragrafo 2, oltre alla modalità di visualizzazione del marchio concesso in licenza, come la posizione, la dimensione, il colore, la combinazione con il nome del brand e il logo, si può anche considerare di imporre l’obbligo di includere una dichiarazione come “Il marchio concesso in licenza è un marchio registrato di (licenziante) e (licenziatario) ha ottenuto la licenza per utilizzarlo su questo prodotto” su materiali promozionali e tag dei prodotti.

Oltre alle disposizioni del campione di articolo sopra, è possibile aggiungere le seguenti proibizioni allo scopo di prevenire il danneggiamento del valore del brand.

Il licenziatario non deve compiere nessuna delle seguenti azioni, indipendentemente dal fatto che siano all’interno o all’esterno dell’area di licenza.
① Utilizzare o registrare un marchio o un altro segno che sia simile al marchio concesso in licenza o che possa essere confuso con esso.
② Far perdere al marchio concesso in licenza il suo potere distintivo o danneggiare la sua reputazione.
③ Utilizzare il marchio concesso in licenza in un modo che possa indurre in errore sulla qualità del prodotto concesso in licenza

Tuttavia, se si impone al licenziatario l’obbligo di non produrre o vendere prodotti concorrenti, ci potrebbero essere problemi con la legge antitrust, quindi bisogna fare attenzione.

Certificazione della qualità del prodotto concesso in licenza

Articolo ●●
1. I prodotti concessi in licenza sui quali il licenziatario può mostrare il marchio concesso in licenza devono soddisfare gli standard di qualità specificati nell’Allegato 2.
2. Il licenziatario può utilizzare il marchio concesso in licenza solo sui prodotti concessi in licenza che il licenziante ha riconosciuto come conformi agli standard di qualità specificati.
3. Per ottenere l’approvazione del licenziante come previsto nel paragrafo precedente, il licenziatario deve fornire al licenziante un campione del prodotto concesso in licenza con il marchio. Il licenziante notificherà per iscritto al licenziatario l’approvazione o il rifiuto entro ●● giorni dal ricevimento del campione.

Se la qualità dei prodotti con il marchio concesso in licenza non raggiunge un certo livello, c’è il rischio che la reputazione del brand possa essere danneggiata, quindi il controllo della qualità dei prodotti concessi in licenza è un processo importante.

Oltre alla qualità, anche il “design”, la “fascia di prezzo”, il “target” e la “pubblicità e promozione” possono avere un impatto negativo sul brand originale, quindi si potrebbe considerare di aggiungerli alle “condizioni di approvazione”.

Clausole essenziali per evitare i rischi del licenziante

Non garanzia

Articolo ●●
Il licenziante non garantisce la validità del diritto di marchio relativo al marchio concesso in licenza, né che l’uso del marchio concesso in licenza non violi i diritti di terzi.

Questa clausola, come nel caso del contratto di licenza di brevetto, è dovuta al fatto che è praticamente impossibile controllare tutti i marchi registrati simili, e che non è possibile determinare l’infrazione dei diritti senza un processo. Pertanto, per il licenziante, fornire tale garanzia rappresenterebbe un rischio molto grande.

Se desiderate saperne di più sulla violazione del diritto di marchio, vi preghiamo di leggere l’articolo sottostante in combinazione con questo articolo.

https://monolith.law/corporate/penalty-for-trademark-infringement[ja]

Esenzione di responsabilità

Articolo ●●
Il licenziante non si assume alcuna responsabilità per i danni subiti dal licenziatario a causa di difetti nei prodotti concessi in licenza o dell’uso del marchio concesso in licenza.

Anche se il marchio ha certificato la qualità, i difetti dei prodotti concessi in licenza sono responsabilità del licenziatario. Inoltre, il fatto di mostrare il nome del marchio o il logo potrebbe portare a domande sulla “responsabilità del produttore” del marchio per i prodotti concessi in licenza, quindi questa clausola è considerata essenziale.

Riassunto

In questa occasione, abbiamo spiegato i punti importanti che il lato del marchio deve conoscere in un contratto di licenza di marchio nel licensing del marchio, che è diverso dal normale contratto di licenza di marchio.

In un contratto reale, oltre a quanto sopra, sono necessarie clausole come “tariffa per l’uso del marchio”, “risoluzione”, “obbligo di riservatezza”, “misure dopo la fine del contratto”, “risarcimento del danno”, “legge applicabile”, “tribunale competente”.

Si consiglia di consultare un avvocato con una vasta conoscenza ed esperienza, piuttosto che decidere autonomamente, poiché la licenza del marchio del marchio richiede anche la conoscenza del business del marchio.

Se vuoi conoscere il contratto di licenza nel suo complesso, non solo il diritto di marchio, ma anche il diritto d’autore e il diritto di brevetto, ti preghiamo di consultare l’articolo sottostante insieme a questo articolo.

https://monolith.law/corporate/license-contract-point[ja]

Presentazione delle misure adottate dal nostro studio legale

Lo Studio Legale Monolis è un’agenzia legale con una forte specializzazione in IT, in particolare nell’intersezione tra Internet e legge. Negli ultimi anni, i diritti di proprietà intellettuale legati al copyright hanno attirato molta attenzione, e la necessità di controlli legali è in costante aumento. Il nostro studio offre soluzioni relative ai diritti di proprietà intellettuale. I dettagli sono descritti nell’articolo sottostante.