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General Corporate

La violazione del diritto di marchio da parte dei venditori e la responsabilità legale degli operatori di centri commerciali online

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La violazione del diritto di marchio da parte dei venditori e la responsabilità legale degli operatori di centri commerciali online

Anche se si verificano problemi tra gli utenti e i negozi di un centro commerciale online (di seguito denominato “centro commerciale”), si ritiene che l’operatore del centro commerciale non abbia responsabilità nei confronti degli utenti, ad eccezione di alcune circostanze eccezionali.

Allora, l’operatore del centro commerciale ha qualche responsabilità se un venditore all’interno del centro commerciale commette un’infrazione dei diritti? Discuteremo un caso giudiziario in cui è stato contestato se l’operatore del centro commerciale avrebbe dovuto assumersi la responsabilità per l’infrazione del marchio da parte del venditore quando l’infrazione del marchio è stata stabilita.

Riassunto del caso

La società che ha intentato la causa è un’entità legale italiana che gestisce i diritti del marchio “Chupa Chups”. Il querelante ha sostenuto che l’esposizione o la vendita di prodotti con il marchio “Chupa Chups” da parte di sei venditori sul mercato Rakuten viola i diritti del marchio e costituisce un atto di concorrenza sleale attraverso l’uso del marchio del prodotto (articoli 1 e 2 della Legge Giapponese sulla Prevenzione della Concorrenza Sleale). Pertanto, ha richiesto non solo ai venditori, ma anche a Rakuten, l’operatore del centro commerciale, di assumersi la responsabilità, chiedendo un’ingiunzione e il pagamento dei danni.

In primo grado, la richiesta del querelante è stata respinta sulla base del fatto che il soggetto della vendita (compravendita) dei prodotti registrati sulla pagina del venditore del mercato Rakuten è il venditore stesso di ciascuna pagina, e non l’operatore del centro commerciale (sentenza del Tribunale Distrettuale di Tokyo, 31 agosto 2010 (anno 22 dell’era Heisei, 2010 nel calendario gregoriano)). Il lato “Chupa Chups” ha contestato questa decisione e ha presentato un appello.

Punti di contesa dell’appello

Non c’era alcuna disputa tra le parti riguardo al fatto che il venditore, che è il principale venditore diretto del prodotto in questione, commette una violazione del diritto di marchio. I principali punti di contesa erano i seguenti due punti, dal punto di vista di se anche Rakuten Market, che non è il venditore diretto, ha la responsabilità per la violazione del diritto di marchio.

  1. La violazione del diritto di marchio è limitata ai casi in cui si “usa” il marchio in questione?
  2. Anche l’operatore del sito che non è il venditore può essere il “soggetto” della violazione del diritto di marchio?

Questi sono stati i due punti.

Le affermazioni di “Chupa Chups”

Il querelante, riguardo al punto controverso 1, ha dichiarato:

È tipico dell’infrazione del diritto di marchio che altri utilizzino lo stesso marchio senza autorizzazione, ma anche altre tipologie di comportamenti che danneggiano la capacità di identificazione del marchio registrato e impediscono l’identificazione di prodotti e servizi designati, dovrebbero essere oggetto di un’ingiunzione come atti di violazione del diritto di marchio, e inoltre, se l’agente ha intenzione o negligenza, dovrebbe essere ovvio che ha l’obbligo di risarcire i danni.

Corte Suprema di Proprietà Intellettuale, sentenza del 14 febbraio 2012 (anno 2012 del calendario gregoriano)

Ha sostenuto che la violazione del diritto di marchio non si verifica solo quando si “utilizza” il marchio in questione, ma anche quando si compiono azioni che “danneggiano la capacità di identificazione del marchio registrato e impediscono l’identificazione di prodotti e servizi designati”.

Riguardo al punto controverso 2, il querelante ha perseguito la responsabilità di Rakuten come segue. Rakuten Market è il soggetto principale dell’esposizione, che seleziona le informazioni da fornire, fornisce i risultati della ricerca in un formato unico, fornisce informazioni sui prodotti come prodotti all’interno del Rakuten Market, e dà istruzioni ai venditori per creare dati in un formato appropriato.

Inoltre, Rakuten Market accetta le richieste di acquisto di prodotti dai clienti, le riceve, le trasferisce ai venditori, invia “e-mail di conferma dell’ordine” ai clienti, trasferisce le informazioni sul luogo di consegna del prodotto ai venditori, e invia direttamente le informazioni sulla carta di credito alla società di carte di credito per ottenere l’approvazione durante il pagamento con carta di credito. Ha sostenuto che, poiché senza queste azioni il trasferimento dei prodotti in questione sarebbe praticamente impossibile, Rakuten Market è anche il soggetto principale del trasferimento che compie azioni cruciali nel trasferimento del prodotto.

Inoltre, Rakuten Market riscuote una “quota di utilizzo del sistema” basata sul volume delle vendite dei venditori ad un tasso del 2-4%, ricevendo effettivamente una distribuzione del prezzo dei prodotti venduti, e non si trova in una posizione neutrale tra il venditore e il potenziale acquirente, ma piuttosto sta vendendo insieme al venditore, o tramite il venditore, ha sostenuto.

Le affermazioni di Rakuten

Da parte sua, Rakuten ha sostenuto che, per quanto riguarda il punto controverso 1, l’argomentazione del querelante secondo cui tutte le azioni che “danneggiano la forza distintiva del marchio registrato”, anche se non rientrano nell'”uso del marchio registrato”, costituiscono una violazione del diritto di marchio, è una deviazione dal testo dell’articolo della Legge sui marchi giapponesi e non ha alcuna base nel diritto positivo. Hanno sostenuto che, secondo l’articolo 36 della Legge sui marchi giapponesi, l’oggetto di un’azione di cessazione è “chi viola o è probabile che violi il diritto di marchio”.

Per quanto riguarda il punto controverso 2, Rakuten ha ribadito la sua affermazione nel primo grado di giudizio secondo cui il ruolo di Rakuten nel mercato è quello di fornire ai venditori un “luogo” in cui possono elencare i loro prodotti e fare affari con i clienti. Hanno sostenuto che i venditori sono quelli che elencano i prodotti, e Rakuten Market guadagna una commissione come tassa per l’uso del “luogo” quando una transazione è completata.

Hanno inoltre sostenuto che, quando un venditore apre un nuovo negozio, Rakuten Market conduce una revisione basata sui termini e condizioni, ma questa revisione è solo per determinare se il venditore è adatto come partner per fornire il “luogo” di Rakuten Market. Una volta che l’apertura del negozio è approvata, i venditori possono elencare e vendere liberamente i loro prodotti sulla loro pagina del negozio senza ottenere l’approvazione individuale, e solo attraverso le procedure condotte dai venditori stessi. Hanno sostenuto che Rakuten non ha il diritto di elencare o rimuovere prodotti dal mercato, e che è impossibile per il sistema impedire preventivamente l’elenco di un prodotto specifico su Rakuten Market.

Hanno anche sostenuto che la commissione di Rakuten Market è tra il 2% e il 4% del fatturato del contratto di vendita concluso, che è vicino alla percentuale del canone di locazione nel contratto di locazione di un centro commerciale reale (circa il 5% -10% del fatturato), e in realtà è ancora più basso, quindi non può essere considerato un margine che presuppone la responsabilità del venditore.

Giudizio d’appello

La Corte d’Appello per la Proprietà Intellettuale, riguardo al punto controverso 1, ha stabilito che:

Sebbene la Legge sui marchi (Legge Giapponese sui marchi) stabilisca nel suo articolo 37 le azioni considerate violazioni, il diritto di marchio è un diritto che “consente l’uso esclusivo del marchio registrato per i prodotti o servizi specificati” (articolo 25 della stessa legge), e il titolare del marchio può “richiedere la cessazione o la prevenzione della violazione del proprio diritto di marchio… da parte di chi viola o rischia di violare” (articolo 36, paragrafo 1 della stessa legge). Pertanto, non è necessario limitare la violazione del diritto di marchio solo ai casi in cui il trasgressore sta facendo “uso” come definito nell’articolo 2, paragrafo 3 della Legge sui marchi. È possibile considerare anche l’agente dell’azione da un punto di vista sociale ed economico, e non è necessario interpretare che la violazione del diritto di marchio si limita solo ai casi che rientrano nella disposizione esplicita sulla violazione indiretta (articolo 37 della stessa legge).

Come sopra,

ha stabilito che la violazione del diritto di marchio non si limita all'”uso” e ha accettato l’argomentazione di “Chupa Chups”.

Inoltre, riguardo al punto controverso 2, l’operatore di una pagina web (l’operatore del centro commerciale) è:

  • Potenzialmente responsabile di aiutare la violazione della legge se, anche se è l’operatore, riconosce specificamente che l’offerta di un venditore viola il diritto di marchio di un terzo
  • L’operatore ha concluso un contratto di vendita con il venditore e sta ottenendo un profitto commerciale sotto forma di commissioni di vendita e tariffe per l’uso del sistema
  • L’operatore può prendere misure per evitare le conseguenze, come la rimozione dei contenuti e la sospensione delle vendite, in base al contratto con il venditore quando riconosce l’esistenza di un’azione che viola il diritto di marchio

Considerando queste circostanze, riguardo alla responsabilità dell’operatore,

Quando l’operatore si rende conto o ha ragioni sufficienti per ritenere che può rendersi conto che il venditore sta violando il diritto di marchio, se non rimuove il contenuto della violazione dalla pagina web entro un periodo di tempo ragionevole, dopo la scadenza di tale periodo, il titolare del diritto di marchio può fare una richiesta di cessazione e di risarcimento dei danni all’operatore della pagina web, allo stesso modo in cui può farlo al venditore.

Come sopra,

ha stabilito. Tuttavia, nel caso in questione, Rakuten Market ha rimosso tutto entro 8 giorni, un periodo di tempo ragionevole, dopo aver appreso della violazione del diritto di marchio, e ha corretto la situazione. Pertanto, non si può dire che abbia violato il diritto di marchio in modo illegale, e non si può nemmeno dire che costituisca un atto di concorrenza sleale, quindi l’appello è stato respinto.

Gli operatori di siti web, quando ricevono indicazioni di violazioni della Legge sui marchi da parte dei titolari di diritti di marchio, dovrebbero indagare prontamente sulla presenza o meno di tali violazioni. Finché adempiono a questo dovere, non saranno responsabili per la cessazione o il risarcimento dei danni a causa della violazione del diritto di marchio. Tuttavia, se trascurano questo dovere, potrebbero essere ritenuti responsabili per la cessazione o il risarcimento dei danni, allo stesso modo dei venditori.

Riassunto

La sentenza della Corte Superiore di Proprietà Intellettuale nel caso “Chupa Chups” considera principalmente la situazione di gestione e controllo dei venditori nel mercato Rakuten. Tuttavia, ha indicato che in caso di violazione del diritto di marchio, se l’operatore del centro commerciale non interviene prontamente dopo aver preso conoscenza dell’atto illegale, potrebbe essere ritenuto responsabile. Pertanto, è necessario prestare attenzione.

Presentazione delle misure adottate dal nostro studio legale

Lo studio legale Monolis è un’agenzia legale con alta specializzazione in IT, in particolare Internet e diritto. Negli ultimi anni, i diritti di proprietà intellettuale legati ai marchi hanno attirato molta attenzione, e la necessità di controlli legali sta aumentando sempre di più. Il nostro studio offre soluzioni relative alla proprietà intellettuale. I dettagli sono descritti nell’articolo sottostante.

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Managing Attorney: Toki Kawase

The Editor in Chief: Managing Attorney: Toki Kawase

An expert in IT-related legal affairs in Japan who established MONOLITH LAW OFFICE and serves as its managing attorney. Formerly an IT engineer, he has been involved in the management of IT companies. Served as legal counsel to more than 100 companies, ranging from top-tier organizations to seed-stage Startups.

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