I vantaggi dei brevetti e dell'acquisizione dei diritti di brevetto spiegati da un avvocato

Quando si parla di brevetti e diritti di brevetto, si tende a immaginare qualcosa di grande, come i diodi a emissione di luce blu. Tuttavia, nella realtà, la maggior parte dei brevetti registrati (circa 195.000 nel 2018) riguardano “piccole” invenzioni.

Un esempio è il caso in cui Echigo Seika, il secondo produttore di dolci nel settore, ha chiesto l’interruzione della produzione e della vendita e il risarcimento dei danni a Sato Foods Industries (Sato Foods), il primo produttore nel settore, accusandolo di violare i suoi diritti di brevetto. Il brevetto registrato da Echigo Seika era per “un metodo per controllare che la superficie non si rompa quando si gonfia dopo la cottura, facendo un taglio longitudinale (orizzontale) sul lato del mochi tagliato” (sentenza interlocutoria della Corte Suprema di Proprietà Intellettuale del 7 settembre 2011).

Anche le tecnologie e i programmi creati dai proprietari di piccole imprese possono ottenere diritti di brevetto, purché soddisfino le condizioni stabilite dalla legge. Ma che cos’è un brevetto e quali sono i vantaggi di ottenere un diritto di brevetto?

Obiettivo del sistema di brevetti

Il sistema di brevetti è un sistema in cui lo stato concede un diritto chiamato diritto di brevetto, che permette a chi ha fatto un’invenzione che contribuisce allo sviluppo industriale (o al suo successore) di attuare esclusivamente tale invenzione per un certo periodo di tempo, come ricompensa per aver reso pubblica l’invenzione.

Articolo 1 della Legge sui Brevetti Giapponese (Obiettivo)

Lo scopo di questa legge è di incoraggiare l’invenzione proteggendola e promuovendone l’uso, contribuendo così allo sviluppo industriale.

In questo modo, il sistema di brevetti mira a proteggere e promuovere l’uso delle invenzioni, ma cosa si intende per invenzione?

Cos’è un’invenzione

Secondo l’articolo 2 della “Legge Giapponese sui Brevetti”, un’invenzione è definita come segue:

Articolo 2 della Legge Giapponese sui Brevetti (Definizione)

In questa legge, per “invenzione” si intende un’idea tecnica di alto livello che sfrutta le leggi della natura.

Quindi, un’invenzione ai sensi della legge sui brevetti deve soddisfare quattro requisiti:

• Deve sfruttare le leggi della natura
• Deve essere un’idea tecnica
• Deve essere un’opera creativa
• Deve essere di alto livello

Spiegheremo ciascuno di questi punti.

Deve sfruttare le leggi della natura

Per leggi della natura, intendiamo i principi che presentano regolarità fisiche, chimiche e biologiche empiricamente osservate nel mondo naturale. Non includono leggi artificiali come le idee per la gestione degli asset. Inoltre, poiché deve “sfruttare le leggi della natura”, la “scoperta” di una legge della natura in sé, come la teoria della relatività di Einstein, non è considerata un’invenzione. Anche le cose che contraddicono le leggi della natura non sono considerate invenzioni. Ad esempio, un'”invenzione” che “dimostra che la legge della conservazione dell’energia non è una legge della natura e rompe la legge di Torricelli, fornendo per la prima volta nella storia dell’umanità un motore perpetuo di primo tipo” è stata ritenuta non essere un’invenzione perché “la legge della conservazione dell’energia è una legge universale della scienza e della tecnologia attuali ed è considerata di senso comune” (sentenza del Tribunale Superiore di Tokyo del 27 marzo 2002 (anno 14 dell’era Heisei, 2002)).

Inoltre, spesso è praticamente impossibile distinguere tra il requisito di “sfruttare le leggi della natura” e il requisito di “essere un’idea tecnica”, quindi è accettabile considerare questi due requisiti insieme come requisiti per un’invenzione.

Deve essere un’idea tecnica

Un’invenzione è definita come “un’idea tecnica che riconosce una relazione causale tra una configurazione tecnica (○○) e un effetto tecnico (□□), cioè, ‘se si utilizza un mezzo tecnico (○○), si può ottenere un effetto tecnico (□□)'”. I requisiti per questo sono il “requisito di riproducibilità”, che significa che “una persona con conoscenze normali nel campo tecnico pertinente può ottenere l’effetto tecnico desiderato ripetendo l’implementazione”, e il “requisito di concretezza/oggettività”, che significa che “la configurazione tecnica ha oggettività e un certo grado di concretezza”.

Nel caso di un processo legale in cui il richiedente che ha presentato una domanda di brevetto per un’invenzione chiamata “rete di trattamento dentale bidirezionale” ha richiesto un esame di rifiuto e ha ricevuto una decisione di non accettazione dall’Ufficio Brevetti, e ha quindi cercato di annullare questa decisione, il Tribunale Superiore della Proprietà Intellettuale ha riconosciuto che l’invenzione è “un’idea tecnica che sfrutta le leggi della natura” perché può essere intesa come fornire un mezzo tecnico per supportare il trattamento dentale che funziona sulla base di un computer, dotato di un “server di rete con database”, una “rete di comunicazione”, un “computer installato in uno studio dentistico” e un “dispositivo in grado di visualizzare e processare immagini” (sentenza del Tribunale Superiore della Proprietà Intellettuale del 24 giugno 2008 (anno 20 dell’era Heisei, 2008)).

Deve essere un’opera creativa

Qualcosa che è semplicemente stata scoperta tra le cose esistenti è solo una “scoperta” e non una “creazione”, quindi non può essere considerata un’invenzione. La creazione è il processo di creare qualcosa di nuovo attraverso l’azione umana, quindi un’invenzione deve essere qualcosa di nuovo creato dall’inventore.

Tuttavia, nel caso in cui si scopra l’utilità di una sostanza chimica o di un microrganismo che è stato isolato artificialmente da una sostanza naturale, in Giappone, anche la sostanza chimica stessa è trattata come se fosse stata creata, e quindi è considerata un’invenzione. Inoltre, le invenzioni di uso sono “invenzioni basate sulla scoperta di un attributo sconosciuto di una sostanza nota, e sulla scoperta che questo attributo rende la sostanza adatta per un nuovo uso”, e sono considerate creazioni.

Deve essere di alto livello

L’articolo 2, paragrafo 1, della “Legge Giapponese sulle Nuove Invenzioni Pratiche” definisce un “invento” come “un’idea tecnica che sfrutta le leggi della natura”. La frase “di alto livello” nella definizione di un’invenzione serve a distinguere un’invenzione da un’invento, e a distinguere tra brevetti e nuove invenzioni pratiche.

Anche il sistema delle nuove invenzioni pratiche protegge gli inventi, che sono “idee tecniche che sfruttano le leggi della natura” (articolo 2 della Legge Giapponese sulle Nuove Invenzioni Pratiche), e che sono essenzialmente la stessa cosa dei brevetti, ma protegge “cose che riguardano la forma, la struttura o la combinazione di un articolo” (articolo 3 della Legge Giapponese sulle Nuove Invenzioni Pratiche). Pertanto, non copre le cose che riguardano i metodi, e a differenza degli oggetti di protezione della legge sui brevetti, non richiede che l’idea tecnica che sfrutta le leggi della natura sia di alto livello.

Nel sistema delle nuove invenzioni pratiche, le cose che soddisfano certi requisiti di base vengono registrate senza un esame del contenuto sostanziale dell’applicazione. Si tratta di un sistema che consente di proteggere le piccole invenzioni, o inventi, in modo più semplice e rapido rispetto al sistema dei brevetti.

Requisiti di brevetto per l’invenzione

Il diritto di brevetto, come il diritto di utilità, il diritto di design e il diritto di marchio, nasce attraverso la presentazione di una domanda all’Ufficio Brevetti Giapponese, superando un esame e ottenendo la registrazione.

Perché un’invenzione brevettata sia brevettata, deve soddisfare i seguenti requisiti:

• Essere utilizzabile nell’industria (Articolo 29, paragrafo 1, del “Japanese Patent Law”)
• Essere un’invenzione nuova (Articolo 29, paragrafo 1, del “Japanese Patent Law”)
• Avere progressività (Articolo 29, paragrafo 2, del “Japanese Patent Law”)
• Essere la prima domanda (Articolo 39 del “Japanese Patent Law”)

Inoltre, le invenzioni che possono danneggiare l’ordine pubblico o la salute pubblica sono considerate invenzioni non brevettabili (Articolo 32 del “Japanese Patent Law”).

Può essere utilizzato nell’industria

Il sistema dei brevetti ha lo scopo di promuovere lo sviluppo industriale (Articolo 1 della Legge sui Brevetti Giapponese), quindi non c’è bisogno di concedere e proteggere con un brevetto le invenzioni che non possono essere utilizzate nell’industria. Tali invenzioni non possono ottenere un brevetto.

Articolo 29 della Legge sui Brevetti Giapponese

Chi ha fatto un’invenzione che può essere utilizzata nell’industria può ottenere un brevetto per tale invenzione.

L'”industria” secondo la Legge sui Brevetti Giapponese è interpretata in senso lato e include non solo l’industria manifatturiera, ma anche l’industria mineraria, agricola, peschiera, dei trasporti, delle comunicazioni, ecc. Inoltre, le invenzioni relative al business sono brevettate da un’ampia gamma di settori industriali, che includono anche il settore finanziario, assicurativo e pubblicitario.

D’altra parte, le invenzioni utilizzate solo per scopi accademici o sperimentali, o le invenzioni che non possono essere utilizzate come industria, non rientrano in questa categoria. Inoltre, le invenzioni che non possono essere praticamente implementate (ad esempio, un metodo per prevenire l’aumento dei raggi ultravioletti coprendo l’intera superficie terrestre con vetro che blocca i raggi UV) non hanno la possibilità di essere utilizzate nell’industria. Anche le invenzioni relative ai metodi per operare, curare o diagnosticare gli esseri umani non possono ottenere un brevetto, in quanto non si riconosce la possibilità di utilizzo nell’industria.

Un’invenzione innovativa

Anche se l’inventore stesso può pensare che si tratti di una nuova tecnologia, se l’invenzione è la stessa di una tecnologia esistente, non dovrebbe essere concesso un brevetto alla luce dell’obiettivo della legge sui brevetti giapponesi di contribuire allo sviluppo industriale.

Articolo 29, paragrafo 1, della Legge sui brevetti giapponese

Chi ha fatto un’invenzione che può essere utilizzata industrialmente può ottenere un brevetto per tale invenzione, ad eccezione delle invenzioni elencate di seguito.

1. Invenzioni che erano già note pubblicamente in Giappone o all’estero prima della domanda di brevetto

2. Invenzioni che sono state attuate pubblicamente in Giappone o all’estero prima della domanda di brevetto

3. Invenzioni descritte in pubblicazioni distribuite in Giappone o all’estero prima della domanda di brevetto, o invenzioni rese disponibili al pubblico attraverso linee di telecomunicazione elettrica

Il primo punto, “invenzioni che erano già note pubblicamente” (conosciute pubblicamente), si riferisce a invenzioni il cui contenuto era noto come non segreto a persone non specificate. Anche se molte persone che hanno un obbligo di riservatezza ne sono a conoscenza, non si considera che siano di pubblico dominio, ma se una persona senza obbligo di riservatezza ne è a conoscenza, diventa di pubblico dominio, anche se si tratta di una sola persona. L’intenzione dell’inventore o del richiedente di mantenere l’invenzione segreta non è rilevante.

Il secondo punto, “invenzioni che sono state attuate pubblicamente” (invenzioni di uso pubblico), si riferisce a invenzioni che sono state attuate in circostanze in cui il contenuto dell’invenzione è noto pubblicamente o potrebbe essere noto pubblicamente. Ad esempio, si potrebbe pensare a un caso in cui si permette a persone non specificate di visitare una fabbrica per vedere il processo di produzione di un certo prodotto.

Il terzo punto, “pubblicazioni distribuite”, il termine “pubblicazioni” si riferisce a documenti, disegni e altri mezzi di comunicazione dell’informazione che sono stati riprodotti con l’intenzione di essere resi pubblici attraverso la distribuzione al pubblico. “Distribuzione” significa essere messi in una condizione in cui persone non specificate possono vederli, e non è necessario che qualcuno abbia effettivamente visto la pubblicazione.

Inoltre, “invenzioni rese disponibili al pubblico attraverso linee di telecomunicazione elettrica” si riferisce generalmente a quelle su Internet, e “disponibili al pubblico” significa essere messi in una condizione in cui persone non specificate possono vederli, e non è necessario che qualcuno abbia effettivamente acceduto a tali invenzioni.

Progressività

Alla luce dell’obiettivo della Legge sui Brevetti giapponese, che mira allo sviluppo industriale, concedere un diritto di monopolio, come un brevetto, per un’invenzione che un tecnico ordinario può facilmente fare, non solo non contribuisce al progresso tecnologico, ma può anche ostacolarlo. L’obiettivo dell’articolo 29, paragrafo 2, della Legge sui Brevetti giapponese è di escludere tali invenzioni dall’essere oggetto di concessione di brevetto.

Articolo 29, paragrafo 2, della Legge sui Brevetti giapponese

Quando una persona con conoscenza ordinaria nel campo tecnico dell’invenzione può facilmente fare l’invenzione sulla base delle invenzioni elencate nel paragrafo precedente prima della domanda di brevetto, l’invenzione non può ottenere un brevetto, nonostante le disposizioni del medesimo paragrafo.

La progressività è un requisito estremamente importante per determinare se un’invenzione può ottenere un brevetto, e quindi la sua valutazione è difficile, diventando spesso il punto di contesa più grande nelle dispute sui brevetti.

Il metodo per determinare la presenza o l’assenza di progressività, secondo il criterio di esame 26 dell’Ufficio Brevetti giapponese, viene effettuato nelle fasi di “riconoscimento dell’invenzione della domanda”, “riconoscimento dell’invenzione citata come invenzione principale, ecc.”, “confronto” e “argomentazione (valutazione delle differenze)”.

Principio della priorità

Il diritto di brevetto ha una natura esclusiva, quindi solo un brevetto viene concesso per una singola invenzione (principio di un brevetto per invenzione, principio di esclusione di brevetti duplicati). Nel caso in cui siano state presentate due o più domande per la stessa invenzione, la domanda a cui dovrebbe essere concesso il brevetto è quella presentata per prima.

Articolo 39 della Legge sui Brevetti Giapponese (Principio della priorità)

Quando ci sono due o più domande di brevetto per la stessa invenzione presentate in giorni diversi, solo il primo richiedente di brevetto può ottenere un brevetto per tale invenzione.

Nel caso in cui siano state presentate due o più domande per la stessa invenzione, esistono due principi per determinare a quale domanda dovrebbe essere concesso il brevetto: il principio della priorità dell’invenzione, che concede il brevetto a chi ha inventato per primo, e il principio della priorità della domanda, che concede il brevetto a chi ha presentato la domanda per primo, indipendentemente dall’ordine di invenzione. In Giappone, viene adottato il principio della priorità della domanda.

In particolare, la legge sui brevetti giapponese stabilisce quanto segue:

• Quando ci sono due o più domande di brevetto per la stessa invenzione presentate in giorni diversi, solo il primo richiedente di brevetto può ottenere un brevetto per tale invenzione. (Articolo 39, paragrafo 1, della Legge sui Brevetti Giapponese)
• Quando ci sono due o più domande di brevetto per la stessa invenzione presentate lo stesso giorno, solo il richiedente di brevetto che è stato determinato attraverso la consultazione tra i richiedenti può ottenere un brevetto. (Stesso articolo, paragrafo 2)
• Anche quando l’invenzione è la stessa di quella per la quale è stata presentata una domanda di registrazione di un modello di utilità, viene trattata allo stesso modo. (Stesso articolo, paragrafi 3 e 4)

Quali sono i vantaggi dell’ottenimento di un brevetto?

Un brevetto con queste caratteristiche può portare i seguenti tre vantaggi alle attività commerciali delle aziende o degli individui che lo possiedono.

Possibilità di escludere legalmente le imitazioni di altre aziende

La legge antitrust giapponese, che “proibisce i monopoli privati, le restrizioni commerciali ingiuste e i metodi commerciali ingiusti, prevenendo l’eccessiva concentrazione del potere di controllo delle imprese, promuovendo la concorrenza equa e libera, permettendo agli imprenditori di esprimere la loro creatività, stimolando le attività commerciali, aumentando il livello di occupazione e il reddito reale dei cittadini, e assicurando i benefici dei consumatori, promuovendo così lo sviluppo democratico e sano dell’economia nazionale” (Articolo 1 della legge antitrust giapponese), non si applica alle azioni riconosciute come esercizio dei diritti secondo la legge sul diritto d’autore, la legge sui brevetti, la legge sulle nuove invenzioni pratiche, la legge sul design o la legge sui marchi, come previsto dall’articolo 21 (Esercizio dei diritti di proprietà intellettuale).

In altre parole, il fatto che un brevetto permetta al titolare del brevetto di monopolizzare un’invenzione è considerato un’eccezione all’applicazione della legge antitrust.

Quando un prodotto risultato dello sviluppo tecnologico viene introdotto sul mercato, il contenuto della tecnologia diventa pubblico e si corre il rischio di essere imitati da altre aziende. Tuttavia, se si ottiene un brevetto per il prodotto, è possibile escludere legalmente la vendita di imitazioni da parte di altre aziende.

Il titolare di un brevetto può intentare un’azione per l’ingiunzione (Articolo 100 della legge sui brevetti giapponese) o per il risarcimento dei danni (Articolo 709 del codice civile giapponese) in caso di violazione del brevetto.

L’azione per l’ingiunzione è un’azione per richiedere la cessazione o la prevenzione dell’infrazione del proprio diritto di brevetto da parte di chi lo infrange o è in pericolo di farlo. Se l’azione per l’ingiunzione è accolta, la parte convenuta deve cessare la produzione dell’imitazione, ma può anche essere richiesto di smaltire l’imitazione e di rimuovere le attrezzature di produzione.

L’azione per il risarcimento dei danni è un’azione per richiedere il risarcimento dei danni a chi ha causato danni al titolare del brevetto a causa della violazione del brevetto. Se l’azione per il risarcimento dei danni è accolta, la parte convenuta deve pagare al titolare del brevetto una somma di denaro equivalente al danno subito a causa della produzione o della vendita dell’imitazione.

Questo rende le aziende riluttanti a correre il rischio di essere citate in giudizio per violazione del brevetto da parte di terzi, pur vendendo imitazioni.

Possibilità di ottenere redditi da licenze

Anche se l’ottenimento di un brevetto permette di monopolizzare un’invenzione, non è sempre necessario farlo. Chi ottiene un brevetto può anche stipulare un contratto con un’altra azienda che dice “Puoi usare la mia invenzione se mi paghi”. Questo è il cosiddetto “contratto di licenza”, e in molti casi, per i proprietari di aziende con limitate risorse finanziarie, può essere più razionale stipulare un contratto di licenza con una grande azienda e ricevere una parte dei profitti, piuttosto che produrre da soli. Poiché non è necessario sostenere i costi di produzione e vendita di un prodotto che incorpora un’invenzione brevettata, è possibile ridurre il rischio nel caso in cui il prodotto non venga accettato dal mercato.

La legge sui brevetti giapponese riconosce il diritto di esercitare un’invenzione brevettata da parte di persone diverse dal titolare del brevetto come parte della loro attività commerciale. Questo diritto è chiamato diritto di esercizio, e ci sono due tipi di diritti di esercizio: il diritto esclusivo di esercizio (Articolo 77 della legge sui brevetti giapponese) e il diritto normale di esercizio (Articolo 78 della legge sui brevetti giapponese).

Nel contratto di licenza di un brevetto, il titolare del brevetto è chiamato licenziante e l’altra parte è chiamata licenziatario. Il tipo di contratto di licenza di un brevetto può essere suddiviso in un contratto di concessione del diritto esclusivo di esercizio e un contratto di concessione del diritto normale di esercizio. Un contratto di concessione del diritto esclusivo di esercizio è un tipo di contratto in cui solo il licenziatario può esercitare l’invenzione brevettata, e nemmeno il licenziante, che è il titolare del brevetto, può esercitare l’invenzione brevettata. D’altra parte, un contratto di concessione del diritto normale di esercizio è un tipo di contratto in cui sia il licenziante che il licenziatario possono esercitare l’invenzione brevettata.

In entrambi i tipi di contratti, le condizioni come l’area in cui il licenziatario può esercitare l’invenzione brevettata, il periodo in cui può esercitarla, il metodo di pagamento dei royalty, ecc., possono essere liberamente decise di comune accordo tra le parti.

Possibilità di utilizzarlo per il marketing

La legge sui brevetti giapponese prevede che “il titolare di un brevetto, il titolare di un diritto esclusivo di esercizio o il titolare di un diritto normale di esercizio deve cercare di apporre un marchio di brevetto su un prodotto relativo al brevetto o sulla sua confezione, come previsto dal regolamento del Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria” (Articolo 187 della legge sui brevetti giapponese).

Questo marchio di brevetto è solo un “dovere” e non un obbligo, ma molte aziende che vendono prodotti per i quali hanno ottenuto un brevetto fanno attivamente dichiarazioni come “Brevetto ottenuto” o “Brevetto n. ○○○”. Apponendo un marchio di brevetto su un prodotto, si può dare l’impressione ai clienti che il prodotto sia supportato da una forte capacità tecnologica, il che può stimolare il desiderio di acquisto. Può anche servire come materiale per promuovere esternamente la capacità tecnologica dell’azienda, e più di tutto, può creare l’immagine di “un’azienda affidabile che ottiene brevetti”. Anche solo la frase “Brevetto in corso di registrazione” può migliorare l’immagine dell’azienda e aiutare nel marketing.

Riassunto

Un brevetto non viene necessariamente concesso solo perché è stato richiesto. Ci sono molte occasioni in cui la registrazione può essere rifiutata per vari motivi.

In tali casi, l’Ufficio Brevetti Giapponese invia una “notifica di rifiuto” che spiega perché il brevetto non può essere concesso. Il richiedente può contestare attraverso documenti scritti, ma è necessario verificare in anticipo con un avvocato esperto se si soddisfano i requisiti.