Studiare 'Violazione del diritto di marchio' attraverso esempi: criteri e sanzioni (detenzione e multe)

Dopo aver registrato il nome della propria azienda o del proprio prodotto come “diritto di marchio”, se qualcun altro utilizza il marchio senza autorizzazione, è possibile rivendicare una violazione del diritto di marchio. Inoltre, la violazione del diritto di marchio è un reato, quindi l’infrangitore può essere ritenuto responsabile penalmente e potrebbe essere soggetto a sanzioni.

Come sono stabilite le sanzioni per la violazione del diritto di marchio e come vengono giudicate?

Quali sono le sanzioni per l’infrazione del diritto di marchio

Il diritto di marchio è un diritto stabilito dalla Legge Giapponese sui Marchi, e l’articolo 78 di questa legge prevede disposizioni relative alle sanzioni.

Capitolo Nono – Sanzioni
(Reato di infrazione)
Articolo 78 – Chiunque violi il diritto di marchio o il diritto di uso esclusivo (ad eccezione di coloro che commettono atti considerati violazioni del diritto di marchio o del diritto di uso esclusivo secondo le disposizioni degli articoli 37 o 67) sarà punito con una pena detentiva di non più di dieci anni o una multa non superiore a dieci milioni di yen, o entrambe.

Inoltre, la seguente disposizione può essere un po’ difficile da interpretare, ma

Articolo 37 – Le seguenti azioni sono considerate violazioni del diritto di marchio o del diritto di uso esclusivo:
1. L’uso di un marchio simile a un marchio registrato per prodotti o servizi designati, o l’uso di un marchio simile a un marchio registrato per prodotti o servizi simili ai prodotti o servizi designati.
2. Il possesso per la vendita, la consegna o l’esportazione di prodotti che sono prodotti designati o prodotti simili ai prodotti designati, e che hanno un marchio registrato o un marchio simile a esso applicato al prodotto o all’imballaggio del prodotto.
(Omissione)
Articolo 78-2 – Chiunque commetta atti considerati violazioni del diritto di marchio o del diritto di uso esclusivo secondo le disposizioni degli articoli 37 o 67 sarà punito con una pena detentiva di non più di cinque anni o una multa non superiore a cinque milioni di yen, o entrambe.

Ci sono anche queste sanzioni.

I diritti di marchio si estendono anche al ‘simile’

Per semplificare,

1. Se si utilizza lo stesso marchio per lo stesso prodotto o servizio → fino a 10 anni di reclusione o una multa fino a 10 milioni di yen o entrambi
2. Se si utilizza un marchio simile per lo stesso prodotto o servizio → fino a 5 anni di reclusione o una multa fino a 5 milioni di yen o entrambi
3. Se si utilizza lo stesso marchio per un prodotto o servizio simile → fino a 5 anni di reclusione o una multa fino a 5 milioni di yen o entrambi

Questa è la struttura. Quando si registra un marchio per un certo prodotto o servizio,

1. È possibile vietare l’uso dello stesso marchio per lo stesso prodotto o servizio
2. È possibile vietare l’uso di un marchio simile per lo stesso prodotto o servizio
3. È possibile vietare l’uso dello stesso marchio per un prodotto o servizio simile

È possibile acquisire diritti in questo ambito. Tuttavia, tra questi, la parte più forte, o in altre parole, la parte che dovrebbe essere punita più severamente per le violazioni, è la numero 1. Pertanto, le pene sono divise tra 1 e 2,3.

Tuttavia, l’uso menzionato qui è un concetto un po’ speciale. Per semplificare, i diritti di marchio sono il diritto di vietare solo l’uso in un modo che può essere interpretato come ufficiale. Questo punto è spiegato in dettaglio nell’articolo sottostante.

https://monolith.law/corporate/trademark-infringement-cases-illegalityjudgment[ja]

La violazione del diritto di marchio è un “reato perseguibile d’ufficio”

Come tale, la violazione del diritto di marchio è un reato penale per il quale è prevista una sanzione. Pertanto, se si subisce una violazione del diritto di marchio, è possibile denunciare il danno alla polizia e richiedere un arresto. Anche se può sembrare un po’ complicato, la violazione del diritto di marchio è un reato perseguibile d’ufficio. Ciò significa che non è necessario “denunciare” alla polizia, basta presentare una denuncia di danno per richiedere effettivamente un’indagine o un arresto da parte della polizia.

È necessaria l’intenzionalità anche per la violazione del diritto di marchio

Tuttavia, ciò che è comune a tutti i reati è che un reato non si realizza senza intenzionalità (escludendo i cosiddetti reati di negligenza). Ad esempio, se rubi la proprietà di qualcun altro, è un reato di furto, ma se prendi in prestito una penna a casa di un amico e la metti inavvertitamente in tasca e torni a casa, non è un reato di furto. Questo perché non c’è intenzione (consapevolezza) di rubare la penna, cioè manca l'”intenzionalità”.

Allo stesso modo, nel caso del diritto di marchio, se non si è consapevoli della violazione del diritto di marchio, il reato di violazione del diritto di marchio non si realizza e non si pone il problema della sanzione. Allora, cosa significa specificamente essere consapevoli della violazione del diritto di marchio? In altre parole,

• Se hai indagato sul fatto che il marchio è stato registrato per quel prodotto e hai ancora commesso la violazione dopo aver indagato
• Se pensavi che ci fosse la possibilità che il marchio fosse stato registrato per quel prodotto, ma hai commesso la violazione senza indagare
• Se non avevi particolarmente considerato che il marchio era stato registrato per quel prodotto e quindi avevi commesso la violazione senza indagare

In quale di questi casi si può dire che c’era “intenzionalità nella violazione del diritto di marchio”?

Esempi di contraffazione di prodotti famosi

Nei casi di vendita di contraffazioni di prodotti famosi, si può dire che raramente questo punto diventa un problema. Ad esempio, nei casi di vendita di contraffazioni di felpe Adidas o cappelli Burberry, i tribunali hanno emesso giudizi come il seguente.

(L’imputato) ha spedito tre set di felpe con un marchio simile al marchio registrato (numero di registrazione del marchio 1893741) per cui la società tedesca Adidas AG ha registrato i diritti di marchio per l’abbigliamento, a Kochi City Asakura Nishimachi (indirizzo omesso) appartamento Z606 e altri due luoghi tramite Yu-Pack, ecc., e dal 8 luglio 2010 (Anno 22 dell’era Heisei) al 25 marzo 2011 (Anno 23 dell’era Heisei), ha fatto consegnare a Saburo Mikawa e altri da corrieri ignari, vendendo e trasferendo per un totale di 28.500 yen (inclusa la spedizione).
(Omissione)
Considerando il grado di violazione del diritto di marchio e il forte carattere imitativo del reato, è necessario adottare un atteggiamento severo. Inoltre, i titolari dei diritti di marchio non hanno ricevuto alcuna misura di consolazione, e la loro sensazione di punizione è severa. Gli imputati hanno commesso questi reati nel tentativo di fare soldi facilmente, e non c’è spazio per la discrezione nei loro motivi superficiali.

Sentenza del Tribunale Distrettuale di Matsuyama, 13 settembre 2011 (Anno 23 dell’era Heisei)

Questa sentenza afferma solo che “è simile”, e non fa alcuna indicazione specifica riguardo all’intenzionalità. In un certo senso, si potrebbe dire che il giudizio è che, dato che stanno creando contraffazioni di marchi famosi, l’intenzionalità è ovvia. Sulla base di questo giudizio, il Tribunale Distrettuale di Matsuyama ha riconosciuto la commissione del reato di violazione del diritto di marchio e ha imposto una pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione (sospesa per 4 anni) e una multa di 1 milione di yen.

In generale, nei casi in cui si creano contraffazioni o falsificazioni, si può dire che ci sono molti casi in cui si ritiene che il reato sia costituito, dato che l’intenzionalità è ovvia se si vendono contraffazioni o falsificazioni senza il permesso del titolare dei diritti.

Casi di programmi di uso improprio del software

Anche nel campo dell’IT e di Internet, per esempio, ci sono stati casi in cui l’imputato, che vendeva programmi di uso improprio di software famosi su siti di aste online, aveva indicato il nome del “software famoso” per la vendita del programma di uso improprio. La Corte d’Appello di Tokyo ha emesso il seguente giudizio su questo caso.

Si può dire che il fatto che si tratti di un prodotto di un’azienda che vende software con una rete di vendita globale implica una consapevolezza implicita dell’esistenza di un marchio registrato. L’imputato non ha fornito alcuna descrizione del contenuto del software che ha messo all’asta nella sua pubblicità, e si può presumere che non abbia fornito alcuna spiegazione particolare perché era consapevole che si trattava di un software così famoso che i potenziali acquirenti potevano capire di cosa si trattava solo dal nome. Se è un software di questo tipo, avrebbe dovuto essere consapevole che c’era una grande possibilità che fosse registrato come marchio. Nonostante l’imputato avesse precedenti condanne per violazioni simili della legge sui marchi in relazione al software, non ha prestato attenzione alla presenza o meno di una registrazione del marchio, come ad esempio effettuando ricerche sulla registrazione del marchio, e ha pubblicizzato i suoi prodotti con un marchio simile a un marchio registrato. È chiaro che c’era almeno un’intenzione implicita di non preoccuparsi se il marchio fosse registrato o meno.
(Omissione)
L’imputato è condannato a un anno di reclusione e a una multa di 1 milione di yen.

Sentenza della Corte d’Appello di Tokyo del 10 marzo 2017 (Heisei 29)

Non è chiaro dalla sentenza quale software specifico l’imputato stesse vendendo in questo caso, ma la sentenza fa le seguenti considerazioni.

1. L’imputato, sul sito d’asta, aveva fornito solo una descrizione come “programma per l’uso improprio di ●●●”, e si può solo pensare che l’imputato pensasse che i compratori potessero capire cosa fosse il programma solo da quella descrizione.
2. La ragione per cui l’imputato pensava 1 era perché ●●● era un software famoso.
3. Se 2 è vero, allora l’imputato avrebbe dovuto sapere che c’era una buona possibilità che un software così famoso fosse registrato come marchio.
4. Da 3, c’è un'”intenzione implicita”, e il reato è stabilito.

“Intenzione implicita” è un termine legale, ma per dirlo in modo semplice, anche se non si è “riconosciuta definitivamente l’esistenza di una registrazione del marchio”, se si pensa che “potrebbe esserci una registrazione del marchio, ma non importa”, allora si può dire che c’è intenzione.

La sentenza sopra citata riconosce la commissione del reato sulla base di questa discussione e impone una pena di un anno di reclusione e una multa di 1 milione di yen.

Si può considerare allo stesso modo anche la pubblicità ingannevole?

Non è un tema molto discusso, ma si potrebbe pensare che anche quando si utilizza il marchio famoso di qualcun altro, capendo la sua notorietà, anche se non si tratta di “falsificazioni” o “programmi di uso improprio”, ci potrebbe essere lo stesso margine di considerazione. Ad esempio, una delle forme di “violazione del marchio” che può diventare un problema su Internet è la violazione del marchio nella pubblicità elencata. Se la società A è una società o un prodotto famoso, un’altra società B potrebbe mirare agli utenti di Internet che cercano la società A per il suo brand image e, ad esempio,

Consigliato per chi pensa che i cosmetici siano della società A!

È il caso in cui si incoraggia l’accesso al sito della società B con annunci elencati come sopra. Il modo di affrontare tali casi è spiegato in dettaglio nell’articolo sottostante.

Anche in questo caso, si può dire che la società B comprende la notorietà della società A e intende abusarne con annunci come quelli sopra. Se così fosse, anche in questo caso, come sopra, la società B avrebbe un “dolo eventuale”, e sembra che ci sia spazio per pensare che un crimine possa essere stabilito.

Intenzionalità dell’infrazione del diritto di marchio e lettera di avvertimento

Tuttavia, a parte i casi in cui si utilizza intenzionalmente il nome di un prodotto di un’altra azienda famosa, come contraffazioni o programmi di utilizzo illegale, l'”intenzionalità” può diventare un problema importante. Questo è il caso in cui un’azienda ha registrato un marchio per un prodotto e un’altra azienda ha prodotto un prodotto con un nome simile. Lo stato di registrazione del diritto di marchio è pubblico, ma è difficile dire, per esempio, “quando si dà un nome a un prodotto, si dovrebbe prima cercare il diritto di marchio, e se si cerca, si può scoprire, quindi c’è sempre intenzionalità”.

Quindi, quando si denuncia un danno alla polizia e si chiede una sanzione, è necessario creare fatti e prove che “nonostante abbiamo inviato una lettera di avvertimento per l’infrazione del diritto di marchio all’altra parte, non hanno cambiato il loro atteggiamento”. In altre parole,

1. Se si è semplicemente dato un nome a un prodotto senza accorgersene, è discutibile se ci sia “intenzionalità”
2. Nonostante abbiano ricevuto sufficienti avvertimenti, non hanno cambiato il loro atteggiamento e hanno continuato a vendere il prodotto
3. A quel punto, c’è intenzionalità nell’infrazione del diritto di marchio e può essere considerato un crimine

Questo è il ragionamento.

Quindi, in questi casi, se si vuole chiedere una sanzione all’infrangitore, “l’invio di una lettera di avvertimento” può diventare una prova importante per dimostrare l’intenzionalità dell’infrangitore. Pertanto, è importante conservare come prova “il fatto che, come titolare del diritto, si è sicuramente inviata una lettera di avvertimento all’infrangitore”. Il cosiddetto “certificato di contenuto” è un sistema che viene utilizzato in queste situazioni. Un certificato di contenuto è una lettera che “prova” il “contenuto”,

Chi ha inviato a chi, quando, quale tipo di lettera

È una lettera che fornisce una prova ufficiale di questi punti. Pertanto, se si invia una lettera di avvertimento con un certificato di contenuto, diventa una prova solida che “si è dato un avvertimento sull’infrazione del diritto di marchio”.

Riassunto

Come sopra illustrato, la violazione del diritto di marchio è un reato punito dalla legge. Almeno nei casi più gravi, come la produzione di falsi o l’uso improprio di programmi, le sanzioni effettivamente applicate includono arresto, un anno di reclusione o una multa di 1 milione di yen. In futuro, è probabile che vedremo casi in cui vengono applicate sanzioni simili non solo per le classiche violazioni come la produzione di falsi, ma anche per nuove forme di violazione del diritto di marchio. Tuttavia, in particolare per quanto riguarda l’elemento “intenzionale” del reato, la questione di come garantire le “prove” è cruciale per stabilire la commissione del reato e l’applicazione delle sanzioni. Se si è vittime di una violazione del diritto di marchio, è importante consultare un esperto.