Come scrivere una lettera di avvertimento in caso di scoperta di una violazione del diritto di marchio

Se esistono prodotti o servizi che violano i diritti del marchio della propria azienda, il titolare dei diritti può richiedere la cessazione del loro uso e richiedere risarcimenti per danni sulla base dei diritti del marchio. Esistono metodi per risolvere la questione attraverso un processo presso il tribunale per le violazioni dei diritti del marchio o attraverso misure provvisorie, ma in genere il primo passo è inviare una “lettera di avvertimento” fuori dal tribunale.

Questa lettera di avvertimento può essere creata e inviata dal titolare dei diritti stesso, oppure può essere creata e inviata da un esperto su richiesta. Inoltre, in particolare negli ultimi anni, la violazione dei diritti del marchio nelle pubblicità elencate sta diventando un problema serio, ma le misure di base in questo caso sono le stesse.

Raccolta di informazioni per l’invio di una lettera di diffida

Anche se si utilizza un marchio registrato, non si commette necessariamente un’infrazione del diritto di marchio. Prima di inviare una lettera di diffida, è necessario considerare attentamente se si tratta effettivamente di un’infrazione del diritto di marchio. In questo articolo, non entreremo nei dettagli, ma il diritto di marchio non è un diritto che può proibire generalmente l’uso del marchio che si è registrato. Ciò che può essere proibito è solo l’uso “marchiante”, cioè un uso che soddisfa determinate condizioni. Questo punto è spiegato in dettaglio nell’articolo sottostante.

https://monolith.law/corporate/trademark-infringement-cases-illegalityjudgment[ja]

Per determinare se il diritto di marchio è effettivamente violato, è necessario prima raccogliere e organizzare informazioni sui propri diritti di marchio e sui prodotti/servizi della controparte.

Sui propri diritti di marchio

Anche se si tratta di prodotti/servizi con lo stesso nome, se la classificazione è diversa, non si tratta di un’infrazione del diritto di marchio. Prima di redigere una lettera di diffida, raccogliete informazioni sui vostri diritti di marchio e verificate attentamente l’ambito di applicazione dei diritti del marchio registrato.

• Numero di registrazione
• Data di scadenza del periodo di validità del diritto
• Marchio
• Contenuto dei prodotti/servizi designati

Sebbene sia un caso raro, è possibile che il diritto di marchio sia estinto perché si è dimenticato di pagare la tassa di rinnovo della registrazione. Pertanto, assicuratevi di controllare la data di scadenza del periodo di validità del diritto. Inoltre, è necessario comprendere anche la realtà dell’uso del proprio marchio. Questo perché non si può registrare un marchio che non si sta effettivamente utilizzando nell’attività, e un marchio già registrato che non è effettivamente utilizzato non è protetto.

Chiunque può richiedere l’annullamento di un marchio che non viene effettivamente utilizzato, e non si può escludere la possibilità che, a seguito dell’invio di una lettera di diffida, la controparte possa sostenere l’annullamento per non utilizzo del marchio e richiedere un arbitrato. Durante la fase di raccolta delle informazioni, assicuratevi di verificare se avete effettivamente i diritti sul marchio registrato.

Informazioni sui prodotti/servizi della controparte

Per considerare se si tratta effettivamente di un’infrazione del diritto, è necessario raccogliere informazioni anche sui prodotti che si ritiene stiano violando il diritto di marchio. È necessario verificare attentamente che tipo di cosa viene venduta e come, dalle informazioni sul prodotto stesso, l’imballaggio del prodotto, il catalogo, il materiale pubblicitario, le informazioni sul sito web, ecc. Inoltre, nel caso in cui non si riesca a risolvere con una lettera di diffida e si debba ricorrere a procedure legali, si dovrebbero conservare come prove le informazioni relative al contenuto e all’ambito delle attività della controparte, le informazioni relative ai profitti, ecc. Per il metodo di conservazione delle prove delle informazioni su Internet, si prega di fare riferimento al seguente.

https://monolith.law/reputation/identifying-contributors-after-deletion[ja]

Identificazione dell’infrangitore

Per inviare una lettera di diffida, è necessario conoscere il destinatario. Prima di redigere una lettera di diffida, verificate se conoscete i contatti della controparte. In particolare, nel caso di prodotti venduti su Internet, può accadere che non si riesca a identificare il venditore del prodotto che viola il diritto di marchio. I venditori di prodotti su Internet sono obbligati a visualizzare il loro nome/nome, indirizzo e contatti in base alla legge giapponese sulle transazioni di prodotti specifici, ma non è raro che visualizzino informazioni false o non visualizzino affatto le informazioni.

Tuttavia, se non si sa chi o dove sta violando il diritto di marchio, non si può inviare una lettera di diffida. Inoltre, se il nome o l’indirizzo della controparte è sconosciuto, è difficile prendere misure legali come il deposito di un’ingiunzione provvisoria o l’avvio di un’azione legale contro il venditore. In tali casi, esiste anche il metodo di richiedere la divulgazione delle informazioni del mittente al gestore del sito del centro commerciale che vende i prodotti che violano il diritto di marchio o al server di affitto del sito di vendita, sulla base della legge giapponese sulla limitazione della responsabilità dei fornitori di servizi.

https://monolith.law/reputation/disclosure-of-the-senders-information[ja]

Inoltre, se la controparte utilizza un dominio proprio, è possibile che si possa identificare la controparte dalle informazioni whois.

https://monolith.law/reputation/whois[ja]

https://monolith.law/reputation/ansi-whois-howto[ja]

Formato e modalità di scrittura di una lettera di avvertimento

Una lettera di avvertimento viene solitamente inviata tramite posta certificata o posta ordinaria. Il metodo di spedizione e il titolo del documento dovrebbero essere determinati in base alla natura dell’infrazione del diritto di marchio. Se l’infrazione è grave, si dovrebbe inviare una “lettera di avvertimento” tramite posta certificata. Se l’uso non è intenzionale e si prevede una risoluzione amichevole, si dovrebbe inviare una “comunicazione” o “notifica” in formato lettera commerciale tramite posta ordinaria.

Si noti che alcuni operatori malintenzionati su Internet potrebbero utilizzare indirizzi falsi. Anche quando si utilizza la posta ordinaria, sarebbe preferibile utilizzare un metodo di spedizione tracciabile, come la posta raccomandata o la posta con ricevuta di ritorno, per confermare la ricezione della lettera di avvertimento. In casi in cui non si desidera fare una grande questione e si è soddisfatti se l’uso del marchio viene interrotto, può essere possibile inviare un avvertimento via e-mail. Tuttavia, rispetto al caso in cui un esperto agisce come rappresentante e invia una conferma del contenuto, c’è una maggiore probabilità di essere ignorati, quindi se si desidera una risposta sicura, si dovrebbe inviare una lettera di avvertimento scritta.

Contenuti da includere in una lettera di diffida

Non esiste un formato specifico per una lettera di diffida. Tuttavia, è consigliabile includere almeno le seguenti informazioni:

Informazioni che identificano il marchio registrato della propria azienda

• Numero di registrazione
• Contenuto del marchio
• Prodotti designati, servizi designati

Quali azioni dell’altra parte costituiscono una violazione del diritto di marchio

In questa sezione, scrivete principalmente sulla base dei risultati dell’indagine dei materiali raccolti in anticipo, “il marchio che l’altra parte sta utilizzando è simile al mio marchio registrato” e “il settore dell’altra parte è identico o simile ai miei prodotti/servizi designati”. Cercate di spiegare il più concretamente possibile perché queste azioni costituiscono una violazione del diritto di marchio, in modo che anche l’altra parte possa capirlo.

Richieste all’altra parte

In questa sezione, descrivete cosa volete che l’altra parte faccia riguardo alla violazione del diritto di marchio.

Di solito, farete una richiesta di cessazione, affermando che “voglio che smettano di usare il marchio”.

Se il danno causato dalla violazione del diritto di marchio è significativo, potreste considerare di fare una richiesta di risarcimento per il danno subito a causa dell’uso del marchio, una richiesta di restituzione degli utili ottenuti illegalmente dall’uso del marchio, o una richiesta di misure di recupero della reputazione, affermando che “voglio che si scusino pubblicamente per aver danneggiato il mio marchio attraverso l’uso non autorizzato”. Inoltre, se avete intenzione di concedere l’uso del marchio a condizione che venga pagato un corrispettivo adeguato, potreste indicare che avete preparato un contratto di licenza e cercare di portare l’altra parte a negoziare un contratto di licenza.

Metodo di risposta e termine per la risposta

Assicuratevi di non dimenticare di stabilire un termine per la risposta. L’altra parte avrà bisogno di tempo per esaminare se si tratta effettivamente di una violazione del diritto di marchio e potrebbe non essere in grado di rispondere immediatamente. Se stabilite un termine in anticipo, dovrebbero inviarvi una risposta se ritengono difficile rispondere entro quel termine. Indicare un termine per la risposta è molto importante non solo per richiedere una risposta il più rapidamente possibile, ma anche per determinare se l’altra parte ha intenzione di rispondere o se sta semplicemente ignorando la lettera di diffida. Inoltre, è comune indicare che si sta considerando di intraprendere azioni legali o di presentare una denuncia penale se non si riceve una risposta entro il termine.

Negoziati dopo l’invio di una lettera di diffida

Dopo aver inviato una lettera di diffida, la risposta dipenderà dalla reazione della parte avversa. Pertanto, è necessario considerare i negoziati futuri in base alla presenza o all’assenza di una risposta e al suo contenuto.

Se c’è una risposta

La parte avversa leggerà la lettera di diffida e invierà una risposta dopo aver considerato se si tratta effettivamente di una violazione del diritto di marchio.

Nei casi in cui il marchio registrato è stato utilizzato senza conoscenza, è comune che la parte avversa risponda rapidamente alle nostre richieste.

Al contrario, se la parte avversa sostiene di non aver violato il diritto di marchio, è necessario riesaminare se ci sono lacune nell’affermazione della violazione del diritto. Se le affermazioni di entrambe le parti sono in conflitto, dovremmo considerare l’opzione di avviare un’azione civile o penale. Poiché l’avvio di procedimenti legali comporta costi e sforzi, è necessario un giudizio attento su se sia opportuno passare a misure legali, tenendo conto della possibilità di vincere, delle risorse della parte avversa, della necessità di un processo, ecc. Includendo i negoziati sulle somme di risarcimento e le licenze, decidere come rispondere alla risposta della parte avversa è un problema difficile che deve essere considerato caso per caso. Se la parte avversa mostra un atteggiamento di non rispondere alle richieste e la questione non si risolve facilmente, si consiglia di rivolgersi a un esperto.

Se non c’è una risposta

Se non c’è risposta entro il termine indicato nella lettera di diffida, invieremo nuovamente la lettera di diffida per sicurezza.

Nella realtà, nel caso di lettere di diffida redatte a nome di un avvocato o di un agente di brevetti, è più probabile che la parte avversa non possa ignorarle. Se la parte avversa sembra ignorare la lettera di diffida, è probabile che ci sia qualche reazione se si chiede a un esperto di redigerla e di inviarla nuovamente.

Se non c’è risposta anche alla lettera di diffida inviata nuovamente, si considererà l’opzione di avviare un’azione legale.

Questi flussi e i metodi specifici per avviare un’azione legale variano a seconda del modo e del contesto in cui si verifica la violazione del diritto di marchio. Ad esempio, per quanto riguarda la violazione del diritto di marchio negli annunci pubblicitari, spieghiamo in dettaglio nell’articolo sottostante.

Riassunto

Potrebbe esserci chi esita a inviare una lettera di diffida per evitare controversie. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, l’infrazione del diritto di marchio avviene senza intenzione e per ignoranza. Pertanto, se si emette un avvertimento in una fase precoce, è probabile che la controparte risponda prontamente. Se si continua a ignorare senza avvertire, c’è anche una maggiore probabilità che l’altra parte non smetta facilmente di utilizzare il marchio. Pertanto, è consigliabile inviare una lettera di diffida non appena si conferma l’infrazione del diritto di marchio.

Tuttavia, non dovresti affrettarti a risolvere il problema e trascurare di esaminare se effettivamente costituisce un’infrazione del diritto di marchio. Se ci sono lacune nelle affermazioni della lettera di diffida inviata, dovresti considerare la possibilità di avere problemi con l’altra parte e fare una decisione con cautela. Se desideri inviare una lettera di diffida per l’infrazione del diritto di marchio, ti consigliamo di considerare di rivolgerti a un avvocato, non solo in previsione di negoziati o cause, ma anche per risolvere rapidamente e con certezza.