Tussenvonnis in de Mario Kart-zaak en inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

Het Japanse bedrijf Nintendo heeft een rechtszaak aangespannen tegen het openbare kartverhuurbedrijf ‘Maricar’ (nu MARI Mobility Development), omdat het populaire Nintendo-gamepersonage ‘Mario’ en andere kostuums verhuurde en beelden van karts op openbare wegen gebruikte voor reclamedoeleinden. Dit werd beschouwd als oneerlijke concurrentie. Nintendo eiste een verbod op het gebruik en een schadevergoeding van 50 miljoen yen. De tussenuitspraak in het hoger beroep vond plaats op 30 mei 2019 bij het Japanse Hooggerechtshof voor Intellectueel Eigendom (Intellectueel Eigendom Hooggerechtshof).

Het hof oordeelde dat “emblemen en kostuums allemaal vergelijkbaar zijn” en dat ze de zakelijke winst van Nintendo schaden. Het hof erkende de aansprakelijkheid van MARI voor schadevergoeding en bepaalde ook dat de CEO, vanwege zijn kwaadwilligheid of grove nalatigheid, gezamenlijk aansprakelijk is voor schadevergoeding.

De uitspraak die op deze dag werd gegeven was een tussenuitspraak. De omvang van de schadevergoeding zal in de toekomst worden beoordeeld. Laten we eens kijken wat deze tussenuitspraak betekent.

Wat was de uitspraak in de eerste aanleg?

MARI Mobility Development gebruikte zonder toestemming de afkorting ‘MariCar’, afgeleid van Nintendo’s populaire spel ‘Mario Kart’, in hun bedrijfsnaam en dienstnamen. Ze leenden kostuums van populaire personages zoals Mario, Luigi en Yoshi aan buitenlandse toeristen die de karts gebruikten, en gebruikten beelden van de karts voor hun bedrijfsvoering en reclame.

In reactie hierop klaagde Nintendo MARI Mobility Development aan wegens oneerlijke concurrentie en inbreuk op het auteursrecht. De rechtbank van Tokyo erkende in haar uitspraak van 27 september 2018 (Heisei 30) grotendeels de argumenten van Nintendo en beval een schadevergoeding van 10 miljoen yen. Tegelijkertijd oordeelde de rechtbank dat het gebruik van ‘MariCar’ en dergelijke, gericht op buitenlandse toeristen die geen Japans begrijpen, geen oneerlijke concurrentie vormde.

Daarna hebben zowel Nintendo als MARI Mobility Development beroep aangetekend en werd de zaak behandeld bij het Japanse Hooggerechtshof voor Intellectueel Eigendom.

Wat is een tussenvonnis

Er wordt veel aandacht besteed aan de vraag of we naar een eindvonnis gaan of dat er een schikking komt, maar wat is een ‘tussenvonnis’ eigenlijk?

Wanneer een proces wordt gevoerd in de rechtbank, wordt het vonnis dat het proces afrondt een ‘eindvonnis’ genoemd (Artikel 243 van de Japanse Wet op de Burgerlijke Rechtsvordering). Het algemeen gebruikte ‘vonnis’ verwijst naar dit, maar een ‘tussenvonnis’ is een vonnis dat tijdens het proces wordt uitgesproken over zaken waarover de partijen in geschil zijn (Artikel 245 van de Japanse Wet op de Burgerlijke Rechtsvordering). Het doel van een tussenvonnis is om het proces te organiseren en voor te bereiden op het eindvonnis.

Of er een tussenvonnis wordt uitgesproken, is aan het oordeel van de rechtbank, maar er zijn niet veel gevallen waarin een tussenvonnis wordt uitgesproken. In intellectuele eigendomszaken (IP-zaken) zijn er enkele gevallen waarin een tussenvonnis is uitgesproken nadat het Hooggerechtshof voor Intellectuele Eigendom het oordeel van de districtsrechtbank heeft omvergeworpen en inbreuk op het octrooirecht heeft erkend.

Bijvoorbeeld, in de ‘gesneden mochi-zaak’ (tussenvonnis van het Hooggerechtshof voor Intellectuele Eigendom op 7 september 2011), waar de appellant (eiser in eerste aanleg), die het octrooirecht bezit op een uitvinding genaamd ‘mochi’, beweerde dat de handelingen van de geïntimeerde (verweerder in eerste aanleg) om het verweerdersproduct (gesneden mochi) te produceren, verkopen en exporteren, inbreuk maakten op het octrooirecht, en eiste dat de geïntimeerde stopte met het produceren, overdragen, enz. van het verweerdersproduct, en dat het verweerdersproduct, enz. werd vernietigd, en eiste ook een schadevergoeding van 1,485 miljard yen. Het oorspronkelijke vonnis verwierp alle eisen. In deze zaak, waar de appellant in beroep ging, was er een geval waarin het als een tussenvonnis werd beschouwd dat het verweerdersproduct alle essentiële elementen van de uitvinding in kwestie vervulde, en dat het behoorde tot het technische bereik van de uitvinding in kwestie, en dat het octrooi in kwestie niet ongeldig zou moeten worden verklaard door een octrooi-ongeldigheidsprocedure.

In dit tussenvonnis is een breder oordeel gegeven dat de beweringen van Nintendo erkent dan het vonnis van de districtsrechtbank van Tokio in de eerste aanleg. Met andere woorden, het Hooggerechtshof voor Intellectuele Eigendom erkende de beweringen van Nintendo, ook over de delen waar Nintendo ontevreden over was in het vonnis van de districtsrechtbank, en gaf een deels verschillend oordeel dan het vonnis van de districtsrechtbank. Het is waarschijnlijk dat er een intentie was om het standpunt van de rechtbank duidelijk te maken voordat de discussie over het schadebedrag begon, aangezien dit een zaak is die veel maatschappelijke aandacht trekt.

Daarnaast was deze zaak, met veel discussiepunten en hevige conflicten tussen de partijen over elk punt, waarschijnlijk zeer effectief in het organiseren van het proces door middel van een tussenvonnis.

Kernpunten van het tussenvonnis

In dit tussenvonnis zijn de discussiepunten georganiseerd in 15 punten. Van deze, waren de belangrijkste drie punten waar Nintendo bezwaar tegen had in het eerste vonnis, als volgt:

Bereik van het verbod op het gebruik en de annulering van tekens (merken)

In de uitspraak van de districtsrechtbank werd gesteld dat de weergave van “Maricar” niet bekend of prominent was bij mensen die de Japanse taal niet begrijpen, en dat het verbod op het gebruik en de annulering van tekens (merken) zoals “MariCar” niet werd toegestaan voor websites en flyers die alleen in een vreemde taal waren geschreven.

Echter, in deze tussenuitspraak werd erkend dat de weergave van “MARIO KART”, de Engelse spelling van “Mario Kart”, zowel binnen als buiten Japan bekend is, en dat de acties van MARI Mobility Development, die tekens (merken) zoals “MariCar” gebruikt die hierop lijken, ook als oneerlijke concurrentie worden beschouwd wanneer ze worden gebruikt op websites die alleen in een vreemde taal zijn geschreven. Hierdoor wordt verwacht dat, wanneer de Intellectual Property High Court (Japanse Hooggerechtshof voor Intellectueel Eigendom) een definitieve uitspraak doet, het verbod op en de annulering van deze tekens (merken) ook zal worden toegestaan voor websites die alleen in een vreemde taal zijn geschreven.

Hoewel de uitspraken van de districtsrechtbank en de tussenuitspraak verschillen in hun oordeel over het gebruik van tekens (merken), ligt de reden hiervoor in het feit dat de bepalingen van de Unfair Competition Prevention Act (Japanse Wet ter Voorkoming van Oneerlijke Concurrentie) die werden toegepast, verschillend waren.

In de uitspraak van de districtsrechtbank werd gesteld dat de weergave van “Maricar” verwijst naar de populaire game serie “Mario Kart” van Nintendo, dat het bekend is bij mensen in heel Japan die geïnteresseerd zijn in games, en dat er een risico is op verwarring met de bedrijven waar Nintendo bij betrokken is. Het werd beschouwd als een overtreding van artikel 2, paragraaf 1, subparagraaf 1 (handelingen die verwarring veroorzaken) van de Unfair Competition Prevention Act, maar werd niet toegestaan voor websites die alleen in een vreemde taal zijn geschreven.

Daarentegen werd in deze tussenuitspraak gesteld dat de weergave van “Mario Kart” in Japan en de weergave van “MARIO KART” zowel binnen als buiten Japan bekend zijn, en dat het een overtreding is van artikel 2, paragraaf 1, subparagraaf 2 (handelingen die misbruik maken van bekende weergaven) van de Unfair Competition Prevention Act. “Bekend” betekent dat het bekender is dan “algemeen bekend”.

Artikel 2 In deze wet wordt onder “oneerlijke concurrentie” verstaan het volgende:
Subparagraaf 1: Het gebruik van een identiek of soortgelijk teken (merk) voor goederen enz. dat algemeen wordt erkend door consumenten als een teken (merk) van iemand anders, of het overdragen, leveren, tentoonstellen voor overdracht of levering, exporteren, importeren, of aanbieden via telecommunicatielijnen van goederen met dat teken (merk), waardoor verwarring ontstaat met de goederen of zaken van iemand anders.
Subparagraaf 2: Het gebruik van een identiek of soortgelijk teken (merk) voor goederen enz. dat bekend is bij iemand anders als een teken (merk) voor zijn eigen goederen, of het overdragen, leveren, tentoonstellen voor overdracht of levering, exporteren, importeren, of aanbieden via telecommunicatielijnen van goederen met dat teken (merk).

Wat betekent het dat het werd beschouwd als een overtreding van artikel 2, paragraaf 1, subparagraaf 2 van de Unfair Competition Prevention Act, in plaats van subparagraaf 1?

Wanneer een bekend teken (merk) zonder toestemming wordt gebruikt (misbruikt) door iemand anders, kan de misbruiker “meeliften” (free ride) op de klantenaantrekkingskracht van het bekende teken (merk) zonder enige zakelijke inspanning, zelfs als er geen verwarring ontstaat. Aan de andere kant, de band tussen het bekende teken (merk), dat een hoge reputatie, bekendheid en reputatie heeft bereikt door jarenlange zakelijke inspanningen, en de persoon die het oorspronkelijk heeft gebruikt, wordt verzwakt (verdund, dilutie).

Artikel 2, paragraaf 1, subparagraaf 2 van de Unfair Competition Prevention Act is een bepaling om bekende tekens (merken) te beschermen tegen dergelijke free rides en dilutie, en er is geen noodzaak voor verwarring.

MARI Mobility Development heeft betoogd dat er geen ruimte is voor verwarring, omdat het op de carrosserie van de kart en dergelijke aanduidingen heeft gemaakt dat “Nintendo niet betrokken is”. Echter, de Intellectual Property High Court heeft geoordeeld dat, aangezien er geen noodzaak is voor verwarring onder artikel 2, paragraaf 1, subparagraaf 2 van de Unfair Competition Prevention Act, het feit dat MARI Mobility Development dergelijke ontkenningen heeft gemaakt, niet een omstandigheid is die de overtreding van de Unfair Competition Prevention Act door het bedrijf ontkent.

https://monolith.law/corporate/intellectual-property-infringement-risk[ja]

Reikwijdte van het stopzetten van het gebruik van domeinnamen en het annuleren van registraties

In een uitspraak van de districtsrechtbank werd gesteld dat de weergave van “Maricar” niet algemeen bekend is bij mensen die geen Japans begrijpen, en dat het gebruik van een domeinnaam met “maricar” op een website die alleen in een vreemde taal is geschreven, de zakelijke belangen van Nintendo niet schaadt en daarom niet kan worden gestopt.

Echter, in deze tussentijdse uitspraak werd gesteld dat “maricar” lijkt op de bekende “MARIO KART” weergave, zowel binnen als buiten Japan,

Het bedrijf dat in eerste instantie werd aangeklaagd, wordt geacht de domeinnamen die lijken op de specifieke productweergave van de eiser in eerste instantie en de “MARIO KART” weergave te hebben gebruikt met het doel om oneerlijke winst te behalen. Daarom kan worden gesteld dat deze handelingen oneerlijke concurrentie vormen zoals gedefinieerd in artikel 2, paragraaf 1, nummer 13 van de Japanse Wet op Oneerlijke Concurrentie, en dat ze de zakelijke belangen van de eiser in eerste instantie schaden.
Uitspraak van het Hooggerechtshof voor Intellectueel Eigendom, 30 mei 2019 (Gregoriaanse kalender)

En erkende dat ze de domeinnamen (maricar.jp, maricar.co.jp, fuji-maricar.jp, maricar.com) die lijken op “MARIO KART” en “Maricar” gebruiken met het doel “oneerlijke winst te behalen”. Hierdoor wordt verwacht dat, wanneer het Hooggerechtshof voor Intellectueel Eigendom een definitieve uitspraak doet, ook het stopzetten van het gebruik van domeinnamen op websites die alleen in een vreemde taal zijn geschreven en het annuleren van de registratie van deze domeinnamen zal worden toegestaan.

https://monolith.law/corporate/domain-law-registration-confuse[ja]

Schadeclaim tegen de CEO van MARI Mobility Development

Volgens de Japanse Bedrijfswet (Artikel 429, lid 1) zijn bedrijfsfunctionarissen aansprakelijk voor schadevergoeding aan derden als zij hun taken uitvoeren met kwaadwilligheid of ernstige nalatigheid. Nintendo heeft op basis van deze bepaling ook de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de CEO van MARI Mobility Development nagestreefd.

In dit verband heeft de districtsrechtbank in haar uitspraak de schadeclaim tegen de individuele CEO afgewezen, onder andere omdat niet kon worden vastgesteld dat de CEO zich bewust was van oneerlijke concurrentie of inbreuk op het auteursrecht.

Echter, in het recente tussenvonnis werd erkend dat de directeur een verplichting heeft om ervoor te zorgen dat het bedrijf geen oneerlijke concurrentiepraktijken uitvoert. Het werd geoordeeld dat de CEO van het bedrijf in strijd heeft gehandeld met deze verplichting met kwaadwilligheid of op zijn minst ernstige nalatigheid, en daarom werd de schadeclaim tegen de individuele CEO erkend.

Hoewel het moeilijk is om het element van ‘free-riding’ volledig uit de zakenwereld te verwijderen, als het als te kwaadaardig wordt beschouwd, zoals in dit tussenvonnis, kan ook de individuele directeur aansprakelijk worden gesteld.

Toekomstperspectieven

In de toekomst zal de procedure voor de definitieve uitspraak worden voortgezet, met de inhoud van de tussentijdse uitspraak als uitgangspunt, waarbij de schadevergoeding wordt beoordeeld.

Schadevergoeding

Wat betreft de schadevergoeding, heeft Nintendo in het beroep de gevraagde schadevergoeding verhoogd van 10 miljoen yen naar 50 miljoen yen. De oorspronkelijke 10 miljoen yen die Nintendo in eerste aanleg eiste, was ook een zogenaamde ‘gedeeltelijke vordering’, en was niet het volledige bedrag van de schade die Nintendo beweerde.

Nintendo beweerde in eerste aanleg een schadebedrag van 74,9 miljoen yen en eiste daarvan 10 miljoen yen. In het beroep, rekening houdend met de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten van MARI Mobility Development, beweert Nintendo een schadebedrag van 116,6 miljoen yen en eist daarvan 50 miljoen yen.

De rechtbank van Tokyo heeft een schadebedrag van 10,264,609 yen, iets meer dan het bedrag dat Nintendo in eerste aanleg eiste, erkend als de schade van Nintendo. In de toekomst, als er geen schikking wordt bereikt in het beroep en het Hooggerechtshof voor Intellectuele Eigendom een definitieve uitspraak doet, zal het interessant zijn om te zien hoeveel de schadevergoeding zal bedragen.

Impact van de tussentijdse uitspraak

In Japan, waar acroniemen snel worden toegevoegd aan alles en deze acroniemen algemeen bekend worden boven de productnaam, is het een moeilijke en kostbare kwestie voor bedrijven om te bepalen hoe ver ze moeten gaan met het verkrijgen van handelsmerken voor hun verdediging, zoals in het geval van ‘MariCar’.

Zelfs als er geen handelsmerk is verkregen, beschermt de Japanse Wet op het Voorkomen van Oneerlijke Concurrentie bekende of prominente aanduidingen. Het feit dat in deze tussentijdse uitspraak een bredere bescherming door de Wet op het Voorkomen van Oneerlijke Concurrentie werd erkend dan in de uitspraak van de rechtbank, kan worden gezien als een positieve ontwikkeling voor het merkenbeheer van bedrijven in de toekomst.

https://monolith.law/corporate/domain-trademark-company[ja]

Samenvatting

Deze uitspraak dient als referentie, omdat het een oordeel geeft op basis van de Japanse Wet ter Voorkoming van Oneerlijke Concurrentie (Wet op de Preventie van Oneerlijke Concurrentie) tegen bedrijven die de afkortingen van productnamen van anderen (andere bedrijven) of de kostuums van personages die in producten verschijnen, gebruiken.

Aan de andere kant, deze uitspraak heeft geen substantieel oordeel gegeven over claims op basis van auteursrecht, omdat het de noodzaak van een verbod en selectieve fusie als redenen gebruikte. Daarom heeft het geen diepgaande conclusies getrokken over het probleem van cosplay en auteursrecht.