Przykłady wyroków, w których nie uznano tajemnicy handlowej i nieuczciwej konkurencji

Jak wyjaśniliśmy w innym artykule na naszej stronie, nie wszystkie informacje posiadane przez firmę są uważane za tajemnice handlowe. Tylko te, które spełniają trzy kryteria: poufność, użyteczność i nieznajomość publiczna, są uważane za tajemnice handlowe. Ponadto, aby stać się celem zabezpieczeń, takich jak zatrzymanie, lub środków karnych, muszą one spełniać wszystkie wymagania określone w prawie jako “nieuczciwa konkurencja” lub “przestępstwo naruszenia tajemnicy handlowej” (Japońskie prawo o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i naruszeniu tajemnicy handlowej).

W sądowych sporach dotyczących tajemnic handlowych często zdarza się, że argumenty firmy nie są akceptowane. Przyjrzyjmy się, w jakich sytuacjach tajemnica handlowa nie została uznana, lub nie została uznana za nieuczciwą konkurencję.

https://monolith.law/corporate/trade-secrets-unfair-competition-prevention-act[ja]

W przypadku, gdy nie uzna się tajności zarządzania

Były pracownik, który zmienił pracę, prowadził działalność handlową w nowej firmie, korzystając z informacji o klientach poprzedniej firmy. Jest to typowy wzorzec, w którym sporny jest “sekret handlowy”.

Firma, która zajmuje się planowaniem, rozwojem i sprzedażą produktów spożywczych, twierdziła, że pozwany naruszył umowę o zachowaniu tajemnicy z powodem i ujawnił poufne informacje, takie jak lista klientów, tabela zarządzania zyskiem brutto, specyfikacje, schemat procesu, kalkulacja kosztów, do firmy pozwanej, która była miejscem jego przyszłego zatrudnienia. Po przejściu do firmy pozwanej, wykorzystał te informacje do prowadzenia działalności handlowej. Na podstawie odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań lub czynu niedozwolonego, powód domagał się od pozwanego solidarnego wypłacenia odszkodowania.

Sąd najpierw zbadał ważność umowy o zachowaniu tajemnicy, którą pozwany podpisał podczas pracy. Stwierdził, że treść jest rozsądna, nie ogranicza nadmiernie działań pracownika po odejściu z pracy i jeśli można uznać, że dotyczy tajemnicy handlowej, jest ważna.

Następnie, w odniesieniu do tajności zarządzania,

• Specyfikacje itp. były przechowywane na serwerze, do którego mogli uzyskać dostęp zarówno dyrektorzy, jak i pracownicy powoda, a pracownicy powoda mogli je przeglądać, drukować i kopiować
• Nie było dowodów obiektywnie wskazujących, że tabela zarządzania zyskiem brutto i lista klientów były przechowywane na komputerze reprezentanta powoda w taki sposób, że inni pracownicy nie mogli uzyskać do nich dostępu
• Uznano, że tabela zarządzania zyskiem brutto i lista klientów były dystrybuowane bez oznaczenia “zakaz wywozu poza firmę” podczas regularnych spotkań i innych spotkań

Podkreślając, że

Nie można stwierdzić, że informacje poufne zawarte w tabeli zarządzania zyskiem brutto i liście klientów, specyfikacjach, schemacie procesu i kalkulacji kosztów były zarządzane w sposób, który pozwoliłby pracownikom powoda jasno rozpoznać je jako tajemnice.

Wyrok Sądu Okręgowego w Tokio z dnia 25 października 2017 roku (2017)

Stwierdził, że nie jest to sekret handlowy i odrzucił roszczenie powoda. W wyroku stwierdzono, że “fakt, że od wszystkich pracowników wymagano złożenia pisemnego zobowiązania do zachowania tajemnicy, nie wpływa na powyższe stwierdzenie, że informacje poufne nie były zarządzane jako tajemnice”. Jest konieczne podjęcie środków zarządzania tajemnicą w sposób, który jest jasny dla pracowników, co ułatwi przedstawienie dowodów i udowodnienie w przypadku późniejszego procesu sądowego.

W “Wytycznych dotyczących zarządzania tajemnicami handlowymi” Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu, wymieniono konkretne metody zarządzania tajemnicami handlowymi, które są pożądane do wdrożenia. W tych wytycznych pokazano dane, które wskazują, że w około 70% przypadków, gdy sporny był “charakter tajemniczy” informacji o klientach, które zostały wydane, nie uznano, że były one zarządzane jako tajemnice.

W przypadku, gdy użyteczność nie została uznana

Był przypadek, w którym powód, będący tajwańską korporacją, zlecił produkcję małych pamięci USB i import oraz sprzedaż pozwanej. Powód twierdził, że małe pamięci USB są naśladownictwem produktów, które produkuje, a import i sprzedaż tych pamięci USB przez pozwanego stanowią naruszenie Japońskiej Ustawy o Zapobieganiu Nieuczciwej Konkurencji (art. 2 ust. 1 pkt 3) i domagał się odszkodowania.

Pozwany zwrócił się do powoda z propozycją zlecenia produkcji małych pamięci USB. Strony prowadziły negocjacje dotyczące wymiarów standardowych i wymiarów obudowy dostosowanych do nich, a także instalacji LED, za pomocą e-maili i innych środków. Jednak negocjacje zostały przerwane, a pozwany zlecił produkcję innemu przedsiębiorstwu i importował i sprzedawał je. Powód twierdził, że małe pamięci USB zostały wyprodukowane przez pozwanego, który nielegalnie wykorzystał tajemnice handlowe powoda (różne informacje techniczne dotyczące małych pamięci USB).

Sąd stwierdził, że powód twierdził, że informacje dotyczące możliwości instalacji LED, pozycji instalacji, kierunku światła i implementacji są tajemnicami handlowymi, ale

Możliwość instalacji LED, pozycja instalacji, kierunek światła były wybierane przez powoda, aby spełnić propozycje i warunki przedstawione przez pozwanego. Informacje dostarczone przez powoda do pozwanego są uznawane za kwestie projektowe, które normalnie są rozważane przez osoby pracujące w tej branży. To samo dotyczy informacji dotyczących implementacji LED. Dlatego te informacje nie mogą być uznane za użyteczne i nie można uznać, że są tajemnicami handlowymi powoda.

Sąd Okręgowy w Tokio, wyrok z 2 marca 2011 roku

Dodatkowo, w odpowiedzi na dodatkowe twierdzenie powoda, że “nawet jeśli poszczególne informacje były znane, sposób ich połączenia nie był znany, a także stanowią organiczną całość i są użyteczne jako produkt zminiaturyzowany na poziomie praktycznym”, sąd stwierdził:

W tym przypadku, wymiary małych pamięci USB zostały ustalone przez pozwanego, a sposób, w jaki znane technologie są łączone, aby rozmieścić poszczególne części zgodnie z tymi wymiarami, jest kwestią projektową, którą można wybrać i zdecydować w ramach normalnej inwencji przez osoby pracujące w tej branży, i nie można uznać, że połączenie to przynosi nieprzewidywalne, wyjątkowe efekty. Dlatego, nawet jeśli te informacje są postrzegane jako całość, nie można uznać, że są użyteczne i nie można uznać, że są tajemnicą handlową.

Jak wyżej

Orzeczono tak.

Jeśli jest to tylko “kwestia projektowa, która jest rozważana w ramach normalnej inwencji” lub “problem, jak połączyć znane technologie, aby rozmieścić poszczególne części”, użyteczność nie jest uznawana.

W przypadku braku uznania tajemnicy handlowej

W jednym z przypadków, spółka akcyjna, której celem jest produkcja i sprzedaż wyrobów cynowych, a której produkowane wyroby cynowe otrzymały status tradycyjnego rękodzieła, wniosła pozew przeciwko swoim byłym pracownikom, domagając się zaprzestania produkcji i zniszczenia produktów z stopów metali, a także zapłaty odszkodowania.

Pozwani A i B, pracujący dla powoda, byli młodymi pracownikami zaangażowanymi w produkcję wyrobów cynowych i zdobywali nagrody. Jednak nie uzyskali zgody reprezentanta powoda, gdy próbowali wystawić swoje prace na wydarzeniu jako osoby prywatne. To stało się punktem zwrotnym, a powodowie, którzy produkują wyroby cynowe, wnieśli pozew przeciwko pozwanym, którzy założyli niezależne pracownie i rozpoczęli działalność, twierdząc, że pozwani używają tajemnicy handlowej dotyczącej stopu używanego do produkcji wyrobów cynowych w celu uzyskania nielegalnych korzyści i produkcji i sprzedaży produktów cynowych.

W odniesieniu do stopu w tej sprawie, powód twierdził, że “porównując obrazy elektronów odbitych i obrazy SEM produktów powoda z obrazami elektronów odbitych i obrazami SEM produktów pozwanych, jest oczywiste, że używają tego samego stopu, w tym kształtu struktury i stanu wydzielenia na granicach ziaren”, i stwierdził, że pozwani używają tajemnicy handlowej pokazanej przez powodów w celu uzyskania nielegalnych korzyści, a działania pozwanych są zgodne z punktem 7 ust. 1 art. 2 Japońskiej Ustawy o Zapobieganiu Nieuczciwej Konkurencji. Jednak sąd stwierdził,

‘Nie jest powszechnie znany’ (art. 2 ust. 6 Japońskiej Ustawy o Zapobieganiu Nieuczciwej Konkurencji) oznacza, że nie jest powszechnie dostępny poza kontrolą posiadacza. Jeżeli można łatwo zanalizować skład i proporcje składników stopu z produktów powoda dostępnych na rynku, stop ten nie może być uznany za ‘niepowszechnie znany’.

Sąd Okręgowy w Osace, wyrok z dnia 21 lipca 2016 roku (2016)

Sąd, po rozważeniu metody analizy i kosztów potrzebnych do wykrycia składu i proporcji składników stopu, stwierdził, że skład i proporcje składników można łatwo potwierdzić poprzez tanie analizy jakościowe dostępne na rynku, a więc są to informacje, które mogą łatwo poznać osoby trzecie. Sąd uznał, że brakuje tajemnicy handlowej, ponieważ nie jest to tajemnica handlowa.

Według powodów, proporcje składników uzyskane w wyniku eksperymentów przeprowadzonych na 622 rodzajach stopów przez ponad 4 lata i kosztujących ponad 60 milionów jenów. Jednak tajemnica handlowa oznacza stan, w którym tajemnica handlowa nie jest powszechnie znana lub nie można jej łatwo poznać. Jeżeli wyniki można uzyskać za pomocą tanich analiz dostępnych na rynku, nie spełnia to kryteriów.

W tym przypadku, sąd stwierdził, że “nie przedstawiono wystarczających dowodów na potwierdzenie użyteczności technicznej stopu w tej sprawie”, i nie uznał użyteczności.

W przypadku, gdy nie doszło do nieuczciwej konkurencji

Był przypadek, w którym osoba (pierwotny powód w pierwszej instancji), która prowadziła działalność związaną z usługami opieki, pozwała trzy osoby (pierwotni pozwani w pierwszej instancji), które opuściły jej firmę i założyły nową firmę świadczącą usługi opieki.

Powód twierdził, że pozwani, po zabraniu informacji o klientach, które były tajemnicą handlową, używali tych informacji w celu uzyskania nieuczciwych korzyści po odejściu z firmy lub w celu wyrządzenia szkody powodowi, namawiając klientów powoda do przejścia do firmy pozwanych i zmiany umowy na korzyść firmy pozwanych. Powód twierdził, że takie działania stanowią nieuczciwą konkurencję (zgodnie z artykułem 2 ustęp 1 punkt 7 japońskiej Ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji) i domagał się od trzech pozwanych zaniechania zawierania umów dotyczących usług opieki dla klientów wymienionych w informacjach o klientach oraz zaniechania namawiania do zawarcia takich umów, a także odszkodowania za szkody. Jednakże, ponieważ żądanie zostało odrzucone w pierwszej instancji, powód odwołał się od wyroku.

Sąd ocenił, czy rejestr klientów, na którym zapisane były informacje o klientach usług opieki, takie jak imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, status certyfikacji opieki, stanowi tajemnicę handlową. W wyniku oceny, podobnie jak w pierwszej instancji, sąd stwierdził, że:

• Rejestr był przechowywany w zamykanym na klucz szafce jako jeden z plików na papierze.
• W przypadku, gdy w biurze powoda nie było nikogo, szafka była zamykana na klucz, a klucz był umieszczony z tyłu szafki.
• Informacje o klientach były przechowywane jako zapisy elektromagnetyczne w systemie chmurowym “Raku-net”, a klucze bezpieczeństwa były rozdzielane między czterech pracowników, w tym trzech pozwanych, z ustawionym identyfikatorem i hasłem.
• W umowach o pracę pozwanych było określone, że muszą zachować w tajemnicy informacje o klientach lub ich rodzinach, które dowiedzieli się podczas wykonywania swoich obowiązków.

Biorąc pod uwagę powyższe, sąd uznał, że informacje o klientach były zarządzane jako tajemnica handlowa, ponieważ tylko pracownicy powoda pracujący w biurze powoda mogli z nich korzystać i byli świadomi, że są to informacje biznesowe, które nie powinny być ujawniane innym osobom.

Jednakże, biorąc pod uwagę, że jeden z pozwanych miał dostęp do informacji o klientach za pomocą klucza bezpieczeństwa, który zabrał do domu podczas urlopu płatnego i do którego dostępował dwukrotnie, a także że dwukrotnie przychodził do biura powoda podczas urlopu, sąd stwierdził, że nie można uznać, że pozwanym nielegalnie zdobyto informacje o klientach, jak twierdził powód, ponieważ istniała możliwość, że jako menedżer opieki musiał sporządzić dokumenty, które nie były jeszcze przetworzone.

Ponadto,

Trzech pozwanych nie było zabronione namawianie klientów powoda (nie znaleziono żadnych przepisów w regulaminie pracy powoda lub w umowach o pracę między powodem a trzema pozwanymi, które określały obowiązek unikania konkurencji po odejściu z pracy), a fakt, że jeden z pozwanych poinformował dwóch klientów powoda, że opuścił biuro powoda i założył firmę pozwanych, aby prowadzić działalność opiekuńczą, można uznać za odpowiednie powitanie z klientami po odejściu z pracy, i nie można tego uznać za nielegalne.

Wyrok Sądu Najwyższego w Osace z dnia 20 lipca 2017 roku

stwierdził, że nie ma nic niezwykłego w tym, że klienci powoda zmienili umowy na korzyść firmy pozwanych w krótkim czasie, i że na podstawie tych okoliczności nie można uznać, że informacje o klientach zostały użyte nielegalnie. Sąd stwierdził, że działania trzech pozwanych nie stanowią nieuczciwej konkurencji zgodnie z artykułem 2 ustęp 1 punkt 7 japońskiej Ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i odrzucił apelację.

Ustawa o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji
Artykuł 2 W tej ustawie “nieuczciwa konkurencja” oznacza następujące działania:
Punkt 1 ustęp 7 Użycie lub ujawnienie tajemnicy handlowej przez osobę, która otrzymała tę tajemnicę od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (zwanej dalej “podmiotem posiadającym tajemnicę handlową”), w celu uzyskania nieuczciwych korzyści lub wyrządzenia szkody temu podmiotowi

Chociaż sąd uznał, że istnieje tajemnica handlowa, stwierdził, że nie można potwierdzić ani nielegalnego pozyskania, ani nielegalnego użycia. Jest to przypadek, w którym dostęp do poufnych informacji był konieczny ze względu na obowiązki służbowe i dostęp do nich nie był niezwykły. Możliwe, że fakt, że menedżer opieki miał głębokie osobiste związki z klientami, miał wpływ na ten wniosek.

Podsumowanie

Wygląda na to, że niewiele firm w pełni spełnia wymogi zawarte w “Wytycznych dotyczących zarządzania tajemnicami handlowymi” (Japanese “Guidelines on Trade Secret Management”) Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu, a większość firm jest niekompletna. Powinniśmy natychmiast sprawdzić nasz system. Jak widać z przykładów podanych tutaj, wiele przypadków dotyczy pracowników, którzy opuścili firmę. Zamiast panikować i myśleć o odpowiedzi, gdy pojawią się problemy, musimy z góry przygotować się na nieprzewidziane okoliczności, budując solidny system zarządzania tajemnicami handlowymi i dostarczając precyzyjne dowody do sądu, gdy zdecydujemy się na podjęcie działań sądowych.