Pontos chave a verificar no contrato de licença de marca no licenciamento de marca

Um dos casos em que é necessária uma licença de marca registada é quando o nome que pensou para uma nova marca já está registado por outra empresa.

Neste caso, a licença de marca registada pode ser simplesmente considerada como um “empréstimo de nome”, mas a história é diferente quando se trata do nome de uma marca.

A marca registada de uma marca não é apenas uma sequência de caracteres ou um desenho, é uma “prova de que é um produto legítimo da marca”, por isso os consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos com essa marca do que por produtos semelhantes.

Portanto, ao licenciar a marca registada de uma marca, a marca deve exigir ao licenciado que produza produtos adequados à marca e que exiba a marca registada de forma adequada.

Hoje, vamos explicar os pontos importantes que a marca, como licenciante, deve conhecer num “contrato de licença de marca registada” numa licença de marca, que é diferente de uma licença de marca registada geral.

O que é uma marca

A Associação de Marketing dos Estados Unidos, um país líder no negócio de marcas, define “marca” da seguinte maneira:

Uma marca é um “nome”, “termo”, “símbolo”, “design” ou outra característica que identifica os produtos ou serviços de um vendedor como distintos dos de outros vendedores.

Portanto, uma marca é algo que pode adicionar características (valor agregado) que diferenciam esse produto ou serviço de outros produtos ou serviços semelhantes. Os fatores de diferenciação incluem coisas tangíveis, como funcionalidade e forma, bem como coisas intangíveis, como história, imagem e confiabilidade. Pode-se considerar que as marcas comerciais de uma marca têm as seguintes três funções:

• Função de identificação do produto: Distinguir o produto com a marca comercial de outros produtos
• Função de garantia de qualidade: Garantir a qualidade do produto com a marca comercial
• Função de atração do cliente: Atrair os clientes da marca para o produto com a marca comercial

Essas marcas comerciais de valor econômico podem obter direitos de marca registrada (direitos exclusivos de monopólio) ao serem registradas no Instituto de Patentes e podem ser licenciadas para uso por terceiros.

Licença de Marca no Licenciamento de Marcas

Em indústrias como a da moda, o licenciamento de marcas não é algo incomum. Existem várias formas, como sub-marcas da marca original ou produção e venda local em outros países.

Para a marca, além da receita de royalties, existem benefícios como a expansão dos negócios e a exploração de novos mercados, e para o licenciado, pode-se esperar um negócio lucrativo utilizando a notoriedade, confiança e imagem da marca.

O licenciamento de marcas geralmente parece estar centrado em coisas como o uso do “nome da marca” ou “logotipo”, mas na realidade, em alguns contratos, há regras rigorosas sobre o design, fabricação e venda de produtos.

Do ponto de vista da marca, é natural querer proteger a imagem e a confiança da marca valiosa que foi cultivada com tempo e dinheiro.

Assim, o papel do contrato de licença de marca, que visa apenas o uso da marca, e o contrato de licença de marca no licenciamento de marcas, é diferente.

Pontos chave a verificar num contrato de licença de marca

Aqui, vamos explicar os pontos chave a verificar que são específicos para contratos de licença de marca.

Âmbito da licença de uso

Artigo ●●
1. O licenciante concede ao licenciado o direito de uso normal da marca licenciada, dentro dos limites definidos nos seguintes pontos:
① Território da licença: ●●●●
② Produtos licenciados: ●●●●
③ Período da licença: de ●●●● (ano) ●● (mês) ●● (dia) a ●●●● (ano) ●● (mês) ●● (dia)
2. O licenciado não tem direitos sobre a marca licenciada além dos definidos no parágrafo anterior.
3. O licenciante e o licenciado devem cooperar mutuamente para solicitar o registo do direito de uso normal definido no parágrafo 1, no prazo de ●● dias após a celebração deste contrato. Além disso, o licenciado deve suportar os custos associados a este registo.
※ Licenciante: Parte A, Licenciado: Parte B

O mais importante ao licenciar a marca da sua empresa é o “tipo de direito de uso” e o “âmbito da licença de uso”.

Por exemplo, se conceder o “direito de uso exclusivo” no “campo desportivo”, não poderá licenciar a marca para equipamento de ténis ou golfe, mesmo que seja solicitado por terceiros.

Além disso, mesmo que os produtos licenciados sejam “equipamento de golfe”, é possível subdividir em “bolas de golfe”, “tacos de golfe”, “roupa de golfe”, etc.

Assim, para a marca, como é difícil prever como o negócio da marca se desenvolverá no futuro, decidir o âmbito da licença de uso de forma precipitada pode resultar na perda de oportunidades de negócio.

Além disso, existem dois tipos de direitos de uso: “direito de uso normal” e “direito de uso exclusivo”. No caso do “direito de uso exclusivo”, mesmo a marca que detém os direitos da marca não pode usá-la dentro do âmbito da licença de uso, uma vez que esteja registada. Portanto, a menos que haja um grande benefício, é melhor não escolher. Além disso, é possível no contrato conceder a “licença de uso normal exclusiva”, que é acordada entre as partes para ser exclusiva.

Portanto, é importante julgar o âmbito da licença, etc., com base na capacidade e no plano de negócios do licenciado.

Além disso, ao contrário do direito de uso exclusivo, que requer registo, o direito de uso normal não é obrigatório, mas ao registá-lo, pode-se opor a terceiros que adquiram os direitos da marca posteriormente.

Uso da marca licenciada

Artigo ●●
1. O licenciado, ao usar a marca licenciada, deve reconhecer que a marca licenciada representa a credibilidade e a qualidade dos produtos do licenciante e deve esforçar-se para não prejudicar o valor da marca do licenciante.
2. O licenciado deve usar a marca licenciada de acordo com a forma de apresentação e o método de uso especificados no Anexo 1, bem como as instruções que o licenciante possa dar de tempos em tempos.
3. O licenciado, ao usar a marca licenciada, deve explicitar que o fabricante do produto licenciado é o licenciado.
4. O licenciado não deve sublicenciar a marca licenciada a terceiros sem a prévia autorização por escrito do licenciante, nem transferir, fornecer como garantia ou realizar qualquer outro ato de disposição.
5. Se o licenciado pretender cessar ou terminar o uso da marca licenciada, deve notificar prontamente o licenciante por escrito.

No parágrafo 2, “Anexo 1”, além da forma de apresentação da marca licenciada, como a posição, tamanho, cor, combinação com o nome da marca e o logótipo, pode-se considerar a inclusão da obrigação de indicar em materiais promocionais e etiquetas de produtos que “a marca licenciada é uma marca registada do (licenciante) e o (licenciado) obteve a licença para usá-la neste produto”.

Além das disposições do exemplo acima, é possível adicionar proibições com o objetivo de prevenir a degradação do valor da marca, como as seguintes:

O licenciado não deve realizar as seguintes ações, independentemente de serem dentro ou fora do território da licença:
① Usar ou registar uma marca ou outro sinal que seja semelhante à marca licenciada ou que possa ser confundido com ela.
② Fazer algo que possa fazer perder a capacidade de distinção da marca licenciada ou prejudicar a sua credibilidade.
③ Usar a marca licenciada de uma forma que possa levar a um mal-entendido sobre a qualidade do produto licenciado

No entanto, deve-se ter cuidado, pois se impuser ao licenciado a obrigação de não fabricar ou vender produtos concorrentes, isso pode ser um problema sob a lei antitruste.

Certificação da qualidade do produto licenciado

Artigo ●●
1. Os produtos licenciados que o licenciado pode marcar com a marca licenciada devem cumprir os padrões de qualidade especificados no Anexo 2.
2. O licenciado só pode usar a marca licenciada nos produtos licenciados que o licenciante tenha certificado que cumprem os padrões de qualidade especificados.
3. Para obter a certificação do licenciante mencionada no parágrafo anterior, o licenciado deve fornecer ao licenciante uma amostra do produto licenciado marcado com a marca licenciada, e o licenciante deve notificar o licenciado por escrito da aprovação ou rejeição da certificação dentro de ●● dias após a receção da amostra.

A verificação da qualidade dos produtos licenciados marcados com a marca é um processo importante, pois se a qualidade dos produtos não atingir um certo nível, a credibilidade da marca pode ser prejudicada.

Além da qualidade, o “design”, “faixa de preço”, “público-alvo” e “publicidade” também podem ter um impacto negativo na marca original, por isso pode-se considerar a inclusão destes na “condição de certificação”.

Cláusulas essenciais para evitar riscos do licenciador

Desresponsabilização

Artigo ●●
O licenciador não garante a validade dos direitos da marca licenciada, nem que o uso da marca licenciada não infrinja os direitos de terceiros.

Esta cláusula, tal como num contrato de licença de patente, é necessária porque é praticamente impossível verificar todas as marcas registadas semelhantes, e a infracção de direitos só pode ser determinada por um tribunal. Portanto, seria um grande risco para o licenciador fazer tal garantia.

Se quiser saber mais sobre a infracção de direitos de marca, por favor consulte o artigo abaixo em conjunto com este.

https://monolith.law/corporate/penalty-for-trademark-infringement[ja]

Isenção de responsabilidade

Artigo ●●
O licenciador não assume qualquer responsabilidade pelos danos causados ao licenciado devido a defeitos nos produtos licenciados ou ao uso da marca licenciada.

Mesmo que a marca tenha certificado a qualidade, os defeitos nos produtos licenciados são da responsabilidade do licenciado. Além disso, ao exibir o nome da marca ou o logótipo, a marca pode ser responsabilizada pela “responsabilidade do produto” dos produtos licenciados. Portanto, esta cláusula é considerada essencial.

Resumo

Neste artigo, explicamos os pontos importantes que a parte da marca precisa conhecer num contrato de licença de marca, que é diferente de um contrato de licença de marca comercial geral.

Num contrato real, além do mencionado acima, são necessárias cláusulas como “taxa de uso da marca comercial”, “rescisão”, “obrigação de confidencialidade”, “medidas após o término do contrato”, “indenização por danos”, “lei aplicável” e “tribunal de jurisdição”.

Recomendamos que consulte um advogado com conhecimento e experiência especializados antes de tomar uma decisão por conta própria, pois a licença de marca comercial da marca requer também conhecimento do negócio da marca.

Se você deseja conhecer o contrato de licença em geral, não apenas os direitos de marca, mas também os direitos autorais e patentes, por favor, veja o artigo abaixo em conjunto com este artigo.

https://monolith.law/corporate/license-contract-point[ja]

Apresentação das medidas propostas pelo nosso escritório

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https://monolith.law/practices/corporate[ja]