O que é o Direito de Novo Modelo Utilitário Japonês? Explicação clara das diferenças com o Direito de Patente

“Tampas de garrafas PET”, “batedores de edredão” e “carimbos sem necessidade de tinta (conhecidos como: Shachihata)”… O que estas três coisas têm em comum é que estão protegidas legalmente como “Direitos de Modelo de Utilidade”. O Direito de Modelo de Utilidade é um dos direitos de propriedade intelectual que vemos frequentemente no nosso dia-a-dia, ou, para simplificar, é uma “pequena invenção”. Mesmo sem uma tecnologia notavelmente avançada, se tiver características que criou de novo, pode ser objeto de um Modelo de Utilidade.

Então, o que é exatamente o Direito de Modelo de Utilidade? Vamos explicar.

Direitos de Modelo de Utilidade e Direitos de Patente

Anteriormente mencionei “uma pequena invenção”, mas a definição especializada de direitos de modelo de utilidade é “o direito concedido à criação de ideias técnicas que utilizam leis naturais”. Pode parecer semelhante aos direitos de patente, mas quais são as diferenças entre estes dois?

A maior diferença entre os direitos de modelo de utilidade e os direitos de patente é que os direitos de modelo de utilidade não exigem tanta novidade ou progresso na invenção como os direitos de patente.

Lei Japonesa de Modelo de Utilidade (definição)

Artigo 2º Nesta lei, “invenção” refere-se à criação de ideias técnicas que utilizam leis naturais.

Lei Japonesa de Patentes (definição)
Artigo 2º Nesta lei, “invenção” refere-se às criações de ideias técnicas que utilizam leis naturais e que são de alto nível.

Outra diferença entre os dois é que os direitos de modelo de utilidade não requerem o mesmo nível de sofisticação que os direitos de patente, e é por isso que na Lei de Modelo de Utilidade, é referido como “invenção” e não “criação”. Mesmo que sejam baseados em ideias e inovações, os direitos de modelo de utilidade protegem as criações que não são tão inovadoras ou tecnicamente avançadas como as invenções que ninguém mais poderia desenvolver.

Além disso, o objeto de proteção dos direitos de modelo de utilidade é limitado a “coisas relacionadas à forma, estrutura ou combinação de objetos” de acordo com o Artigo 3 da Lei Japonesa de Modelo de Utilidade. As invenções de métodos e as invenções de métodos de fabricação de objetos, que são vistas nos direitos de patente, não são registradas como modelos de utilidade. O mesmo se aplica a software e substâncias químicas, e se você deseja proteger esses itens, é necessário solicitar uma patente.

O que é o Direito de Modelo de Utilidade

A maior barreira para a obtenção de uma patente é o exame. Se não cumprir tanto os requisitos de uma invenção (utilização de leis naturais, difícil de reproduzir, altamente criativa, etc.) como os requisitos de uma patente (utilizável na indústria, progressiva, etc.), nem sequer será objeto de exame.

Direito de Modelo de Utilidade e o Princípio de Registo sem Exame

Por outro lado, ao contrário das patentes, o modelo de utilidade adota o princípio de registo sem exame. No pedido de registo de um modelo de utilidade, o conteúdo substancial não é examinado e, se não houver erros nos documentos do pedido de registo, o registo do direito de modelo de utilidade será feito no registo de patentes gerido pelo Instituto de Patentes em cerca de seis meses.

Quando se faz um pedido de registo de um modelo de utilidade, paga-se ao Instituto de Patentes as taxas de registo (anuidades) dos primeiros três anos juntamente com o procedimento de pedido. O direito de modelo de utilidade surge com o registo no registo de patentes, e é emitido pelo Instituto de Patentes um boletim de registo de modelo de utilidade (boletim de publicação de modelo de utilidade) que anuncia o conteúdo do modelo de utilidade registado.

Este direito de modelo de utilidade expira após 10 anos a partir da data do pedido. No entanto, se não continuar a pagar as taxas de registo ao Instituto de Patentes, o direito será extinto.

Um direito de modelo de utilidade válido tem o mesmo efeito que um direito de patente válido. Ou seja, o titular do direito de modelo de utilidade tem o direito exclusivo de implementar o modelo de utilidade registado (incluindo negócios sem fins lucrativos). Além disso, o titular do direito de modelo de utilidade pode conceder (licenciar) ou transferir a outros o direito de implementar o modelo de utilidade registado.

Vantagens do Direito de Modelo de Utilidade

No direito de modelo de utilidade, não se recebe necessariamente proteção suficiente em comparação com o direito de patente, e há mais coisas a fazer para exercer o direito quando necessário, porque não há exame. No entanto, a facilidade de registo é, sem dúvida, a maior vantagem do direito de modelo de utilidade.

Além disso, se estiver dentro de três anos a partir do pedido de um modelo de utilidade, pode-se mudar para uma patente e fazer um pedido para a mesma criação. Nesse caso, é considerado como se tivesse feito um pedido de patente retroativamente ao momento do pedido do modelo de utilidade. Em casos como “O pedido de patente demora, então eu só quero proteger os direitos por enquanto”, é possível primeiro solicitar um modelo de utilidade, que é fácil de registrar, e então solicitar uma patente quando estiver pronto.

Desvantagens do Direito de Modelo de Utilidade

Embora o registo seja fácil, há, naturalmente, aspectos que podem ser considerados desvantagens. Como já mencionado, enquanto o período de proteção do direito de patente é de 20 anos, o período de proteção do direito de modelo de utilidade é de 10 anos, metade do tempo.

Além disso, como o direito de modelo de utilidade que não passou por um exame prévio pode ser dito ter dúvidas sobre sua validade, quando o titular do direito que possui o direito de modelo de utilidade faz um pedido de injunção ou indenização a terceiros, é necessário fazer um pedido ao Diretor do Instituto de Patentes. Após receber esse pedido, é necessário avisar depois de apresentar ao outro lado o “Documento de Avaliação Técnica de Modelo de Utilidade”, que é um material de julgamento sobre a validade criado pelo examinador. Em comparação com o direito de patente, há mais trabalho e procedimentos até a injunção e o pedido de indenização.

Como o modelo de utilidade é registado sem exame, é mais provável que existam razões para invalidade do que as patentes. Se for possível determinar que há uma razão para invalidade, pode responder a esse efeito em resposta a um aviso de infração. Além disso, se um julgamento de invalidade for solicitado e um julgamento de invalidade for finalizado, o direito de modelo de utilidade será extinto.

Se o titular do direito de modelo de utilidade advertir ou exercer o direito contra a outra parte e um julgamento que invalida o registo do modelo de utilidade for finalizado, o titular do direito de modelo de utilidade será responsável por indenizar o dano causado à outra parte pela advertência ou exercício do direito. No entanto, não haverá responsabilidade por danos se a advertência ou o exercício do direito for feito com base em um Documento de Avaliação Técnica de Modelo de Utilidade que não nega a validade do direito de modelo de utilidade, ou se a advertência ou o exercício do direito for feito com o devido cuidado.

Este é um risco que não existe quando se exerce o direito de patente, e é algo que deve ser conhecido antecipadamente ao solicitar o registo de um modelo de utilidade ou ao exercer o direito de modelo de utilidade.

Infringimento do Direito de Modelo de Utilidade

O infrigimento do direito de modelo de utilidade, tal como o infrigimento do direito de patente, é geralmente dividido em infrigimento direto e indireto, sendo o infrigimento direto subdividido em infrigimento literal e infrigimento doutrinal.

Infrigimento do Direito de Modelo de Utilidade
・Infrigimento direto (infrigimento literal e doutrinal)
・Infrigimento indireto

Primeiramente, para que um infrigimento seja estabelecido, é necessário que o produto ou método em questão satisfaça todos os requisitos constitutivos. Se o modo de infrigimento faltar a qualquer um dos requisitos constitutivos, não se considera que haja infrigimento. Isto é conhecido como infrigimento literal no contexto de infrigimento direto.

Por outro lado, mesmo que parte dos requisitos constitutivos seja diferente, se estiver dentro do mesmo alcance técnico, existe uma teoria legal que tenta proporcionar proteção adequada através de uma interpretação extensiva do texto. Isto é conhecido como a teoria da equivalência. Mesmo que haja diferenças entre os requisitos constitutivos e o produto suspeito de infrigimento, se os seguintes cinco requisitos forem cumpridos, o produto em questão é considerado equivalente à configuração descrita no escopo da reivindicação de patente e, excepcionalmente, é considerado pertencente ao alcance técnico da invenção patenteada.

1. A parte diferente não é uma parte essencial da invenção patenteada (não essencialidade)
2. Substituir a parte diferente no produto em questão ainda permite alcançar o objetivo da invenção patenteada e produz o mesmo efeito (substituibilidade)
3. Um profissional na área poderia facilmente conceber a substituição da parte diferente no momento da produção do produto, etc. (facilidade de substituição)
4. O produto em questão não é o mesmo que a tecnologia conhecida no momento do pedido de patente da invenção patenteada, nem é algo que um profissional na área poderia facilmente inferir a partir da tecnologia conhecida
5. Não há circunstâncias especiais, como o produto em questão ser algo que foi conscientemente excluído do escopo da reivindicação durante o processo de pedido da invenção patenteada

Além disso, mesmo que não satisfaça todos os requisitos constitutivos e, portanto, não possa ser considerado um infrigimento direto, certas ações que têm uma alta probabilidade de induzir um infrigimento direto, como o fornecimento de peças dedicadas que são usadas apenas em produtos infrigentes, são consideradas infrigimento indireto.

Casos judiciais envolvendo o Direito de Modelo de Utilidade

Existe um caso em que uma empresa que fabrica e vende equipamentos de suporte de equilíbrio para esportes e roupas esportivas, que detém o direito de modelo de utilidade para um “suporte de ponta do pé”, alegou que os produtos fabricados e vendidos pela empresa ré, cujo principal negócio é a venda de produtos na internet, pertencem ao alcance técnico da invenção do direito de modelo de utilidade, e buscou a cessação da fabricação e transferência dos produtos do réu com base no direito de modelo de utilidade, bem como a destruição dos mesmos.

Neste processo, a empresa ré originalmente comprava produtos da empresa autora e os vendia, mas parou de fazer isso e começou a desenvolver e vender seus próprios produtos.

Sobre o Infrigimento Literal

No julgamento, os requisitos constitutivos da invenção em questão foram primeiramente explicados em sete partes, e não houve disputa sobre isso.

Explicação dos requisitos constitutivos da invenção em questão

① Encaixa-se na parte inferior da base dos dedos dos pés,

② É um suporte de ponta do pé feito de um material flexível e elástico,

③ Consiste numa parte horizontal que é colocada entre a parte superior do arco do pé e a parte inferior da ponta dos dedos do segundo, terceiro, quarto e quinto dedos,

④ E tem uma primeira, segunda e terceira partes salientes que se encaixam entre o segundo e terceiro dedos, o terceiro e quarto dedos, e o quarto e quinto dedos, respectivamente,

⑤ A superfície superior da parte horizontal do suporte e as duas superfícies laterais das três partes salientes do suporte são todas suavemente curvadas para que possam se ajustar firmemente à parte inferior da base de cada dedo,

⑥ E, ao estender as primeiras e segundas partes salientes na direção vertical, as partes entre a primeira e segunda partes salientes e entre a segunda e terceira partes salientes tornam-se superfícies laterais semicirculares, e o suporte de ponta do pé é mantido no pé entre o segundo e terceiro dedos e entre o terceiro e quarto dedos.

O tribunal julgou se estes requisitos constitutivos são literalmente satisfeitos, e concluiu que o produto do réu satisfaz literalmente os requisitos constitutivos ①, ②, ③, ⑤, e ⑦ da invenção em questão, mas não pode ser considerado que satisfaça literalmente parte dos requisitos constitutivos ④ e ⑥, e assim negou o infrigimento literal.

Sobre o Infrigimento Doutrinal

No entanto, em relação a estas diferenças, o tribunal considerou que o primeiro requisito (não essencialidade) “não pertence à parte essencial que fundamenta o efeito inerente”, o segundo requisito (substituibilidade) “mesmo se a configuração dos requisitos constitutivos ④ e ⑥ for substituída pela configuração do produto do réu, pode-se considerar que produz o mesmo efeito que a invenção em questão”, o terceiro requisito (facilidade de substituição) “um profissional na área poderia facilmente conceber a substituição das partes relacionadas às diferenças entre os requisitos constitutivos ④ e ⑥ e o produto do réu pela configuração do produto do réu no momento da produção do produto, etc.”, e para o quarto e quinto requisitos, “o lado que contesta a equivalência deve provar que o produto em questão é algo que poderia ser facilmente inferido a partir da tecnologia conhecida, ou que é algo que foi conscientemente excluído do escopo da reivindicação da invenção, etc. Em circunstâncias especiais, neste caso, não houve tal prova”, e assim considerou que o produto do réu pode ser considerado como equivalente à invenção em questão e pertencente ao seu alcance técnico, e reconheceu o infrigimento doutrinal.

Em relação ao montante dos danos causados à empresa autora pelas ações de infrigimento do réu, o tribunal decidiu que:

O Artigo 29, Parágrafo 1, da Lei do Modelo de Utilidade estipula que, no caso de infrigimento do direito de modelo de utilidade ou do direito de uso exclusivo, quando o infrator transferir um objeto que constitui o ato de infrigimento, o montante obtido multiplicando o lucro por unidade do objeto que o titular do direito de modelo de utilidade ou do direito de uso exclusivo poderia ter vendido se não houvesse o ato de infrigimento pelo número de objetos transferidos pode ser considerado como o montante dos danos sofridos pelo titular do direito de modelo de utilidade ou do direito de uso exclusivo. Aqui, “lucro por unidade” deve ser interpretado como o montante obtido subtraindo o custo de produção e outros custos adicionais incorridos na fabricação e venda do produto do preço de venda do produto (lucro marginal).

Decisão do Tribunal Distrital de Osaka de 17 de Março de 2016

Com base nisso, o tribunal ordenou o pagamento de 147.906.617 ienes em danos à empresa autora e 15 milhões de ienes em honorários advocatícios, totalizando 162.906.617 ienes, e proibiu a fabricação e transferência dos produtos.

O caso de uma empresa que comprava produtos de outra empresa e os vendia, e depois começou a desenvolver e vender seus próprios produtos infrigentes, é um exemplo que pode ser visto com outros produtos, e pode ser dito que é um problema comum no direito de modelo de utilidade.

Resumo

Mesmo que não seja uma violação direta, pode haver casos em que ocorre uma violação do direito de modelo de utilidade, como violações equitativas ou indiretas.

Em relação aos modelos de utilidade, que são criações menos avançadas do que as invenções, pode haver problemas com violações de direitos diferentes das invenções, mas mesmo nesses casos, se for feita uma resposta adequada por um especialista, é possível resistir.

Apresentação das medidas adotadas pelo nosso escritório

O escritório de advocacia Monolis é especializado em IT, particularmente na intersecção entre a Internet e a lei. Nos últimos anos, os direitos de propriedade intelectual relacionados com novas invenções práticas têm recebido cada vez mais atenção, e a necessidade de verificações legais está a aumentar. O nosso escritório oferece soluções relacionadas com propriedade intelectual. Os detalhes são fornecidos no artigo abaixo.

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