Punctele esențiale de cunoaștere pentru încheierea unui contract de cercetare și dezvoltare comună

Una dintre metodele de a dezvolta produse sau tehnologii într-un mod rapid și la costuri reduse, completând ceea ce lipsește companiei noastre în termeni de tehnologie, know-how, personal, etc., este cercetarea și dezvoltarea în comun.

Deși există multe de câștigat de la alte companii prin cercetare și dezvoltare în comun, există și posibilitatea ca informațiile și tehnologiile noastre să fie divulgate către compania parteneră.

De asemenea, nu este surprinzător ca fiecare companie să își prioritizeze propriile interese și să dorească să monopolizeze rezultatele dezvoltării comune, dacă este posibil. În realitate, va fi necesar să se ajungă la un compromis într-un anumit punct.

“Contractul de cercetare și dezvoltare în comun” este încheiat pentru a stabili reguli prin discuții preliminare asupra acestor probleme în cercetarea și dezvoltarea în comun și pentru a evita problemele inutile.

Prin urmare, în acest articol, vom explica și organiza avantajele și dezavantajele contractului de cercetare și dezvoltare în comun, precum și punctele de atenție pentru a evita problemele anticipate.

Ce înseamnă cercetare-dezvoltare comună

Cercetarea-dezvoltarea comună este un tip de alianță între companii, în care mai multe companii cu interese comune colaborează pentru a dezvolta eficient produse sau tehnologii.

În domenii unde viteza inovației tehnologice este rapidă sau unde ciclul de viață al produselor se scurtează, există riscul de a pierde competiția cu alte companii dacă se petrece prea mult timp pe dezvoltare.

Chiar dacă investiți mult capital, avansați cu cercetarea și dezvoltarea și finalizați un produs nou, valoarea produsului dezvoltat poate fi semnificativ diminuată dacă o companie concurentă a finalizat un produs similar și l-a lansat pe piață mai întâi.

Există și alte metode pentru a realiza dezvoltarea de produse sau tehnologii într-un timp scurt, cum ar fi deciziile la nivel de management pentru M&A sau parteneriate de afaceri, dar cercetarea-dezvoltarea comună are un impact mai mic asupra managementului și, în funcție de conținut, poate fi aprobată chiar și de un șef de departament, motiv pentru care este adoptată de multe companii.

Avantajele contractului de cercetare-dezvoltare comună

Împărțirea clară a rolurilor și a costurilor

Când se desfășoară activități de dezvoltare în comun cu o terță parte, există diverse modele de împărțire a costurilor și a rolurilor în dezvoltare. Există modele în care doar costurile sunt suportate, iar activitățile de dezvoltare sunt realizate de către compania parteneră, sau modele în care companiile responsabile sunt împărțite în funcție de faza de dezvoltare, iar costurile necesare dezvoltării sunt suportate de fiecare companie responsabilă. Nu există un model fix.

Prin urmare, unul dintre rolurile importante ale contractului de cercetare-dezvoltare comună este de a clarifica rolurile și domeniile de responsabilitate ale fiecărei companii, precum și împărțirea costurilor.

De asemenea, este important să se stabilească conținutul cât mai realizabil posibil pentru împărțirea rolurilor și a costurilor, deoarece se pot stabili drepturi de a solicita despăgubiri pentru daune în cazul în care compania parteneră nu-și îndeplinește obligațiile.

Reducerea costurilor de dezvoltare și distribuirea riscurilor

Unul dintre avantajele cercetării-dezvoltării comune este că fondurile necesare dezvoltării pot fi împărțite între companiile participante, iar costurile cu personalul necesar dezvoltării pot fi reduse.

În plus, devine posibilă dezvoltarea de proiecte de mare anvergură care nu pot fi abordate singure, iar în cazul în care nu se obțin rezultate, daunele financiare pot fi distribuite între companiile participante.

Complementaritatea reciprocă a tehnologiei, personalului și echipamentelor de cercetare

În plus față de fonduri, cercetarea și dezvoltarea necesită și tehnologie, personal și echipamente pentru prototipuri și evaluare, care pot lipsi companiei.

Dezavantajele contractului de cercetare-dezvoltare comună

Există riscul de scurgere a tehnologiei și know-how-ului

Între dezvoltatorii care lucrează pentru același scop, este inevitabil să dezvăluiți informațiile de care partenerul are nevoie, iar posibilitatea de a dezvălui tehnologii și know-how importante există deoarece ambele părți au obligația de a păstra secretul.

Prin urmare, cel mai mare dezavantaj al cercetării-dezvoltării comune este că tehnologia și know-how-ul propriu pot fi scurse și învățate de către compania parteneră.

Însă, pe de altă parte, faptul că propria companie poate învăța tehnologia și know-how-ul companiei partenere poate fi considerat un avantaj.

Oricum ar fi, este necesară o considerație atentă asupra domeniului informațiilor care vor fi dezvăluite.

Este dificil să monopolizezi rezultatele

Dacă dezvolți un nou produs sau tehnologie pe cont propriu, poți monopoliza rezultatele și îți poți desfășura afacerea într-un mod avantajos față de companiile rivale.

Însă, în cazul cercetării-dezvoltării comune, poate fi dificil să monopolizezi rezultatele, deoarece compania parteneră poate avea drepturi asupra proprietății intelectuale bazate pe rezultate, și există posibilitatea ca aceasta să utilizeze aceste drepturi pentru a desfășura o afacere care concurează cu propria companie.

Există posibilitatea ca cercetarea-dezvoltarea comună cu alte companii să fie limitată

În timpul perioadei de cercetare-dezvoltare comună, poate exista o clauză în contract care interzice “dezvoltarea comună cu un terț pentru același sau un scop similar (interzicerea dezvoltării concurente)” pentru a preveni ca compania parteneră să desfășoare cercetare-dezvoltare comună cu companii rivale sau similare.

Însă, dacă propria companie deține tehnologia de bază, se pot lua în considerare dezvoltarea de diverse produse și tehnologii aplicate, astfel că limitarea cercetării-dezvoltării comune cu alte companii poate avea un impact semnificativ asupra activităților de afaceri.

Puncte esențiale pentru a evita eșecul în contractele de cercetare-dezvoltare comună

Stabilirea cu atenție a obiectivului contractului de cercetare-dezvoltare comună

Deși tendința este de a nu acorda o importanță prea mare stabilirii obiectivului unui contract de cercetare-dezvoltare comună, acesta este de fapt foarte important, deoarece poate influența multe clauze, poate acorda partenerului drepturi inutile de largi sau poate restricționa compania mai mult decât este necesar.

Relația cu clauza de interzicere a dezvoltării concurente

În clauza de interzicere a dezvoltării concurente menționată anterior, domeniul interzis se schimbă semnificativ în funcție de “obiectivul” identic sau similar.

De exemplu, să presupunem că obiectivul cercetării-dezvoltării comune este “dezvoltarea sistemului de terminale de comunicații” și “dezvoltarea sistemului de recunoaștere vocală pentru terminalele de comunicații”. În primul caz, nu se poate realiza dezvoltarea comună cu terțe părți pentru toate dezvoltările de sisteme legate de terminalele de comunicații, în timp ce în al doilea caz, dezvoltarea comună este liberă atâta timp cât nu este un sistem de recunoaștere vocală.

Stabilirea obiectivului nu trebuie să fie prea specifică, deoarece astfel se pierde flexibilitatea și orice mică ajustare necesită o modificare a contractului. Pe de altă parte, dacă este prea abstract, domeniul interzis poate deveni prea larg, așa că trebuie să fie considerat cu atenție.

Relația cu drepturile de proprietate intelectuală

Dacă stabilirea obiectivului este prea largă, în afara cercetării-dezvoltării comune, există posibilitatea ca partenerul să revendice drepturi asupra invențiilor obținute ca rezultat al cercetării comune, în cazul în care data depunerii cererii de brevet se află în perioada de valabilitate a contractului de cercetare-dezvoltare comună.

Pe de altă parte, dacă este prea specific, există riscul ca invențiile realizate de partener să fie brevetate individual, chiar dacă sunt rezultatul cercetării-dezvoltării comune, deoarece sunt considerate în afara obiectivului.

Relația cu obligația de confidențialitate

În general, în clauzele care stabilesc obligația de confidențialitate, informațiile secrete ale partenerului pot fi utilizate numai în cadrul obiectivului, sau utilizarea în afara obiectivului este interzisă.

Însă, dacă stabilirea obiectivului este prea largă, utilizarea informațiilor secrete ale companiei într-un proiect diferit de cel în care se desfășoară dezvoltarea nu va fi considerată o încălcare a contractului, iar dacă este prea specifică, chiar și o mică dezvoltare aplicativă poate fi considerată o încălcare a contractului.

Cel mai important punct este gestionarea rezultatelor

Probabil că cel mai mult timp în discuțiile privind contractul de cercetare-dezvoltare comună este folosit pentru “gestionarea rezultatelor”.

Proprietatea drepturilor de proprietate intelectuală bazate pe rezultate, dreptul de implementare, dreptul de licență de implementare etc. au un impact direct asupra afacerii companiei, așa că există multe puncte pe care niciuna dintre părți nu le poate ceda, dar este esențial să se ajungă la un acord cât mai mult posibil înainte de a începe cercetarea-dezvoltarea comună pentru a evita problemele inutile.

Proprietatea drepturilor de proprietate intelectuală

Drepturile de proprietate intelectuală bazate pe invențiile realizate în cadrul cercetării-dezvoltării comune sunt de obicei deținute de compania căreia îi aparține inventatorul.

Însă, acest lucru este condiționat de faptul că există reglementări precum contractele cu angajații sau reglementările privind invențiile de serviciu care stipulează că “compania va prelua drepturile de proprietate intelectuală bazate pe invențiile etc. realizate de angajați în cursul muncii”.

În acest caz, drepturile de proprietate intelectuală rezultate din cercetarea-dezvoltarea comună vor aparține companiei căreia îi aparține inventatorul, dar este posibil să se stabilească altfel prin contract, cum ar fi:

• Toate drepturile de proprietate intelectuală aparțin uneia dintre părți
• Toate drepturile de proprietate intelectuală sunt împărțite
• Drepturile de proprietate intelectuală aparțin uneia dintre părți în funcție de tipul sau domeniul invenției
• Destinația drepturilor de proprietate intelectuală este stabilită prin discuții

Judecata privind proprietatea drepturilor de proprietate intelectuală, cum ar fi faptul că drepturile de proprietate intelectuală legate de tehnologia de bază a companiei sunt deținute individual, iar cele legate de tehnologia aplicată sunt tratate pe bază de caz, trebuie să se bazeze pe strategia de afaceri.

Pentru cei care doresc să înțeleagă în detaliu avantajele obținerii unui brevet și a drepturilor de brevet, vă rugăm să consultați articolul de mai jos împreună cu acest articol.

https://monolith.law/corporate/patent-merit-lawyer-invention[ja]

Implementarea drepturilor de proprietate intelectuală, drepturi exclusive etc.

Dacă drepturile de proprietate intelectuală legate de tehnologia de bază sunt deținute individual de partener, iar cele legate de produsele aplicate sunt deținute individual de companie, pentru a produce și a vinde produsele aplicate, este necesar să se obțină o licență de implementare a drepturilor de proprietate intelectuală legate de tehnologia de bază de la partener.

Cercetarea-dezvoltarea comună se realizează pentru a obține profituri prin utilizarea rezultatelor, așa că, indiferent de proprietatea rezultatelor, dacă este necesar pentru afacerea companiei, trebuie să se permită implementarea drepturilor de proprietate intelectuală care aparțin partenerului.

În cazul brevetelor, pentru a preveni licențierea tehnologiei de bază către companiile concurente, se poate considera stabilirea unui drept de implementare obișnuit exclusiv pentru o anumită perioadă de timp.

Timpul și conținutul publicării rezultatelor

Pentru cercetători și dezvoltatori, publicarea rezultatelor cercetării-dezvoltării comune în conferințe sau lucrări este foarte importantă.

În contractul de cercetare-dezvoltare comună, se stabilește obligația de confidențialitate, așa că dacă doriți să publicați rezultatele, trebuie să le stabiliți în contract.

De asemenea, publicarea înainte de depunerea cererii de brevet duce la pierderea noutății brevetului. Prin urmare, chiar și după depunerea cererii de brevet, există avantajul de a nu permite companiilor concurente să cunoască conținutul dezvoltării companiei până când cererea de brevet este publicată, așa că dacă decideți să publicați, este important să vă înțelegeți cu partenerul în avans cu privire la momentul și conținutul publicării.

Atenție la motivele de reziliere / clauzele COC

Clauza de schimbare a controlului (COC) este o clauză care face ca “schimbarea controlului companiei” datorată M&A etc. să fie un motiv de reziliere a contractului.

Este obișnuit ca companiile de tip start-up etc. să fie ținta M&A, așa că partenerul de cercetare-dezvoltare comună poate adăuga o clauză COC la motivele de reziliere a contractului.

Dacă o companie concurentă achiziționează o companie de tip start-up etc., există riscul ca informații importante să fie scurse către compania concurentă prin continuarea cercetării-dezvoltării comune.

Însă, pentru companiile de tip start-up, cercetarea-dezvoltarea comună promițătoare crește valoarea companiei, dar dacă contractul include o clauză COC, acesta este evaluat ca un risc și poate deteriora valoarea companiei, așa că trebuie să acordați o atenție deosebită tratării clauzei COC.

Rezumat

Această dată, am discutat despre avantajele și dezavantajele contractelor de cercetare-dezvoltare comună, precum și despre punctele de atenție pentru a evita problemele. Atunci când se realizează cercetare-dezvoltare comună cu companii străine, este important să se ia în considerare și aspecte precum legea aplicabilă și instanța de judecată convenită.

De asemenea, dacă se limitează cercetarea și dezvoltarea pe teme care nu sunt legate de tema cercetării și dezvoltării comune, sau dacă se limitează utilizarea rezultatelor, acest lucru poate fi considerat o tranzacție neloială în conformitate cu Legea japoneză a interzicerii monopolului.

Având în vedere că există diferite riscuri în funcție de caz, vă recomandăm să consultați un avocat cu cunoștințe și experiență bogată înainte de a încheia un contract de cercetare-dezvoltare comună, în loc să luați o decizie pe cont propriu.

Prezentarea măsurilor noastre de către firma noastră

Firma noastră de avocatură, Monolis, este specializată în IT, în special în aspectele legale ale internetului. În cazul cercetării și dezvoltării comune între companii, este necesară crearea unui contract. La firma noastră, realizăm și revizuim contracte pentru o varietate de cazuri, de la companiile listate pe Tokyo Stock Exchange Prime (Bursa de Valori Tokyo Prime) până la startup-uri. Dacă aveți probleme cu contractul, vă rugăm să consultați articolul de mai jos.

https://monolith.law/contractcreation[ja]