Чи може використання назви товару іншої компанії як хештег призвести до порушення торговельної марки? Роз'яснення внутрішніх та зарубіжних прикладів

«Чи може використання чужої торговельної марки у хештегах призвести до порушення прав на торговельну марку?»

У сфері інтернет-торгівлі хештеги використовуються для поліпшення пошукової оптимізації та збільшення продажів. Наприклад, чи існують юридичні проблеми, якщо при продажу власноруч зробленої сумки ви використовуєте хештег з назвою відомого бренду?

27 вересня 2021 року (Рейва 3) було винесено рішення Осакського окружного суду, яке визнало використання хештегів як торговельне використання та підтвердило порушення прав на торговельну марку. Це рішення привернуло увагу як перше судове рішення, яке визнало порушення прав на торговельну марку через використання чужої торговельної марки (назви товару) у хештегах.

Тут ми розглянемо питання порушення прав на торговельну марку, яке може призвести до кримінальної відповідальності, а також ключові аспекти правильного використання хештегів, пов’язаних з торговельними марками, як маркетингового інструменту.

Що таке право на торговельну марку  

Право на торговельну марку визначено в Законі про торговельні марки (Japanese Trademark Law) наступним чином.

Стаття 1 (Мета)

Метою цього закону є захист торговельних марок для підтримки ділової репутації осіб, які їх використовують, сприяння розвитку промисловості та захист інтересів споживачів.

Стаття 2 (Визначення тощо)

У цьому законі під “торговельною маркою” розуміються об’єкти, які можна сприймати за допомогою людського відчуття, включаючи літери, фігури, символи, тривимірні форми або кольори, або їх комбінації, звуки та інші об’єкти, визначені урядовими постановами (далі – “знаки”), і які описуються наступним чином:

1. Використовувані особами, які виробляють, сертифікують або передають товари у своїй діяльності

2. Використовувані особами, які надають послуги або сертифікують їх у своїй діяльності (за винятком зазначеного в попередньому пункті).

Коротко кажучи, це ідентифікаційний знак (торговельна марка), який використовується для відрізнення товарів або послуг однієї компанії від товарів або послуг іншої компанії, і включає не тільки назви та логотипи, але й рухомі торговельні марки, голограмні торговельні марки, торговельні марки, що складаються лише з кольорів, звукові торговельні марки та торговельні марки, що визначають місце розташування.

Право на торговельну марку є інтелектуальною власністю, яка виникає в результаті подання заявки та реєстрації торговельної марки в Патентному відомстві (Japanese Patent Office). Реєстрація надає власнику торговельної марки виключне право на її використання у визначеній сфері (для певних товарів або послуг) (право на виключне використання, Стаття 25 Закону про торговельні марки).

Крім того, можливо запобігти використанню ідентичних або подібних торговельних марок для товарів або послуг, які вказані у реєстрації, або для подібних товарів чи послуг (право на заборону, Стаття 37, пункт 1 Закону про торговельні марки). Окрім цього, існує система реєстрації захисних знаків, яка розширює право на заборону навіть на “неподібні” товари та послуги (Стаття 64 Закону про торговельні марки).

Якщо ви бажаєте використовувати зареєстровану торговельну марку іншої компанії, необхідно отримати дозвіл від власника торговельної марки.

Вимоги до порушення прав на торговельну марку  

Порушенням прав на торговельну марку вважається використання без дозволу торговельної марки, зареєстрованої іншою особою, або схожої на неї марки у сфері (категорії), на яку поширюються права на торговельну марку.

Для того, щоб діяння вважалося порушенням прав на торговельну марку, необхідно виконати дві умови:

• Використання зареєстрованої торговельної марки або використання у схожому діапазоні
• Торговельне використання

Нижче ми розглянемо кожну з цих умов.

Використання зареєстрованої торговельної марки або використання у схожому діапазоні

Під “використанням зареєстрованої торговельної марки або використанням у схожому діапазоні” розуміється використання торговельної марки, ідентичної або схожої на зареєстровану, для позначення товарів чи послуг, визначених при реєстрації, або схожих на них.

Права на торговельну марку надають власнику марки ексклюзивне право на її використання у зареєстрованій сфері. Тому “використання іншою особою торговельної марки у сфері визначених товарів чи послуг або схожих на них” є порушенням прав на торговельну марку.

Торговельне використання

“Торговельне використання” означає використання марки особою, яка надає товари чи послуги, для того, щоб відрізнити свої товари чи послуги від товарів чи послуг інших компаній. Це стає важливим засобом, щоб споживачі могли розпізнати походження товару та довіряти його якості (функція індикації походження).

Використання торговельної марки іншої компанії таким чином, що створюється враження, ніби товари чи послуги належать власній компанії, вважається “торговельним використанням” і є порушенням прав на торговельну марку.

Відповідь на порушення прав на торговельну марку

У разі порушення прав на торговельну марку, власник має наступні цивільні права вимоги проти порушника:

• Вимога припинення порушення та знищення товарів (Стаття 36 Закону про торговельні марки Японії)

※ Не існує строку давності. Однак, це діє до закінчення терміну дії патентного права (10 років, з можливістю продовження).

• Вимога відшкодування збитків (Стаття 709 Цивільного кодексу Японії)

※ Строк давності для знищення становить 3 роки з моменту, коли було виявлено збиток та особу порушника, та 20 років з моменту незаконної дії.

• Вимога повернення несправедливо отриманої вигоди (Статті 703, 704 Цивільного кодексу Японії)

※ Строк давності становить 5 років з моменту, коли особа дізналася про можливість здійснення права, та 10 років з моменту, коли право могло бути здійснене (пункт 1 статті 166 Цивільного кодексу Японії).

• Вимога відновлення репутації (Стаття 39 Закону про торговельні марки Японії)

※ Строк давності становить 3 роки з моменту, коли було виявлено збиток та особу порушника.

Крім того, у випадку навмисного порушення прав на торговельну марку (з усвідомленням використання чужої зареєстрованої торговельної марки на вказаних товарах), можливе застосування кримінальних санкцій.

Закон про торговельні марки Японії передбачає наступні кримінальні покарання:

Стаття 78 (Злочин порушення прав)

Особа, яка порушила право на торговельну марку або виключне право на використання, підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років або штрафу до 10 мільйонів ієн, або обом цим покаранням.

Стаття 78-2

Особа, яка вчинила дії, що вважаються порушенням прав на торговельну марку або виключне право на використання згідно зі статтями 37 або 67, підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років або штрафу до 5 мільйонів ієн, або обом цим покаранням.

Стаття 79 (Злочин шахрайства)

Особа, яка отримала рішення або вирок за шахрайські дії, що стосуються реєстрації торговельної марки, реєстрації захисного знаку, продовження терміну дії прав на торговельну марку або захисний знак, або подання заперечення проти реєстрації, підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі на термін до 3 років або штрафу до 3 мільйонів ієн.

Стаття 80 (Злочин неправдивого представлення)

Особа, яка порушила положення статті 74, підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі на термін до 3 років або штрафу до 3 мільйонів ієн.

※ У випадку юридичних осіб застосовуються обидва види покарань, і до виконавця, і до юридичної особи може бути застосований штраф до 300 мільйонів ієн за злочини за статтею 78, та до 100 мільйонів ієн за злочини за статтями 79 та 80 (пункт 1 статті 82, підпункти 1 та 2 Закону про торговельні марки Японії).

Пов’язані статті: Вивчаємо на прикладах ‘Порушення прав на торговельну марку’ та відповідні покарання (позбавлення волі, штрафи)[ja]

Справа про зупинення порушення торговельної марки через хештеги  

Тут ми розглянемо ключові моменти першого судового рішення, яке визнало порушення торговельної марки через використання назви товару іншої компанії у вигляді хештегу, рішення Осакського окружного суду від 27 вересня Рейва 3 (2021) року у справі про зупинення порушення торговельної марки[ja].

Відповідачем у справі був приватний продавець, який протягом понад року використовував сайт продажів Mercari для реалізації товарів ручної роботи, які він створював як хобі, оголошуючи їх як сумки “у стилі Charmant Sac”.

Продавець використовував хештеги у форматі «(#) + (ключове слово)» для додавання функції пошуку. У розділі «ключове слово» він використовував торговельну марку японського модного бренду «Charmant Sac» та подібні до неї вирази, створюючи декілька тегів.

Позивач, власник торговельної марки «Charmant Sac», стверджував, що використання відповідачем торговельної марки, ідентичної або схожої на зареєстровану торговельну марку («Charmant Sac»), а також продаж на сайті відповідача мішковидних сумок, які є товаром, для якого зареєстровано торговельну марку (сумки, мішки), відповідає порушенню торговельної марки.

Також стало предметом суперечки, чи можна вважати діяльність відповідача, який протягом понад року продавав схожі товари як хобі, «професійною діяльністю».

Суд заявив, що використання хештегів має на меті привернути користувачів до сайту відповідача та сприяти продажу товарів, представлених на цьому сайті, і вирішив, що «для користувачів товари, які виставлені на продаж, можуть бути сприйняті як брендові».

Отже, суд визнав, що «відображення торговельної марки відповідача №1 (#Charmant Sac) на сайті відповідача виконує функцію ідентифікації джерела та розрізнення товарів» і визнав це «торговельним використанням», відхиливши аргументи відповідача та визнавши порушення торговельної марки та заборонивши її використання.

Це рішення стало першим випадком у Японії, коли суд визнав, що маркування товарів іншої компанії тегами з метою маркетингу становить порушення торговельної марки.

Інші випадки використання хештегів та порушення торговельних марок  

Серед нещодавніх міжнародних випадків можна згадати справу тайванської компанії з продажу одягу «QQBOW» (вересень 2020 року) та справу тайванського генерального дистриб’ютора німецького виробника шин Carbovation, відому як «справа Lightweight» (жовтень 2021 року). У обох випадках суди Тайваню відхилили позови, стверджуючи, що використання «#чужий_бренд» не вважається використанням торговельної марки, і відповідно, відкинули звинувачення у порушенні прав на торговельну марку.

У справі «QQBOW» зазначалося, що платформою для продажу товарів позивача був переважно Facebook, тоді як відповідач використовував хештеги на електронній комерційній платформі. Це означає, що хештеги служать для переходу на сторінки брендових товарів всередині однієї платформи, а не для ідентифікації походження товару.

Хештеги, в основному, використовуються для зв’язування схожих тем на онлайн-платформах і не мають властивостей торговельної марки. Тому, після розгляду вмісту онлайн-публікацій та товарів, пов’язаних з хештегами, Тайванський суд з інтелектуальної власності вирішив, що використання зареєстрованої торговельної марки як хештегу не є «використанням торговельної марки».

У справах про порушення торговельних марок на Тайвані найбільш важливим є «плутанина», тобто чи може споживач помилково вважати, що товари відповідача походять від позивача. У цій справі вирішальними були такі фактори:

• Бренд позивача не був відомим;
• До назви товарів додавалося слово «款» (що в перекладі з японської означає «стиль»), що дозволяло споживачам зрозуміти, що товари не є ідентичними продуктами позивача, але мають схожий стиль.

Таким чином, якщо торговельна марка позивача була б відомою, або якби відповідач використовував чіткі вказівки на відсутність зв’язку з позивачем, можливо було б інше рішення.

У справі «Lightweight», головним питанням було паралельне імпортування оригінальних товарів та міжнародне виснаження прав.

У справі «Lightweight», позивач мав права на торговельну марку лише для логотипу, а не для «назви компанії = Carbovation» або «назви бренду = Lightweight».

• Відповідач продавав велосипеди італійського бренду «3T», на яких використовувалися шини бренду позивача, імпортовані паралельно та продавані на правах дистриб’ютора;
• У дописах на Facebook основним було представлення велосипедів, які продавав відповідач, а хештеги «#carbovation» та «#lightweight» використовувалися для пояснення, що велосипеди оснащені шинами бренду позивача, що не можна вважати торговельним використанням.

На підставі цих рішень, навіть якби позивач мав права на торговельні марки «Carbovation» та «Lightweight» на Тайвані, використання їх як хештегів все одно не вважалося б торговельним використанням.

Також у справах «QQBOW» та «Lightweight» розглядалося питання, чи порушує використання хештегів з чужими торговельними марками Закон про справедливу торгівлю (аналогічний японському Закону про недобросовісну конкуренцію та антимонопольному законодавству), і в обох випадках визнано справедливим використанням.

Джерело: FICPI (Міжнародна федерація патентних повірених) | Останні рішення Тайваню щодо використання хештегів та торговельних марок (англійською)[en]

Чи розглядаються хештеги з реєстрованими торговельними марками як простий пошуковий інструмент, чи як торговельне використання, залежить від конкретного випадку.

Таким чином, оскільки підходи до прав на торговельні марки, пов’язані з хештегами, відрізняються в різних країнах, ми рекомендуємо співпрацювати з експертами у країні, де ваша компанія планує розширювати свою діяльність.

Підсумок: Консультації з питань порушення торговельних марок слід звертатися до адвоката

Тут ми детально розглянули питання, чи може використання торговельної марки у хештегах бути порушенням прав на торговельну марку. Хоча оцінки можуть відрізнятися в залежності від конкретного випадку та країни, існують ситуації, коли порушення торговельних марок через хештеги було визнано.

У випадку порушення торговельних марок рекомендуємо звертатися за консультацією до адвоката, який спеціалізується на управлінні ризиками інтелектуальної власності. Крім того, можливо, що діяльність вашої компанії у сфері інформаційного поширення порушує торговельні марки інших компаній. Отримання юридичного аудиту ваших рекламних та інших матеріалів від фахівця допоможе вам уникнути проблем.

Заходи, що пропонує наша юридична фірма

Юридична фірма “Моноліт” має багатий досвід у сфері IT, зокрема у питаннях, що стосуються інтернету та права. Останнім часом порушення торговельних марок у сфері електронної комерції стало серйозною проблемою, і потреба у юридичній перевірці лише зростає. Наша фірма аналізує юридичні ризики для вже запущених бізнесів та тих, що лише плануються, враховуючи різноманітні юридичні регуляції, і прагне забезпечити їхню законність без зупинки бізнес-процесів. Детальніше про це читайте у наведеній нижче статті.

Сфери діяльності юридичної фірми “Моноліт”: Юридичні послуги з IT та інтелектуальної власності для різних компаній[ja]