Що таке порушення торговельної марки? Роз'яснення рамок для визначення незаконності

Отримавши товарний знак для власного товару або комерційного матеріалу, ви можете запобігти так званому “плагіату”.

Однак, товарний знак не дає права, наприклад, забороняти вживання слова “Disney”. Товарний знак обмежує лише “торговельне використання”. Наприклад, якщо третя сторона створить заклад під назвою “Disney Island”, навіть якщо він не має нічого спільного з Disney, він може виглядати як офіційний заклад Disney. Товарний знак – це право, яке забороняє таке використання (як буде описано нижче, це називається “торговельне використання”).

До якої міри власник товарного знаку може заборонити використання “товарного знаку” на інтернет-сайтах, наприклад, на сайтах електронної комерції або корпоративних сайтах? Ми розглянемо це, використовуючи попередні приклади.

Що таке торговельне використання, заборонене торговельними правами

Є обмеження на визначені товари та інше, але власникам торговельних прав дозволено ексклюзивне використання зареєстрованого товарного знаку. І якщо третя особа використовує ідентичний або подібний товарний знак на визначених товарах тощо без дозволу, це в принципі становить порушення торговельних прав.

Однак, у змінах до Торговельного закону (Japanese Trademark Law) 2014 року (Heisei 26) було встановлено пункт 6 статті 26, як показано нижче, і було уточнено, що випадки, які не відносяться до “торговельного використання”, не порушують торговельні права.

Стаття 26. Дія торговельних прав не поширюється на наступні товарні знаки (включаючи ті, що є частиною інших товарних знаків):
⑥ Крім вищезазначеного, товарні знаки, які не використовуються таким чином, що споживачі можуть визнати, що вони стосуються товарів або послуг декількох осіб.

(Пункт 6 статті 26 Торговельного закону)

Що ж таке це “торговельне використання”?

Як вже зазначалося, товарний знак використовується для того, щоб відрізнити власні товари та послуги від інших (функція визначення товарів), та показати джерело товарів (функція показу джерела).

І використання в формі, яка має цю функцію визначення товарів та функцію показу джерела, вважається “торговельним використанням”.

Наприклад, коли звичайний споживач бачить рядок “ABC” на товарі, і може пригадати, яка компанія є виробником цього товару, то можна сказати, що він має функцію визначення товарів та функцію показу джерела, і дія, що полягає в нанесенні рядка “ABC” на товар, вважається торговельним використанням.

Навпаки, у випадках використання, яке не виконує функцію визначення товарів та функцію показу джерела, воно не вважається “торговельним використанням”, і може бути, що дія зареєстрованого товарного знаку не поширюється.

Подробиці про штрафи за порушення торговельних прав наведено нижче.

https://monolith.law/corporate/penalty-for-trademark-infringement[ja]

Приклади судових рішень у справах про порушення прав на торговельні марки

Чи становить назва книги або статті порушенням прав на торговельну марку? (Справа “Ранковий банан”)

Це приклад справи, коли позивач, який має права на торговельну марку для стандартного тексту “Ранковий банан”, вказуючи “журнали, книги, мукки” як товари, подав позов про порушення прав на торговельну марку проти відповідача, який продавав книгу під назвою “40 секретів успіху дієти “Ранковий банан”. Суд вирішив, що фраза “Ранковий банан”, яку відображає відповідач, використовується лише як заголовок, а не для ідентифікації товару або вказівки на джерело, і відхилив звинувачення в порушенні прав на торговельну марку.

Відображення відповідача на обкладинці або титульній сторінці книги відповідача є лише частиною заголовка, який вказує на зміст книги, і не може бути визнане використанням у формі, яка має функцію ідентифікації товару або вказівки на джерело, тому це не порушує права на дану торговельну марку.

(Рішення Токійського окружного суду від 12 листопада 2009 року (Heisei 21))

Таким чином, у випадку з заголовками книг, навіть якщо вони містять ту саму фразу, що і ваша зареєстрована торговельна марка, якщо вони вказують на зміст книги, а не на джерело товару, вони можуть бути визнані як “не використання як торговельної марки”.

Однак, у випадку періодичних видань, таких як журнали та газети, або серійних творів, які виготовляються та продаються під однією назвою, може бути визнано порушення прав на торговельну марку.

Чи становить порушенням торговельного знаку товар, що “їздить автостопом” на відомому товарі (справа “Беретта”)

Відомий італійський виробник зброї “Беретта” уклав ліцензійний договір з виробником моделей зброї “Western Arms”. Однак, “Беретта” заявила, що інший виробник моделей зброї, який виробляє та продає моделі “Беретта”, порушує статтю 2, пункт 1, підпункт 1 Японського закону про запобігання недобросовісній конкуренції (дії, що викликають помилкове сприйняття або змішування з відомими позначками), і вимагає припинити такі дії та відшкодувати збитки.

У цьому випадку, згідно з встановленими фактами, товари відповідача – це моделі зброї, які вірно відтворюють зовнішній вигляд реальної зброї M92F, яка не може бути в обігу та володінні в нашій країні, і не мають смертельної сили, яка є основною функцією реальної зброї. Ці моделі зброї продаються на окремому ринку як імітація реальної зброї, і покупці вибирають їх серед численних моделей зброї, які мають таку ж форму та позначки, як і реальна зброя від позивача, на основі позначок, які вказують на виробника моделі зброї, які нанесені на корпус або упаковку, та оцінюють їх якість та характеристики як моделі зброї перед покупкою. Тому, навіть якщо товари відповідача мають таку ж форму, як і товари позивача, і ця форма використовується як позначка, що вказує на те, що товари позивача є продукцією “Беретта”, форма товарів відповідача не використовується у вигляді, що має функцію вказування походження та відрізнення товарів.

(Рішення Токійського окружного суду від 29 червня 2000 року (Heisei 12))

Суд вирішив, що навіть якщо модель зброї, яка виробляється та продається, вірно відтворює форму реального товару, форма товару як моделі не може використовуватися у вигляді, що має функцію вказування походження та відрізнення товарів.

У цьому випадку, “Беретта” не виробляла та не продавала моделі зброї, і була очевидна різниця між реальною зброєю “Беретта” та моделями зброї інших компаній у вбивчій силі, яка є основною функцією. Було визнано, що немає можливості для звичайних споживачів помилково вважати товари ідентичними. Тому, якби “Беретта” сама виробляла та продавала моделі зброї і дозволила “Western Arms” використовувати свій дизайн та торговельний знак, то можливо, що продукція “Western Arms” була б визнана як маюча функцію відрізнення товарів, і імітація іншими особами була б визнана порушенням торговельного знаку.

Чи становить гасло порушенням торговельних прав? (Справа “Always Coca-Cola”)

Компанія Coca-Cola використовувала гасло “Always Coca-Cola” на своїх банках для стимулювання продажів. Позивач, який зареєстрував “Always” як торговельну марку в старій 29-й класифікації, що включає безалкогольні напої, вимагав заборонити використання “Always” та відшкодування збитків, стверджуючи, що це порушення торговельних прав.

“Always”, що означає “завжди, в будь-який час”, можна розглядати як вираз, що має ефект збільшення покупкової спроможності товару, викликаючи бажання споживача завжди пити Coca-Cola. Оскільки це розглядається як частина гасла кампанії зі стимулювання продажів, воно не використовується в контексті, що вказує на джерело товару або виконує функцію ідентифікації товару. Тому, це не можна вважати використанням як торговельної марки. Отже, це не порушення торговельних прав.”

(Рішення Токійського окружного суду від 22 липня 1998 року (Heisei 10))

Суд визнав, що слово “Always”, яке було відображено маленькими літерами в лівому верхньому куті логотипу “Coca-Cola” на банці, розглядається як частина гасла кампанії зі стимулювання продажів, і не використовується в контексті, що вказує на джерело товару. Тому, суд вирішив, що це не відповідає використанню як торговельної марки.

Варто зазначити, що можливо зареєструвати гасло як торговельну марку.

Раніше, фрази, що використовуються в рекламі та просуванні, як правило, були загальними і могли використовуватися для будь-якого товару або послуги, і було важко визначити, чий товар або послуга просувалася за допомогою цього рекламного слогану. Внаслідок цього, більшість заявок на реєстрацію торговельних марок були відхилені.

Однак, після зміни критеріїв оцінювання в 2016 році (Heisei 28), було чітко вказано в критеріях оцінювання торговельних марок, що “якщо заявлена торговельна марка може бути визнана не тільки як реклама товару або послуги, або корпоративна філософія або стратегія управління, але також як вигадане слово, вона не відповідає цьому пункту”.

Отже, якщо використовується вигадане слово, або включено назву власного бренду, і є елементи, які можуть служити знаком для ідентифікації товару або послуги, то можна зареєструвати гасло як торговельну марку.

Враховуючи це, не можна стверджувати, що використання зареєстрованої торговельної марки в гаслі відразу відмовляє в ідентифікаційній силі і не становить порушення торговельних прав. Якщо використання зареєстрованої торговельної марки виконує функцію ідентифікації товару або джерела, то може бути випадки, коли використання в гаслі вважається використанням як торговельної марки.

Цей принцип також застосовується до використання торговельних марок в Інтернеті, наприклад, використання торговельних марок в рекламі в списках.

https://monolith.law/reputation/listing-ads[ja]

Підсумки

Особливо на ринку в Інтернеті, де переповнено інформацією про безліч товарів та послуг, не рідкість зустрічати випадки, коли ви знаходите товари, що продаються під торговою маркою, схожою на вашу зареєстровану, або отримуєте від інших компаній повідомлення про порушення прав на торгову марку щодо товарів, які ви продаєте. У таких випадках ви, швидше за все, поспішите вжити заходів, таких як видалення.

Однак, як ми вже зазначали, не всі випадки використання зареєстрованої торгової марки обов’язково є порушенням прав на торгову марку. Чи є спосіб використання торговою маркою, чи це порушення прав на торгову марку, чи ні, конкретне рішення залежить від багатогранного погляду, заснованого на конкретних обставинах. Тому ми рекомендуємо звернутися до фахівців у галузі інтелектуальної власності.

https://monolith.law/corporate/penalty-for-trademark-infringement[ja]