Ключові моменти, які варто знати для укладання договору про спільну науково-дослідну роботу

Одним з методів розробки продуктів або технологій швидко та за низькою вартістю, доповнюючи технології, знання та персонал, яких бракує у вашій компанії, є спільна науково-дослідна робота.

Хоча ви можете отримати багато від інших компаній через спільну науково-дослідну роботу, водночас можна вважати, що інформація та технології вашої компанії можуть потрапити до інших компаній.

Також, щодо обробки результатів спільної розробки, не дивно, якщо кожна компанія намагається віддати перевагу своїм інтересам і, якщо можливо, монополізувати їх. Насправді, вам потрібно домовитися про щось.

Саме для цього, щоб обговорити ці проблеми спільної науково-дослідної роботи заздалегідь та встановити правила, та уникнути непотрібних проблем, укладається “договір про спільну науково-дослідну роботу”.

Отже, цього разу ми розглянемо переваги та недоліки договору про спільну науково-дослідну роботу, а також точки, на які слід звернути увагу, щоб уникнути очікуваних проблем.

Що таке спільні дослідження та розробка

Спільні дослідження та розробка – це один з видів корпоративного партнерства, де кілька компаній зі спільними інтересами співпрацюють для ефективної розробки продуктів або технологій.

У галузях, де швидкість технологічних інновацій висока, а цикли продуктів скорочуються, існує ризик втрати конкуренції, якщо витрачати занадто багато часу на розробку.

Навіть якщо ви вкладаєте кошти, проводите дослідження та розробку, і навіть якщо ви завершуєте новий продукт, якщо конкурент випустив подібний продукт на ринок раніше, цінність розробленого продукту може значно знизитися.

Є різні методи для проведення розробки продуктів або технологій за короткий час, такі як M&A або бізнес-партнерства, які вимагають рішень на рівні керівництва, але спільні дослідження та розробка мають менший вплив на управління і можуть бути схвалені керівником відділу в залежності від контенту, тому багато компаній їх використовують.

Переваги спільного договору про науково-дослідницьку розробку

Розподіл ролей та відповідальності за витрати стає чітким

У випадку проведення спільних розробок з третьою стороною, схеми розподілу витрат та ролей у розробці можуть бути різноманітними. Існують випадки, коли одна сторона бере на себе лише витрати, а розробку виконує партнер. Або ж розподіл обов’язків може змінюватися в залежності від етапу розробки, при цьому витрати несе кожна зі сторін відповідно до своїх обов’язків. Немає жодної загальноприйнятої схеми.

Тому однією з ключових ролей спільного договору про науково-дослідницьку розробку є визначення ролей та області відповідальності кожної зі сторін, а також розподіл витрат.

Крім того, важливо визначити можливість вимоги про відшкодування збитків у випадку, якщо партнер не виконає свої обов’язки. Тому розподіл ролей та витрат повинен бути максимально реалістичним.

Можливість зниження витрат на розробку та розподіл ризиків

Однією з переваг спільної науково-дослідницької розробки є можливість розподілу витрат, необхідних для розробки, між учасниками проекту, що дозволяє знизити витрати на оплату праці.

Крім того, спільна робота дозволяє реалізувати великі проекти, які були б недосяжними для однієї компанії. Якщо результати розробки не будуть отримані, витрати можуть бути розподілені між учасниками проекту, що зменшує фінансові ризики.

Можливість взаємного доповнення в області технологій, персоналу та науково-дослідницького обладнання

Для науково-дослідницької розробки, крім фінансування, часто потрібні технології, персонал або обладнання для створення та оцінки прототипів, яких може бракувати в компанії.

Недоліки договору про спільні науково-дослідні розробки

Існує ризик витоку технологій та знань

Розробники, які працюють над одним і тим же завданням, змушені розкривати інформацію, яка їм потрібна, а також можуть розкривати важливі технології та знання, оскільки вони мають взаємні зобов’язання щодо збереження конфіденційності.

Тому найбільшим недоліком спільних науково-дослідних розробок є те, що технології та знання вашої компанії можуть витікти до іншої компанії та бути вивчені.

Однак, з іншого боку, ваша компанія може вивчити технології та знання іншої компанії, що може бути вважено перевагою.

У будь-якому випадку, потрібно ретельно розглянути обсяг інформації, яка буде розкрита.

Важко монополізувати результати

Якщо ви розробляєте новий продукт або технологію самостійно, ви можете монополізувати результати та отримати перевагу над конкурентами у розвитку бізнесу.

Однак, у випадку спільних науково-дослідних розробок, інша компанія також може отримати права на інтелектуальну власність, що базується на результатах, тому монополізація стає важкою, а інша компанія може використовувати ці права для проведення бізнесу, який конкурує з вашим.

Можливі обмеження на спільні науково-дослідні розробки з іншими компаніями

Під час спільних науково-дослідних розробок інша компанія може додати до договору положення, які забороняють проведення спільних науково-дослідних розробок з третіми сторонами з тією ж або подібною метою (заборона конкурентних розробок).

Однак, якщо ваша компанія володіє базовими технологіями, можна розглянути розробку різноманітних застосувань та технологій, тому обмеження на спільні науково-дослідні розробки з іншими компаніями можуть суттєво вплинути на бізнес-активність.

Ключові моменти, щоб уникнути невдачі в договорі про спільні дослідження та розробку

Обережно встановлюйте мету спільного договору про науково-дослідну роботу

Іноді мету спільного договору про науково-дослідну роботу не приділяють належної уваги, але насправді вона впливає на багато пунктів, може надати зайві права іншій стороні або надмірно обмежити вашу компанію, тому її встановлення є дуже важливим.

Відносини з положенням про заборону конкурентної розробки

В положенні про заборону конкурентної розробки, про яке йшлося в попередньому пункті, обсяг заборони значно змінюється в залежності від “мети”, яка є однаковою або подібною.

Наприклад, якщо метою спільної науково-дослідної роботи є “розробка системи телекомунікаційного терміналу” та “розробка системи розпізнавання голосу телекомунікаційного терміналу”. У першому випадку, спільна розробка з третьою стороною стає неможливою для всіх системних розробок, пов’язаних з телекомунікаційними терміналами, а в другому випадку, спільна розробка є можливою, якщо це не система розпізнавання голосу.

Встановлення мети не повинно бути занадто конкретним, оскільки це обмежує гнучкість і потребує зміни договору навіть при невеликому коригуванні. З іншого боку, якщо це занадто абстрактно, обсяг заборони може стати надмірно широким, тому його потрібно обережно розглядати.

Відносини з інтелектуальною власністю

Якщо встановлення мети занадто широке, то окрім спільної науково-дослідної роботи, може виникнути можливість, що інша компанія буде стверджувати свої права на патентну заявку, засновану на винаході, отриманому в результаті спільного дослідження, якщо дата подання заявки була в межах терміну дії договору про спільну науково-дослідну роботу.

З іншого боку, якщо це занадто конкретно, існує ризик, що винахід, зроблений іншою компанією, буде поданий на патент окремо, незважаючи на те, що він є результатом спільної науково-дослідної роботи, тому що він виходить за межі мети.

Відносини з обов’язком зберігати таємницю

Зазвичай, в положеннях, що встановлюють обов’язок зберігати таємницю, використання конфіденційної інформації іншої сторони обмежується межами мети, або використання за межами мети забороняється.

Однак, якщо встановлення мети занадто широке, використання вашої конфіденційної інформації в проекті, який відрізняється від поточної розробки, не буде порушенням договору, а з іншого боку, якщо це занадто конкретно, навіть невелика модифікація може стати порушенням договору.

Найважливіший момент – обробка результатів

Можливо, найбільше часу в обговоренні спільного договору про науково-дослідницьку роботу витрачається на “обробку результатів”.

Права інтелектуальної власності, що базуються на результатах, такі як право власності, право виконання, право на ліцензію на виконання, мають прямий вплив на ваш бізнес, тому є багато пунктів, які обидві сторони не можуть поступити. Однак, найважливішим моментом для уникнення непотрібних проблем є досягнення максимальної згоди перед початком спільної науково-дослідницької роботи.

Право власності на інтелектуальну власність

Права інтелектуальної власності, що базуються на винаходах, зроблених у рамках спільної науково-дослідницької роботи, зазвичай належать компанії, до якої належить винахідник.

Однак, це залежить від умов, таких як контракт з працівником або положення про службовий винахід, які визначають, що “права інтелектуальної власності, що базуються на винаходах, зроблених працівником у процесі роботи, переходять до компанії”.

У цьому випадку, права інтелектуальної власності, що виникають в результаті спільної науково-дослідницької роботи, належатимуть компанії, до якої належить винахідник, але в контракті можна встановити інші умови, такі як:

• Всі права інтелектуальної власності належать тільки одній стороні
• Всі права інтелектуальної власності є спільними
• Права інтелектуальної власності належать тільки одній стороні в залежності від типу або області винаходу
• Право власності на інтелектуальну власність визначається після обговорення

Рішення щодо права власності на інтелектуальну власність повинно бути прийнято на основі бізнес-стратегії, наприклад, права інтелектуальної власності на основні технології належать тільки одній стороні, а права на прикладні технології визначаються від випадку до випадку.

Якщо ви хочете дізнатися більше про переваги патенту та отримання патентних прав, будь ласка, ознайомтеся з наступною статтею разом з цією статтею.

Виконання прав інтелектуальної власності, монопольні права, тощо

Якщо ви встановите, що права інтелектуальної власності на основні технології належать тільки партнерській компанії, а права інтелектуальної власності на прикладні продукти належать тільки вашій компанії, вам потрібно отримати дозвіл на виконання прав інтелектуальної власності на основні технології від партнерської компанії, щоб виробляти та продавати прикладні продукти.

Спільна науково-дослідницька робота проводиться для отримання прибутку від використання результатів, тому незалежно від того, кому належать результати, вам потрібно забезпечити можливість виконання прав інтелектуальної власності, що належать партнерській компанії, якщо це необхідно для вашого бізнесу.

У випадку патентів, можна також встановити умову про надання ексклюзивного права на звичайне виконання на певний термін, щоб запобігти ліцензуванню основних технологій конкуруючими компаніями.

Час та зміст публікації результатів

Для дослідників та розробників дуже важливо опублікувати результати спільної науково-дослідницької роботи на наукових конференціях або в наукових статтях.

У спільному договорі про науково-дослідницьку роботу встановлюється обов’язок зберігати таємницю, тому якщо ви хочете опублікувати результати, вам потрібно встановити це в договорі.

Крім того, публікація перед поданням заявки на патент може призвести до втрати новизни патенту. Тому, навіть після подання заявки на патент, є перевага в тому, що конкуруючі компанії не знають про зміст вашої розробки до публікації заявки на патент, тому важливо погодити час та зміст публікації з партнером заздалегідь, якщо ви плануєте опублікувати її.

Обережно ставимося до підстав для розірвання / COC-клаузул

Клаузула зміни контролю (COC) – це положення, яке визначає “зміну контролю над компанією”, що виникає, наприклад, під час M&A, як підставу для розірвання договору.

Оскільки не рідкість, що стартапи стають об’єктом M&A, партнери по спільній науково-дослідній роботі можуть додати COC-клаузулу до підстав для розірвання договору.

Це пов’язано з ризиком витоку важливої інформації до конкурентів, якщо вони придбають стартап і продовжують спільну науково-дослідну роботу.

Однак для стартапів та молодих компаній, хоча перспективна спільна науково-дослідна робота може підвищити вартість компанії, наявність COC-клаузули в договорі може бути оцінена як ризик і потенційно може пошкодити вартість компанії. Тому будьте обережні при обробці COC-клаузул.

Підсумки

Цього разу ми розглянули переваги та недоліки договорів про спільну науково-дослідну роботу, а також ключові моменти, на які слід звернути увагу, щоб уникнути проблем. При проведенні спільних науково-дослідних робіт з закордонними компаніями важливими стають такі рішення, як вибір чинного законодавства та погодженого суду.

Крім того, якщо ви обмежуєте науково-дослідну роботу, що не стосується теми спільної науково-дослідної роботи, або обмежуєте використання результатів, це може бути визнано недобросовісною торгівлею за законом про заборону монополії (Японський закон про заборону монополії).

Оскільки в залежності від ситуації можуть виникнути різні ризики, рекомендуємо проконсультуватися з адвокатом, який має багатий досвід та спеціальні знання, перед укладанням договору про спільну науково-дослідну роботу, а не приймати рішення самостійно.

Інформація про заходи, що вживаються нашим бюро

Юридичне бюро “Monolith” – це юридична фірма, яка має високу спеціалізацію в IT, особливо в інтернеті та праві. При проведенні спільних науково-дослідних розробок між компаніями необхідно створювати договори. У нашому бюро ми створюємо та переглядаємо договори для різних справ, від компаній, що входять до переліку преміум-компаній Токійської фондової біржі (Japanese Tokyo Stock Exchange Prime), до стартапів. Якщо у вас виникли проблеми з договорами, будь ласка, зверніться до статті нижче.

https://monolith.law/contractcreation[ja]