Was ist ein 'Japanisches Patentlizenzvertrag'? Punkte, auf die man achten sollte, erklärt

Wenn Ihr Unternehmen ein von ihm gehaltenes Patent an Dritte lizenziert, schließen Sie einen “Patentlizenzvertrag” (japanischer Patentlizenzvertrag) ab. In der Regel wird dieser Vertrag von demjenigen erstellt, der die Lizenz erteilt. Bei den Vertragsinhalten müssen jedoch nicht nur Vor- und Nachteile, sondern auch verborgene “Risiken” sorgfältig geprüft werden.

In diesem Zusammenhang werden wir in dieser Ausgabe aus der Perspektive des Lizenzgebers klar und verständlich erläutern, wie unnötige Risiken vermieden und Probleme nach Vertragsabschluss vermieden werden können.

Arten von Implementierungslizenzen

Die Person, die eine Patentimplementierungslizenz erteilt, wird als “Lizenzgeber” bezeichnet, und die Person, die die Implementierungslizenz erhält, wird als “Lizenznehmer” bezeichnet. Es gibt vier Arten von Implementierungsrechten, die dem Lizenznehmer gewährt werden können.

• Im Falle einer Implementierungslizenz für ein eingetragenes Patent handelt es sich um ein “normales Implementierungsrecht” oder ein “exklusives Implementierungsrecht”
• Im Falle einer Implementierungslizenz für eine Patentanmeldung in Bearbeitung handelt es sich um ein “vorläufiges normales Implementierungsrecht” oder ein “vorläufiges exklusives Implementierungsrecht”

Exklusives Implementierungsrecht

Japanisches Patentgesetz Artikel 77 (Patentgesetz Artikel 77)
1. Der Patentinhaber kann ein exklusives Implementierungsrecht für sein Patent einrichten.
2. Der Inhaber des exklusiven Implementierungsrechts hat das ausschließliche Recht, die patentierte Erfindung im Rahmen der im Einrichtungsakt festgelegten Grenzen gewerblich zu nutzen.
3. Das exklusive Implementierungsrecht kann nur übertragen werden, wenn es zusammen mit dem Geschäft der Implementierung erfolgt, wenn die Zustimmung des Patentinhabers vorliegt und im Falle einer Erbschaft oder einer anderen allgemeinen Übertragung.
4. Der Inhaber des exklusiven Implementierungsrechts kann mit Zustimmung des Patentinhabers ein Pfandrecht für dieses exklusive Implementierungsrecht einrichten oder anderen ein normales Implementierungsrecht gewähren. (Fortsetzung weggelassen)

Das exklusive Implementierungsrecht ist ein starkes Recht, das dem Lizenznehmer das Recht gewährt, die patentierte Erfindung exklusiv und ausschließlich zu nutzen, und selbst der Patentinhaber kann die Erfindung innerhalb des lizenzierten Bereichs nicht nutzen.

Darüber hinaus hat der Inhaber des exklusiven Implementierungsrechts das Recht, eine Unterlassungsklage gegen Personen zu erheben, die das betreffende Patent verletzen oder wahrscheinlich verletzen werden, und wenn die Zustimmung des Patentinhabers vorliegt, kann er auch eine normale Implementierungslizenz an Dritte erteilen.

Bitte beachten Sie, dass das exklusive Implementierungsrecht nicht wirksam wird, indem einfach ein Patentimplementierungsvertrag abgeschlossen wird. Es ist notwendig, das exklusive Implementierungsrecht im Patentregister zu registrieren.

Normales Implementierungsrecht

Japanisches Patentgesetz Artikel 78 (Patentgesetz Artikel 78)
1. Der Patentinhaber kann anderen ein normales Implementierungsrecht für sein Patent gewähren.
2. Der Inhaber des normalen Implementierungsrechts hat das Recht, die patentierte Erfindung im Rahmen der Bestimmungen dieses Gesetzes oder des Einrichtungsakts gewerblich zu nutzen.

Das normale Implementierungsrecht ist das Recht, das dem Lizenznehmer gewährt wird, die patentierte Erfindung zu nutzen. Es gibt jedoch keine exklusiven Rechte oder Unterlassungsansprüche gegen Verletzungshandlungen wie beim exklusiven Implementierungsrecht. Daher wird das normale Implementierungsrecht gewählt, wenn Implementierungsrechte gleichzeitig an mehrere Lizenznehmer vergeben werden sollen.

Über das exklusive normale Implementierungsrecht

Obwohl es eine Art von normalem Implementierungsrecht ist, wird das “exklusive normale Implementierungsrecht” oft mit dem “exklusiven Implementierungsrecht” verwechselt.

Dies ist eine Vereinbarung zwischen dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer, dass kein normales Implementierungsrecht an andere vergeben wird. Obwohl es “exklusiv” ist, gibt es keine exklusiven Rechte oder Unterlassungsansprüche gegen Verletzungshandlungen wie beim exklusiven Implementierungsrecht, und es handelt sich lediglich um eine Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien.

Es wird verwendet, wenn der Lizenzgeber sein Implementierungsrecht behalten möchte oder wenn der Lizenznehmer in einem ausländischen Land oder einer Region, in dem oder der kein Recht äquivalent zum japanischen “exklusiven Implementierungsrecht” gesetzlich festgelegt ist, Exklusivität gewährt werden soll.

Vorläufiges exklusives Implementierungsrecht und vorläufiges normales Implementierungsrecht

Das vorläufige exklusive Implementierungsrecht und das vorläufige normale Implementierungsrecht sind Rechte, die durch die Änderung des Patentgesetzes im Jahr 2009 (2009) eingeführt wurden und die Lizenzierung einer Patentanmeldung vor der Registrierung an Dritte zulassen. Der Inhalt ist fast identisch mit dem “normalen Implementierungsrecht” und dem “exklusiven Implementierungsrecht”.

Wenn die betreffende Patentanmeldung registriert wird, wird angenommen, dass dem Lizenznehmer des vorläufigen exklusiven Implementierungsrechts ein “exklusives Implementierungsrecht” eingeräumt wurde, und dem Lizenznehmer des vorläufigen normalen Implementierungsrechts wird angenommen, dass ein “normales Implementierungsrecht” gewährt wurde.

Die Lizenzierung einer nicht registrierten Patentanmeldung hat Vorteile für Start-up-Unternehmen, wie z.B. die Möglichkeit einer frühen Rückgewinnung der in die Patentanmeldung investierten Mittel und die Möglichkeit, Mittel in die Entwicklung neuer Technologien zu investieren, oder sie kann als eine Leistung bei der Beschaffung von Mitteln angesehen werden.

Wichtige Punkte im Patentlizenzvertrag

Der Inhaber eines Patentrechts hat das exklusive Recht zur Umsetzung dieses Patents und kann durch die Gewährung von Umsetzungslizenzen an Dritte eine Vergütung (Lizenzgebühren) erhalten.

Dieser “Patentlizenzvertrag” legt die Pflichten, Verantwortlichkeiten und Rechte in Bezug auf diese Umsetzungslizenz fest. Es gibt jedoch einige Punkte, auf die man als Lizenzgeber besonders achten muss.

Neben der “Art der Umsetzungsrechte” aus dem vorherigen Absatz sind insbesondere die “Reichweite der Umsetzungslizenz”, die “Umsetzungslizenzgebühren”, die “Verpflichtung zur Streitvermeidung”, die “Patentgarantie” und die “Zuordnung von Verbesserungserfindungen” von besonderer Bedeutung.

Umfang der Lizenzgewährung

Wichtig im Rahmen der Lizenzgewährung sind drei Punkte: 1. das lizenzierte Patent, 2. die Lizenzlaufzeit und 3. das Lizenzgebiet.

Lizenziertes Patent

Im Falle eines Patents werden die “Patentnummer” und der “Name der Erfindung” angegeben. Im Falle eines vorläufigen ausschließlichen Nutzungsrechts oder eines vorläufigen allgemeinen Nutzungsrechts werden die “Anmeldenummer” und der “Name der Erfindung” angegeben.

Achtungspunkt:

Wenn das lizenzierte Patent eine noch nicht veröffentlichte Patentanmeldung enthält, muss der Lizenznehmer verpflichtet werden, die Geheimhaltungspflicht für den Zeitraum bis zur Veröffentlichung dieser Patentanmeldung einzuhalten.

Lizenzlaufzeit

Die Lizenzlaufzeit muss klar definiert sein, insbesondere das Ende ist wichtig.

• Beginn: 1. Tag des Vertragsabschlusses, 2. Tag der Vereinbarung zwischen den Parteien, 3. Tag des Inkrafttretens des Vertrags
• Ende: 1. ein bestimmter Tag in der Zukunft, 2. Tag des Ablaufs einer bestimmten Frist, 3. Tag des Ablaufs der Laufzeit des Patentrechts

Achtungspunkt:
Bei Patenten, die für das Hauptgeschäft des Lizenznehmers unerlässlich sind, ist es nicht unüblich, das Ende auf den “Tag des Ablaufs der Laufzeit des Patentrechts” festzulegen. Bei internationalen Patenten ist jedoch zu beachten, dass die Berechnung der Laufzeit des Patentrechts je nach Land variiert.

Lizenzgebiet

Der geographische Umfang der Lizenz bestimmt das “Verkaufsgebiet” oder “Produktionsgebiet” der Produkte, die das lizenzierte Patent verwenden. Es ist auch möglich, das Produktionsgebiet zu begrenzen oder den Export zu verbieten oder auf bestimmte Länder zu beschränken.

Achtungspunkt:
Zu beachten ist, dass wenn die Verwendung des lizenzierten Patents in Produkten den Verkaufsbereich, die Verkaufsmenge, den Verkaufsort usw. einschränkt, dies möglicherweise als unlauterer Handel, der durch das Kartellverbotsgesetz verboten ist, gilt.

Vorhandensein eines Re-Lizenzrechts (Sublizenzrecht)

Das Recht des Lizenznehmers, das lizenzierte Patent weiter an Dritte zu lizenzieren, wird als “Re-Lizenzrecht (Sublizenzrecht)” bezeichnet.

Auch wenn der Lizenznehmer seine Tochtergesellschaften oder Dritte beauftragt, Produkte herzustellen, die das betreffende Patentrecht betreffen, ist ein “Re-Lizenzrecht” erforderlich, wenn es sich um separate juristische Personen handelt.

Achtungspunkt:
Wenn der Hersteller des Lizenznehmers die folgenden Anforderungen erfüllt, wird er als “Subunternehmer” angesehen und die Handlungen des Lizenznehmers selbst werden als Ausführungshandlungen anerkannt, so dass kein “Re-Lizenzrecht” erforderlich ist.

• Der Lizenznehmer zahlt dem Subunternehmer Arbeitskosten
• Der Lizenznehmer leitet und überwacht den Subunternehmer in Bezug auf den Kauf von Rohstoffen und die Qualitätskontrolle
• Der Lizenznehmer übernimmt alle Produkte vom Subunternehmer

Lizenzgebühren (Gebühren für die Durchführung von Lizenzen)

Es gibt keine festen Regeln für die Berechnung von Lizenzgebühren. Oftmals werden sie auf der Grundlage der Machtverhältnisse zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer sowie branchenüblichen Entgelten festgelegt. Die vier häufigsten Methoden sind:

Festgelegte Lizenzgebühren

Dies bezieht sich auf einen festen Betrag, der als Lizenzgebühr unabhängig von den Verkaufsergebnissen des Lizenznehmers erhoben wird. Die Zahlung kann in einer Summe oder in monatlichen oder jährlichen Raten erfolgen.

Achtung:
Obwohl feste Lizenzgebühren den Vorteil haben, dass die Einnahmen aus der Lizenz zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses feststehen, kann es vorkommen, dass Sie weniger Geld erhalten, wenn die Verkäufe des Lizenznehmers die ursprünglichen Erwartungen deutlich übertreffen.

Laufende Lizenzgebühren

Dies bezieht sich auf einen Betrag, der proportional zu den Ergebnissen, die der Lizenznehmer durch die Umsetzung des lizenzierten Patents erzielt hat, erhoben wird. Es gibt verschiedene Methoden zur Berechnung, einschließlich eines Prozentsatzes des Umsatzes oder des Gewinns (Prozentsatzsystem) oder eines Betrags, der proportional zur Produktionsmenge berechnet wird (Mengensystem).

Achtung:
Während dies vorteilhaft ist, wenn die Verkäufe des Lizenznehmers gut laufen, kann es schwierig sein, die Entwicklungskosten zurückzugewinnen, wenn die Verkäufe die Erwartungen nicht erfüllen. Daher könnte es sinnvoll sein, eine “Mindestlizenzgebühr” zu erheben, wenn die Verkaufsergebnisse einen bestimmten Betrag nicht erreichen.

Wenn die Lizenzgebühr auf der Grundlage des Umsatzes berechnet wird, kann es vorkommen, dass die “Nettoverkaufspreise” nach Abzug von Kosten wie Fracht, Verpackung, Versicherung und Agenturgebühren als Basis verwendet werden. Beachten Sie jedoch, dass je mehr Abzüge vorgenommen werden, desto geringer wird die Lizenzgebühr, die Sie erhalten.

Einmalige Vertragsgebühr + laufende Lizenzgebühren

Bei einigen Produkten kann es von der Unterzeichnung des Patentlizenzvertrags bis zur Produktrealisierung einige Zeit dauern, und es kann Jahre dauern, bis die Lizenzgebühren eingehen.

Für Start-up-Unternehmen, die ihre Patentrechte so schnell wie möglich in Bargeld umwandeln möchten, ist eine Kombination aus einer einmaligen Vertragsgebühr und laufenden Lizenzgebühren effektiv.

Verpflichtung zur Nichtanfechtung

Die Verpflichtung zur Nichtanfechtung bezeichnet die Pflicht des Lizenzgebers, die Gültigkeit des Patentrechts, das Gegenstand der Lizenzgewährung ist, gegenüber dem Lizenznehmer nicht anzufechten.

Jedoch, wenn ein Patent existiert, das aufgrund eines Ungültigkeitsgrundes eigentlich nicht patentiert werden sollte, kann die Nutzung der in diesem Patentrecht enthaltenen Technologie eingeschränkt werden, was zu einer Behinderung des fairen Wettbewerbs führen kann.

Daher kann die Auferlegung einer Verpflichtung zur Nichtanfechtung auf den Lizenznehmer unter Umständen eine unfaire Handelspraxis darstellen, die durch das japanische Gesetz gegen Monopole und Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz) verboten ist.

Achtungspunkte
Folgender Artikel könnte als eine Handelspraxis angesehen werden, die nicht als unfair gilt:

Artikel XX (Verpflichtung zur Nichtanfechtung)
A (Lizenzgeber) kann diesen Vertrag sofort kündigen, wenn B (Lizenznehmer) die Gültigkeit des betreffenden Patents direkt oder indirekt anfechtet.

Patentgarantie (Keine Garantie)

Unter den Lizenznehmern gibt es solche, die das Risiko, das aus der Umsetzung des lizenzierten Patents entsteht, vermeiden möchten und vom Lizenzgeber folgende Garantien verlangen:

• Garantie, dass die Umsetzung des Patents, das Gegenstand der Lizenzierung ist, keine Rechte Dritter verletzt.
• Garantie, dass es keine Gründe für die Ungültigkeit des Patents gibt, das Gegenstand der Lizenzierung ist.

Da es praktisch unmöglich ist, weltweite Patentanmeldungen und Vorveröffentlichungen zu überprüfen, stellt eine solche Garantie durch den Lizenzgeber ein sehr großes Risiko dar.

Achtungspunkt:
Obwohl Sie als Lizenzgeber solche Patentgarantien nicht anerkennen sollten, wenn sie vom Lizenznehmer gefordert werden, ist es notwendig, Regelungen für den Fall festzulegen, dass Sie von Dritten aufgrund von Rechtsverletzungen auf Schadensersatz verklagt werden.

Als Reaktion auf die Nichtgarantie des Patents und die Verletzung der Rechte Dritter können folgende Klauseln in Betracht gezogen werden:

1. Der Lizenzgeber (A) garantiert nicht, dass es keine Gründe für die Ungültigkeit des lizenzierten Patents gibt und dass der Lizenznehmer (B) durch die Herstellung, den Verkauf, die Nutzung und den Export von Produkten auf der Grundlage dieses Vertrags keine Patentrechte Dritter verletzt.
2. Sollte jedoch der Lizenznehmer durch die Herstellung, den Verkauf, die Nutzung und den Export von Produkten auf der Grundlage dieses Vertrags Patentrechte Dritter verletzen, wird der Lizenzgeber dem Lizenznehmer bei der Vermeidung dieser Verletzung helfen.

Zuordnung von Verbesserungserfindungen

Es ist durchaus denkbar, dass viele Menschen der Meinung sind, dass dem Lizenzgeber auch einige Rechte an einer Verbesserungserfindung gewährt werden sollten, die der Lizenznehmer entwickelt hat, da es sehr wahrscheinlich ist, dass diese ohne technische Informationen über das lizenzierte Patent nicht möglich wäre.

Jedoch ist Vorsicht geboten, da die Auferlegung der folgenden Verpflichtungen auf den Lizenznehmer in Bezug auf die Rechte an der von ihm entwickelten Verbesserungserfindung möglicherweise als unfaire Handelspraktiken gilt, die durch das japanische Gesetz gegen Monopole (Anti-Monopol-Gesetz) verboten sind.

• Zuordnung an den Lizenzgeber
• Teilen mit dem Lizenzgeber
• Gewährung einer exklusiven Lizenz an den Lizenzgeber

Achtungspunkt:
Es ist möglich, in einem Patentlizenzvertrag festzulegen, dass der Lizenzgeber die folgenden Verpflichtungen dem Lizenznehmer auferlegt, da diese nicht als unfaire Handelspraktiken gelten.

• Wenn die vom Lizenznehmer entwickelte Verbesserungstechnologie ohne die Technologie in Bezug auf das lizenzierte Patent nicht genutzt werden kann, überträgt der Lizenznehmer die Rechte an dieser Verbesserungstechnologie gegen eine angemessene Gegenleistung an den Lizenzgeber.
• Gewährung einer nicht-exklusiven Lizenz an den Lizenzgeber

Vertrag über die Lizenzierung von Patent-Know-how

Wenn eine Lizenz für ein Patent zusammen mit der Lizenzierung von Know-how gewährt wird, muss ein “Vertrag über die Lizenzierung von Patent-Know-how” abgeschlossen werden.

Zum Beispiel, wenn Sie eine Lizenz für die Verwendung von “Substanz A” erhalten haben, aber die in der Patentspezifikation beschriebene Methode nicht kostengünstig produzieren kann, wäre ein Fall, in dem Sie eine Lizenz für das Know-how zur kostengünstigen Produktion erhalten, die der Lizenzgeber geheim hält, relevant.

Jedoch unterscheiden sich die Vertragsinhalte zwischen “Patentrechten”, bei denen die Verpflichtung zur Zahlung einer Gegenleistung mit dem Ablauf der Gültigkeitsdauer erlischt, und “Know-how”, bei dem eine Zahlungsverpflichtung besteht, solange die Nutzungsrechte gewährt werden, so dass eine separate Prüfung erforderlich ist.

Zusammenfassung

Neben den bisher erklärten “Hinweisen zum Patentlizenzvertrag” gibt es auch Klauseln, die das Risiko des Lizenzgebers reduzieren, wie die “Nicht-Rückzahlungsklausel” für Lizenzgebühren und die “Haftungsausschlussklausel”, bei der der Lizenzgeber keine Verantwortung für Schäden übernimmt, die durch die Ausübung des lizenzierten Patents entstehen.

Bei der Prüfung eines “Patentlizenzvertrags”, einschließlich der Beziehung zum Kartellrecht und der Einbeziehung der Lizenzierung von Know-how, ist eine Vielzahl von Fachkenntnissen erforderlich. Daher empfehlen wir, nicht selbst zu urteilen, sondern sich im Voraus an einen Anwalt mit umfangreichem Fachwissen und Erfahrung zu wenden.

Nicht nur für Patentrechte, sondern auch für Urheberrechte, Markenrechte usw., wenn Sie einen umfassenden Überblick über Lizenzverträge wünschen, finden Sie detaillierte Informationen im folgenden Artikel. Bitte sehen Sie sich diesen Artikel zusammen mit dem aktuellen Artikel an.

https://monolith.law/corporate/license-contract-point[ja]

Maßnahmen unserer Kanzlei

Die Monolith Rechtsanwaltskanzlei ist eine Kanzlei mit hoher Fachkompetenz in IT, insbesondere Internet und Recht. Bei Patentlizenzverträgen ist die Erstellung eines Vertragsdokuments erforderlich. Unsere Kanzlei erstellt und überprüft Vertragsdokumente für eine Vielzahl von Fällen, von Unternehmen, die an der Tokyo Stock Exchange Prime (TSE Prime) gelistet sind, bis hin zu Start-up-Unternehmen. Wenn Sie Probleme mit Vertragsdokumenten haben, lesen Sie bitte den folgenden Artikel.

https://monolith.law/contractcreation[ja]