¿A qué situaciones nos referimos cuando hablamos de infracción de los derechos de patente?

El sistema de patentes es un sistema en el que el estado otorga un derecho llamado derecho de patente, que permite la implementación exclusiva de un invento, como compensación por su divulgación, a aquellos que han contribuido al desarrollo de la industria con sus invenciones. Sin embargo, este derecho puede ser infringido.

Esto se conoce como infracción de patente, pero ¿qué tipo de acciones se consideran infracción de patente y en qué casos específicos se considera que se ha cometido una infracción de patente?

¿Qué es la infracción de patentes?

La “infracción de patentes” se refiere a la acción de implementar un objeto o método que se puede decir que está dentro del “alcance técnico” de una invención patentada (invención patentada) como un negocio por alguien que no tiene la autoridad legítima.

Implementación de la invención

Las invenciones pueden clasificarse en invenciones de objetos (incluyendo programas, etc.), invenciones de métodos e invenciones de métodos para producir objetos. “Implementación” se refiere a:

• En el caso de una invención de un objeto, el acto de producir, usar, transferir, etc., exportar o importar, o ofrecer para transferir dicho objeto.
• En el caso de una invención de un método, el acto de usar ese método.
• En el caso de una invención de un método para producir un objeto, además del acto de usar ese método, el acto de usar, transferir, etc., exportar o importar, o ofrecer para transferir el objeto producido por ese método.

Esto es lo que se entiende por “implementación”.

Sin embargo, solo se considera una infracción de patente cuando la invención se implementa como un negocio. Por lo tanto, no se considera una infracción de patente en los siguientes casos:

• Implementación de la invención para pruebas o investigación
• Implementación de la invención en un entorno personal o doméstico

En estos casos, no se considera una infracción de patente.

Alcance técnico de la patente

Al determinar si se ha cometido una infracción de patente, es necesario determinar el alcance técnico protegido por la invención patentada. Si el alcance de protección de la invención patentada no está claro, terceros no podrán prever qué acciones constituirán una infracción de patente, lo que podría inhibir la libre invención y el desarrollo industrial.

Por lo tanto, la Ley de Patentes japonesa establece lo siguiente con respecto al alcance técnico de una invención patentada:

Artículo 70 de la Ley de Patentes japonesa (Alcance técnico de la invención patentada)

El alcance técnico de una invención patentada debe determinarse en base a la descripción del alcance de la solicitud de patente adjunta a la solicitud.

2 En el caso mencionado en el párrafo anterior, se interpretará el significado de los términos descritos en el alcance de la solicitud de patente teniendo en cuenta la descripción y los dibujos adjuntos a la solicitud.

Esto es lo que se establece.

Juicio de infracción de derechos de patente

El “alcance de protección de la invención patentada” que determina la infracción de los derechos de patente se basa en la descripción del “alcance de la reivindicación de la patente” (llamado “reclamación”) adjunto a la solicitud presentada a la Oficina de Patentes durante la solicitud de patente, y se limita por el lenguaje descrito allí como regla general.

Alcance de la reivindicación de la patente

Al solicitar el registro de una patente, el solicitante debe presentar los siguientes cinco documentos a la Oficina de Patentes:

• Solicitud
• Alcance de la reivindicación de la patente
• Descripción detallada
• Dibujos
• Resumen

Entre estos cinco documentos, el más importante para determinar el alcance técnico de la invención patentada es el alcance de la reivindicación de la patente. Esto se debe a que el alcance de la reivindicación de la patente describe la totalidad de la invención.

Para que se establezca una infracción de los derechos de patente, es necesario cumplir con todos los elementos constitutivos descritos en el alcance de la reivindicación de la patente. Si la forma de infracción carece de alguno de los elementos constitutivos de la invención patentada, no se establecerá una infracción de los derechos de patente (infracción directa). Si un producto está sujeto a infracción de patente se determina por la interpretación del lenguaje (“infracción de lenguaje”). En la infracción de los derechos de patente, esta infracción de lenguaje es la regla general.

Para examinar específicamente si se trata de una infracción de los derechos de patente, se debe:

1. Descomponer el alcance de la reivindicación de la patente en elementos técnicos (elementos constitutivos)
2. Descomponer el producto sospechoso de infracción de los derechos de patente de la misma manera que 1
3. Comparar cada elemento constitutivo de 1 y 2

Se juzgará en este orden.

Descripción detallada y dibujos

Al juzgar la infracción de los derechos de patente, se juzga centrado en el “alcance de la reivindicación de la patente”, pero los documentos de solicitud como la descripción detallada y los dibujos también afectan.

El alcance técnico de la patente se determina en base a la descripción del alcance de la reivindicación de la patente, por lo que cualquier tecnología que no esté descrita en el “alcance de la reivindicación de la patente” y solo esté descrita en la descripción detallada y los dibujos puede ser utilizada libremente por cualquiera.

Sin embargo, por ejemplo, si la definición de los términos utilizados en el “alcance de la reivindicación de la patente” está descrita en la descripción detallada y los dibujos, se juzgará la infracción de los derechos de patente en referencia a la definición de la descripción detallada y los dibujos. Por lo tanto, aunque el “alcance de la reivindicación de la patente” es el documento más importante al juzgar la infracción de los derechos de patente, también puede haber casos en los que se revisen otros documentos de solicitud como la descripción detallada y los dibujos.

Contenido del proceso de solicitud

Rara vez se pasa sin problemas desde la solicitud de registro de patente hasta la finalización del registro. En la mayoría de los casos, recibirá una notificación de rechazo del examinador de la Oficina de Patentes que dice “No puedo registrarme porque esto está mal”.

Incluso si recibe esta notificación de rechazo, el registro no es imposible, y el solicitante puede presentar un argumento para refutar la razón del rechazo en forma de una declaración de opinión. Si se acepta este argumento, será posible el registro de la patente.

Los documentos como las declaraciones de opinión que se realizaron desde la solicitud hasta la finalización del registro también afectan el juicio del alcance técnico. En los juicios reales, se realizan interpretaciones de los elementos constitutivos y limitaciones al alcance técnico basadas en las afirmaciones del solicitante durante el proceso de solicitud, como las declaraciones de opinión.

Por lo tanto, al juzgar la existencia de una infracción de los derechos de patente, también es necesario verificar los documentos presentados durante el proceso de examen.

Basándose en estos criterios de juicio, se determinará si no hay infracción de los derechos de patente. Si hay incluso un solo elemento que no coincide en ambos productos, en principio, no se establecerá una infracción de los derechos de patente.

Casos excepcionales de infracción de patentes

Sin embargo, es importante tener en cuenta que incluso si los componentes de ambos productos no coinciden, puede haber casos excepcionales en los que se establece una infracción de patente.

Los casos excepcionales en los que se puede establecer una infracción de patente, incluso si los componentes de ambos productos no coinciden, son:

• Infracción equivalente
• Infracción indirecta

Estos son los dos casos.

Infracción equivalente

La “infracción equivalente” se refiere a la aceptación de la infracción de patente bajo ciertas condiciones, incluso si no hay una coincidencia parcial en los componentes de ambos productos.

Por ejemplo, si se determina que no hay una infracción de patente debido a una pequeña diferencia en los componentes, a pesar de que los componentes son casi idénticos, existe la posibilidad de que las infracciones de patente se generalicen.

Sería extraño negar la infracción de patente incluso en tales casos, por lo que se acepta la infracción de patente en el caso de una infracción equivalente.

Las condiciones para establecer una infracción equivalente son:

• El componente diferente no es esencial en la invención patentada
• Se puede lograr el propósito de la invención patentada y producir el mismo efecto incluso si se reemplaza el componente diferente
• Una persona con conocimiento ordinario en el campo de la invención patentada puede pensar fácilmente en reemplazar el componente en el momento del reemplazo
• El componente reemplazado no era una tecnología conocida en el momento de la solicitud de patente
• El componente reemplazado no era algo que se pudiera pensar fácilmente en el momento de la solicitud de patente
• No hay circunstancias especiales (por ejemplo, si se excluyó intencionalmente del “alcance de la reclamación de patente” en el momento de la solicitud de patente)

Si se cumplen todas estas condiciones, incluso si hay partes que no coinciden con los componentes, puede haber una infracción de patente de manera excepcional.

Infracción indirecta

La “infracción indirecta” se refiere a considerar como una infracción de patente las acciones que tienen una alta probabilidad de inducir una infracción de patente, siempre que cumplan ciertas condiciones.

Por ejemplo, la producción de una parte que forma parte de una invención patentada no constituye una infracción de patente (infracción directa). Esto se debe a que la producción de una parte que forma parte de una invención patentada solo coincide con una parte de los componentes.

Sin embargo, si esa parte es una parte dedicada que solo se utiliza en productos que infringen la patente, la producción de esa parte tiene una alta probabilidad de inducir una infracción de patente, y si no hay regulaciones, el titular de la patente tendría que observar la situación aunque parezca que se producirá una infracción de patente.

Por lo tanto, algunas acciones que tienen una alta probabilidad de inducir una infracción de patente se consideran una infracción de patente como una infracción indirecta, y se protege la invención patentada.

Las acciones que se consideran una infracción de patente como una infracción indirecta incluyen:

• Producción, transferencia de productos dedicados
• Producción, transferencia de cosas esenciales para resolver problemas con la invención
• Poseer productos infractores de patentes con el propósito de transferirlos

Estas son las acciones.

De esta manera, incluso si no es una infracción directa, puede haber casos en los que se produce una infracción de patente de manera excepcional, como en el caso de una infracción equivalente o una infracción indirecta. No es cierto que nunca sea una infracción de patente solo porque no coincide con todos los componentes de la invención patentada.

Casos de infracción de patentes

La infracción de una patente puede resultar en la adjudicación de daños por cientos de millones. Veamos algunos ejemplos de casos judiciales reales.

El caso del “Asesino de Moho”

Hubo un caso en el que se discutió si la fabricación y venta del producto para el hogar “Asesino de Moho” por Johnson infringía la patente de “Composición de blanqueador líquido aromático” que posee Kao.

La patente de Kao se refiere a una composición de blanqueador líquido aromático que se caracteriza por contener uno o más tipos de numerosos aromas descritos en el alcance de la reivindicación de la patente y que tiene hipoclorito de sodio como ingrediente activo. Sin embargo, Johnson argumentó que no infringía la patente porque (1) su producto contiene aromas que no están descritos en el alcance de la reivindicación de la patente y (2) la cantidad de aroma descrito en el alcance de la reivindicación de la patente contenida en su producto es mínima.

El tribunal dictaminó que, en cuanto a si se limita a los casos en los que se compone solo de los aromas descritos en el alcance de la reivindicación de la patente (1),

La descripción de “contiene” (descrita en el alcance de la reivindicación de la patente) significa, en el uso normal del lenguaje, que es necesario que contenga dicho componente y que eso es suficiente para cumplir con los requisitos de la invención patentada, y no significa que excluya los casos en los que se contienen otros componentes.

Sentencia del Tribunal de Distrito de Tokio, 4 de noviembre de 1999 (1999)

Y en cuanto a si se puede decir que no cumple con los requisitos de la invención patentada en cuestión debido a que la cantidad de dimetilbencilcarbinol contenida es mínima (2),

Ya que no hay ninguna limitación numérica en el alcance de la reivindicación de la patente en cuanto a la cantidad del aroma que debe contener, si contiene el aroma descrito allí, independientemente de la cantidad, se considera apropiado interpretar que cumple con los requisitos de la invención patentada en cuestión.

Ibid

Por lo tanto, reconoció la infracción de la patente (infracción directa) basándose en el alcance de la reivindicación de la patente y ordenó el pago de aproximadamente 270 millones de yenes en daños y perjuicios.

El juicio del mochi cortado

Hubo un caso en el que Echigo Confectionery, el segundo mayor fabricante de la industria, demandó a Sato Foods, el líder de la industria, sobre una patente que involucra la realización de cortes en mochi, que presentamos en otro artículo de este sitio, “Los beneficios de las patentes y la obtención de derechos de patente explicados por un abogado”.

Echigo Confectionery solicitó una patente en octubre de 2002 y la registró en abril de 2008 para una técnica que consiste en hacer cortes longitudinales (horizontales) en los lados del mochi para controlar que la superficie no se rompa cuando se infla al cocinarlo.

Por otro lado, Sato Foods también solicitó y registró una patente para un producto que hace cortes no solo en los lados, sino también en las superficies superior e inferior, “Sato’s Cut Mochi”. La solicitud fue nueve meses después de Echigo Confectionery, en julio de 2003, pero ya se registró como patente en noviembre de 2004.

Por lo tanto, Echigo Confectionery demandó, alegando que “Sato’s Cut Mochi” infringía su propia patente, y buscó una orden para detener la fabricación y venta y para pagar daños y perjuicios.

https://monolith.law/corporate/patent-merit-lawyer-invention[ja]

Sobre el fallo de primera instancia en el juicio del mochi cortado

Para juzgar la infracción de los derechos de patente, escribimos que se juzga centrado en el alcance de la reivindicación de la patente, pero lea la siguiente frase que está en el alcance de la reivindicación de la patente presentada por Echigo Confectionery.

“… no en la superficie inferior de montaje del mochi o en la superficie superior plana, sino en la superficie periférica lateral que es la superficie lateral vertical de la parte superior de este pequeño cuerpo de mochi, … proporcionar una parte de corte o una parte de ranura”

Esta frase parece permitir dos interpretaciones.

• No hacer cortes en las superficies superior e inferior, solo hacer cortes en los lados
• Solo significa hacer cortes en los lados

El Tribunal de Distrito de Tokio de primera instancia dictaminó que, aunque la reivindicación de la patente presentada por Sato Foods dice “hacer dos cortes en cada una de las dos caras laterales largas y hacer cortes en forma de cruz en las caras superior e inferior”, el alcance de la reivindicación de la patente de Echigo Confectionery puede leerse como “hacer cortes solo en los lados y no hacer cortes en las caras superior e inferior”, y que también hay características técnicas en “no hacer cortes en las caras superior e inferior”.

Por lo tanto, el producto de Sato Foods, que también hace cortes en las caras superior e inferior, no cumple con los requisitos de la patente de Echigo Confectionery, y se juzga que “no hay infracción de la redacción”.

Como resultado, el tribunal de primera instancia dictaminó que el producto de Sato Foods no infringía los derechos de patente.

Sobre el fallo de apelación en el juicio del mochi cortado

El Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, que es el tribunal de apelación, dijo en respuesta a esto,

“Inmediatamente después de ‘no en la superficie de montaje o en la superficie superior plana’, ‘en la superficie periférica lateral que es la superficie lateral vertical de la parte superior de este pequeño cuerpo de mochi’, la frase está conectada sin una ‘coma (,)’, y a la luz de tal construcción de la frase, es natural entender que la descripción ‘no en la superficie de montaje o en la superficie superior plana’ está modificando ‘la superficie periférica lateral’ junto con la descripción inmediatamente después de ‘la superficie lateral vertical de la parte superior de este pequeño cuerpo de mochi’.”

Sentencia intermedia del Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, 7 de septiembre de 2011 (2011)

Y reconoció la infracción de los derechos de patente por parte de Sato Foods (infracción directa), y en la sentencia final del 22 de marzo de 2012, ordenó la destrucción del producto de mochi cortado y el equipo de fabricación, y el pago de aproximadamente 800 millones de yenes en daños y perjuicios.

Para resumir, si es “no en la superficie de montaje del mochi o en la superficie superior plana, sino en la superficie periférica lateral que es la superficie lateral vertical de la parte superior de este pequeño cuerpo de mochi”, entonces significa “hacer cortes solo en los lados”, pero ya que no hay una “coma (,)”, solo hay características técnicas en “hacer cortes en los lados”, y aunque se hagan cortes en las caras superior e inferior, eso no importa, y solo con hacer cortes en los lados, se convierte en “infracción de la redacción”.

Este es un buen ejemplo de cuán importante es la interpretación del alcance de la reivindicación de la patente y la redacción en los juicios de patentes.

Resumen

Decidir si se está infringiendo un derecho de patente es un problema muy difícil y complejo.

Dado que el riesgo de infringir los derechos de patente es alto, ya sea que se sospeche que se está infringiendo o que se pueda estar infringiendo, es necesario consultar a un abogado experto en este tema y tomar las medidas más adecuadas según la situación.