Cos'è il 'Diritto di Modello di Utilità Giapponese'? Spiegazione chiara delle differenze con il Diritto di Brevetto

“Il tappo delle bottiglie di plastica”, “il battipiuma” e “il timbro senza inchiostro (comunemente noto come Shachihata)”… Queste tre cose hanno qualcosa in comune. Sono tutte protette legalmente come “Diritti di Modello di Utilità Giapponese”. Il diritto di modello di utilità è uno dei diritti di proprietà intellettuale che incontriamo quotidianamente, e per semplificare, potrebbe essere definito come “una piccola invenzione”. Anche se non c’è una tecnologia notevolmente avanzata, se c’è una caratteristica che hai creato di nuovo, diventa un oggetto di modello di utilità.

Allora, cosa sono esattamente i diritti di modello di utilità giapponese? Permettetemi di spiegarlo.

Diritto di modello di utilità e diritto di brevetto

Ho menzionato prima “un piccolo’invenzione’, ma la definizione professionale del diritto di modello di utilità è “il diritto riconosciuto per la creazione di un’idea tecnica che utilizza le leggi naturali”. Può sembrare simile al diritto di brevetto, ma quali sono le differenze tra questi due?

La differenza più grande tra il diritto di modello di utilità e il diritto di brevetto è che il diritto di modello di utilità non richiede tanta novità o progressività come il diritto di brevetto.

Legge sul modello di utilità giapponese (definizione)

Articolo 2: In questa legge, “invenzione” si riferisce alla creazione di un’idea tecnica che utilizza le leggi naturali.

Legge sui brevetti giapponese (definizione)
Articolo 2: In questa legge, “invenzione” si riferisce a una creazione di alto livello di un’idea tecnica che utilizza le leggi naturali.

Un’altra differenza tra i due è che il diritto di modello di utilità non richiede un livello di sofisticazione tanto alto quanto il diritto di brevetto, ed è per questo che nella legge sul modello di utilità, si parla di “invenzione” invece che di “creazione”. Anche se entrambi si riferiscono alla creazione basata su idee e ingegno, il diritto di modello di utilità protegge le creazioni che non sono così innovative o tecnicamente avanzate da essere chiamate “invenzioni”.

Inoltre, l’oggetto di protezione del diritto di modello di utilità è limitato dall’articolo 3 della legge sul modello di utilità giapponese a “cose relative alla forma, struttura o combinazione di un oggetto”. Le invenzioni di metodi visti nel diritto di brevetto, o le invenzioni di metodi di produzione di cose, non sono registrate come modelli di utilità. Lo stesso vale per il software e le sostanze chimiche, e se si desidera proteggere queste, è necessario fare domanda di brevetto.

Cos’è il diritto di modello di utilità

La più grande sfida nell’ottenere un brevetto è l’esame. Non si può nemmeno essere soggetti all’esame se non si soddisfano sia i requisiti dell’invenzione (utilizzo delle leggi naturali, difficoltà di riproduzione, alta creatività, ecc.) che quelli del brevetto (utilizzabile nell’industria, progressivo, ecc.).

Il diritto di modello di utilità e il principio di registrazione senza esame

D’altra parte, a differenza del brevetto, il modello di utilità adotta il principio di registrazione senza esame. Nella domanda di registrazione di un modello di utilità, il contenuto sostanziale non viene esaminato e, se non ci sono errori nei documenti di domanda di registrazione, la registrazione del diritto di modello di utilità viene effettuata nel registro dei brevetti gestito dall’Ufficio Brevetti in circa sei mesi.

Quando si presenta una domanda di registrazione di un modello di utilità, si paga all’Ufficio Brevetti la tassa di registrazione (canone annuo) per i primi tre anni insieme alla procedura di domanda. Il diritto di modello di utilità nasce con la registrazione nel registro dei brevetti e viene emesso un bollettino di registrazione di modello di utilità (bollettino di pubblicazione di modello di utilità) che annuncia il contenuto del modello di utilità registrato dall’Ufficio Brevetti.

Questo diritto di modello di utilità scade dopo 10 anni dalla data di domanda. Tuttavia, se non si continua a pagare la tassa di registrazione all’Ufficio Brevetti, il diritto si estingue.

Un diritto di modello di utilità valido ha lo stesso effetto di un diritto di brevetto valido. In altre parole, il titolare del diritto di modello di utilità ha il diritto esclusivo di attuare il modello di utilità registrato (incluso il business per scopi non profit). Inoltre, il titolare del diritto di modello di utilità può concedere ad altri il diritto di attuare il modello di utilità registrato (licenza) o trasferirlo.

I vantaggi del diritto di modello di utilità

Con il diritto di modello di utilità, non si riceve necessariamente una protezione sufficiente rispetto al diritto di brevetto, e ci sono molte cose da fare per esercitare i diritti quando è necessario, poiché non c’è un esame. Tuttavia, la facilità di registrazione è sicuramente il più grande vantaggio del diritto di modello di utilità.

Inoltre, entro tre anni dalla domanda di modello di utilità, è possibile presentare una domanda di brevetto per la stessa creazione. In questo caso, si considera che la domanda di brevetto sia stata presentata al momento della domanda di modello di utilità. In casi come “La domanda di brevetto richiede tempo, quindi voglio solo proteggere i diritti per ora”, è possibile prima presentare una domanda per il modello di utilità, che è facile da registrare, e poi presentare una domanda di brevetto quando si è pronti.

Gli svantaggi del diritto di modello di utilità

Sebbene la registrazione sia facile, ci sono naturalmente aspetti che possono essere considerati svantaggi. Come già menzionato, mentre il periodo di protezione del diritto di brevetto è di 20 anni, il periodo di protezione del diritto di modello di utilità è di 10 anni, la metà.

Inoltre, poiché il diritto di modello di utilità non è stato esaminato in anticipo, si può dire che ci sia un dubbio sulla sua validità, quindi quando il titolare del diritto di modello di utilità richiede un’ingiunzione o un risarcimento danni ad altri, è necessario fare una domanda al Direttore dell’Ufficio Brevetti. Dopo aver mostrato all’altra parte il documento di valutazione del modello di utilità, chiamato “documento di valutazione tecnica del modello di utilità”, che è il materiale di giudizio sulla validità preparato dall’esaminatore che ha ricevuto la domanda, è necessario dare un avvertimento. Ci sono più passaggi e procedure per ottenere un’ingiunzione o un risarcimento danni rispetto al diritto di brevetto.

Il modello di utilità, essendo registrato senza esame, ha una maggiore probabilità di avere motivi di invalidità rispetto al brevetto. Se si può determinare che ci sono motivi di invalidità, si può rispondere a tale effetto all’avvertimento di violazione. Inoltre, se la decisione di invalidità è confermata a seguito di una richiesta di giudizio di invalidità, il diritto di modello di utilità si estingue.

Se il titolare del diritto di modello di utilità avverte o esercita i suoi diritti contro un’altra parte e la decisione di invalidare la registrazione del modello di utilità è confermata, il titolare del diritto di modello di utilità è responsabile per il risarcimento dei danni causati all’altra parte dall’avvertimento o dall’esercizio dei diritti. Tuttavia, non si assume la responsabilità del risarcimento dei danni se si avverte o si esercitano i diritti sulla base di un documento di valutazione tecnica del modello di utilità che non nega la validità del diritto di modello di utilità, o se si avverte o si esercitano i diritti con la dovuta attenzione.

Questo è un rischio che non esiste quando si esercita il diritto di brevetto, e si dovrebbe essere consapevoli di questo quando si presenta una domanda di registrazione di modello di utilità o si esercita il diritto di modello di utilità.

Violazione del diritto di modello di utilità

La violazione del diritto di modello di utilità, come la violazione del diritto di brevetto, si divide in violazione diretta e violazione indiretta, e la violazione diretta si suddivide in violazione letterale e violazione equivalente.

Violazione del diritto di modello di utilità
・Violazione diretta (violazione letterale e violazione equivalente)
・Violazione indiretta

Per prima cosa, per stabilire una violazione, è necessario che il prodotto o il metodo in questione soddisfi tutti i requisiti costitutivi. Se il modo in cui viene commessa la violazione manca anche solo di una parte dei requisiti costitutivi, non si considera che sia stata commessa una violazione. Questo è ciò che si intende per violazione letterale nella violazione diretta.

D’altra parte, anche se una parte dei requisiti costitutivi è diversa, se si trova all’interno dello stesso ambito tecnico, esiste un principio legale che cerca di garantire una protezione adeguata attraverso un’interpretazione estensiva del testo stesso. Questo è ciò che si chiama teoria dell’equivalenza, e anche se ci sono parti diverse tra i requisiti costitutivi e il prodotto sospettato di violazione, se si soddisfano i seguenti 5 requisiti, quel prodotto viene considerato equivalente alla configurazione descritta nell’ambito della richiesta di brevetto e, eccezionalmente, si considera che appartenga all’ambito tecnico dell’invenzione brevettata.

1. La parte diversa non appartiene alla parte essenziale dell’invenzione brevettata (non essenzialità)
2. La parte diversa può essere sostituita nel prodotto in questione e può raggiungere l’obiettivo dell’invenzione brevettata e produrre lo stesso effetto (sostituibilità)
3. Al momento della produzione del prodotto in questione, un operatore del settore avrebbe potuto facilmente pensare di sostituire la parte diversa (facilità di sostituzione)
4. Il prodotto in questione non è lo stesso o non è facilmente deducibile dalla tecnologia nota al momento della domanda di brevetto dell’invenzione brevettata
5. Non ci sono circostanze particolari, come il fatto che il prodotto in questione sia stato escluso intenzionalmente dall’ambito della richiesta di brevetto durante la procedura di domanda dell’invenzione brevettata

Inoltre, anche se non soddisfa tutti i requisiti costitutivi e quindi non può essere considerata una violazione diretta, certe azioni, come la fornitura di componenti dedicati che vengono utilizzati solo nei prodotti che violano il diritto, hanno un’alta probabilità di indurre una violazione diretta, quindi queste azioni sono considerate una violazione indiretta.

https://monolith.law/corporate/patent-infringement-judgment-criteria-case-law[ja]

Casi giudiziari riguardanti il diritto di modello di utilità

C’è un caso in cui una società, che detiene il diritto di modello di utilità per un “supporto per la punta del piede” e che produce e vende principalmente attrezzature di supporto per l’equilibrio sportivo e abbigliamento sportivo, ha sostenuto che i prodotti prodotti e venduti da una società, che fa principalmente affari vendendo beni su Internet, rientrano nell’ambito tecnico dell’invenzione relativa al diritto di modello di utilità, e ha cercato di fermare la produzione, il trasferimento, ecc. dei prodotti del convenuto sulla base del diritto di modello di utilità e di richiedere la distruzione di tali prodotti.

In questa causa, la società convenuta inizialmente acquistava i prodotti dalla società attrice e li vendeva, ma ha smesso di farlo e ha iniziato a sviluppare e vendere i propri prodotti.

Sulla violazione letterale

Il tribunale ha prima spiegato i seguenti sette requisiti costitutivi dell’invenzione in questione, su cui non c’era disputa.

Spiegazione dei requisiti costitutivi dell’invenzione in questione

① Si inserisce sotto la base delle dita dei piedi,

② È un supporto per la punta del piede fatto di un materiale flessibile ed elastico,

③ È posizionato tra il bordo superiore della parte di contatto del piede e il bordo inferiore della punta del secondo, terzo, quarto dito e mignolo,

④ Ha una parte orizzontale e le prime, seconde e terze parti sporgenti che si inseriscono rispettivamente tra il secondo e il terzo dito, il terzo e il quarto dito, e il quarto dito e il mignolo,

⑤ La superficie superiore della parte orizzontale del supporto e le superfici laterali delle tre parti sporgenti del supporto sono tutte leggermente curve in modo da poter aderire strettamente alla parte inferiore della base di ciascun dito,

⑥ Grazie al fatto che almeno la prima e la seconda parte sporgente si estendono in altezza, le parti tra la prima e la seconda parte sporgente e tra la seconda e la terza parte sporgente hanno una superficie laterale semicircolare, e il supporto per la punta del piede è tenuto sul piede tra il secondo e il terzo dito e tra il terzo e il quarto dito.

Il tribunale ha giudicato se questi requisiti costitutivi fossero soddisfatti letteralmente e ha ritenuto che il prodotto del convenuto soddisfi letteralmente i requisiti costitutivi ①, ②, ③, ⑤, ⑦ dell’invenzione in questione, ma non può riconoscere che soddisfi letteralmente una parte dei requisiti costitutivi ④ e ⑥, e quindi ha negato la violazione letterale.

Sulla violazione equivalente

Tuttavia, riguardo a questo punto di divergenza, per il primo requisito (non essenzialità), il tribunale ha affermato che “non appartiene alla parte essenziale che forma l’effetto intrinseco”, per il secondo requisito (sostituibilità), ha affermato che “anche se si sostituiscono i requisiti costitutivi ④ e ⑥ con la configurazione del prodotto del convenuto, si può riconoscere che produce lo stesso effetto dell’invenzione in questione”, per il terzo requisito (facilità di sostituzione), ha affermato che “un operatore del settore avrebbe potuto facilmente pensare di sostituire la parte che differisce tra i requisiti costitutivi ④ e ⑥ e il prodotto del convenuto con la configurazione del prodotto del convenuto al momento della produzione del prodotto in questione”, e per il quarto e il quinto requisito, ha affermato che “dovrebbe essere interpretato come imponendo all’operatore del settore che contesta l’equivalenza l’onere di dimostrare che il prodotto in questione poteva essere facilmente dedotto dalla tecnologia nota o che il prodotto in questione era stato intenzionalmente escluso dall’ambito dell’invenzione, e in questo caso non ci sono state prove o argomentazioni a riguardo”, e ha ritenuto che il prodotto del convenuto possa essere considerato equivalente all’invenzione in questione e che appartenga al suo ambito tecnico, riconoscendo così la violazione equivalente.

Quindi, riguardo all’importo del danno causato alla società attrice dalle azioni di violazione del convenuto,

L’articolo 29, paragrafo 1, della Legge sui modelli di utilità prevede che, in caso di violazione del diritto di modello di utilità o del diritto esclusivo di esecuzione, l’importo del danno subito dal titolare del diritto di modello di utilità o dal titolare del diritto esclusivo di esecuzione può essere calcolato moltiplicando l’importo del profitto per unità del prodotto che il violatore avrebbe potuto vendere se non ci fosse stata la violazione per il numero di unità del prodotto che il violatore ha trasferito attraverso la sua azione di violazione. L'”importo del profitto per unità” dovrebbe essere interpretato come l’importo ottenuto sottraendo il costo di produzione e altri costi aggiuntivi necessari per la produzione e la vendita del prodotto dal prezzo di vendita del prodotto (margine di contribuzione).

Giudizio del Tribunale Distrettuale di Osaka del 17 marzo 2016

Ha ordinato il pagamento di 147.906.617 yen di danni e 15 milioni di yen di spese legali, per un totale di 162.906.617 yen, e ha ordinato di cessare la produzione, il trasferimento, ecc. dei prodotti.

Il fatto che una società che acquistava prodotti dalla società attrice e li vendeva abbia iniziato a sviluppare e vendere i propri prodotti che violano il diritto è un esempio che si può vedere anche con altri prodotti, e si può dire che è un problema comune nel diritto di modello di utilità.

https://monolith.law/corporate/intellectual-property-infringement-risk[ja]

Riassunto

Anche se non si tratta di un’infrazione diretta, ci possono essere casi in cui si verifica un’infrazione di parità o un’infrazione indiretta, come nel caso di un’infrazione del diritto di modello di utilità.

Per quanto riguarda i modelli di utilità, che sono creazioni meno avanzate rispetto alle invenzioni, possono sorgere problemi di violazione dei diritti diversi da quelli delle invenzioni. Tuttavia, anche in questi casi, è possibile opporsi se si interviene in modo appropriato con l’aiuto di un esperto.

Presentazione delle misure adottate dal nostro studio legale

Lo Studio Legale Monolis è un’agenzia legale altamente specializzata in IT, in particolare nell’intersezione tra Internet e legge. Negli ultimi anni, i diritti di proprietà intellettuale riguardanti i nuovi modelli pratici (il “diritto di modello di utilità” giapponese) hanno attirato molta attenzione, e la necessità di controlli legali sta aumentando sempre di più. Il nostro studio offre soluzioni relative ai diritti di proprietà intellettuale. I dettagli sono descritti nell’articolo sottostante.