Wordt het gebruik van de productnaam van een ander bedrijf als hashtag beschouwd als inbreuk op het handelsmerk? Uitleg aan de hand van binnen- en buitenlandse voorbeelden

“Wordt het gebruik van hashtags met de merknamen van andere bedrijven beschouwd als inbreuk op het handelsmerkrecht bij verkoop?”

Bij online verkoop worden hashtags vaak ingezet om producten beter vindbaar te maken en zo de verkoop te verhogen. Maar wat als u bijvoorbeeld uw zelfgemaakte tassen verkoopt en daarbij hashtags gebruikt die verwijzen naar bekende merknamen, kan dat juridische problemen opleveren?

Op 27 september 2021 (Reiwa 3) heeft de rechtbank van Osaka een uitspraak gedaan die het gebruik van hashtags als merkgebruik erkent en bevestigt dat dit een inbreuk op het handelsmerkrecht kan vormen. Dit was de eerste rechterlijke uitspraak die het gebruik van de handelsmerken (productnamen) van andere bedrijven als hashtags als een inbreuk op het handelsmerkrecht beoordeelde en trok daarmee veel aandacht.

Hier zullen we uitleggen wat handelsmerkinbreuk inhoudt, een overtreding die soms tot een strafzaak kan leiden, en we zullen bespreken hoe u hashtags die verband houden met handelsmerkrechten op een juiste manier kunt gebruiken als marketingtool.

Wat is een merkenrecht?

In de Japanse Merkenwet wordt het merkenrecht als volgt gedefinieerd:

Artikel 1 (Doel)

Deze wet heeft tot doel het merk te beschermen, daarmee de zakelijke reputatie van de gebruiker van het merk te handhaven, bij te dragen aan de ontwikkeling van de industrie en tegelijkertijd de belangen van de consumenten te beschermen.

Artikel 2 (Definities, etc.)

In deze wet wordt onder “merk” verstaan: iets dat door menselijke waarneming kan worden herkend, waaronder letters, figuren, symbolen, driedimensionale vormen of kleuren, of een combinatie daarvan, geluiden of andere door een overheidsbesluit bepaalde zaken (hierna “teken” genoemd), en omvat het volgende:

1. Iets dat door een persoon die beroepsmatig goederen produceert, certificeert of overdraagt, wordt gebruikt in verband met die goederen

2. Iets dat door een persoon die beroepsmatig diensten levert of certificeert, wordt gebruikt in verband met die diensten (met uitzondering van wat in het vorige punt is vermeld).

Kort gezegd, het is een identificatieteken (handelsmerk) dat wordt gebruikt om de eigen producten of diensten te onderscheiden van die van andere bedrijven, en het verwijst niet alleen naar namen en logo’s, maar ook naar bewegende merken, hologrammerken, merken die enkel uit kleuren bestaan, geluidsmerken en plaatsmerken.

Het merkenrecht is een intellectueel eigendomsrecht dat ontstaat door het indienen van een aanvraag bij het Japanse Octrooibureau en het registreren van het merk. Aan de houder van het geregistreerde merk wordt het exclusieve recht toegekend om het merk te gebruiken in de geregistreerde categorieën (aangewezen goederen en diensten) (exclusief recht, Artikel 25 van de Japanse Merkenwet).

Bovendien is het mogelijk om het gebruik van een identiek of soortgelijk merk op de aangewezen goederen of soortgelijke goederen te verbieden (verbodsrecht, Artikel 37, lid 1 van de Japanse Merkenwet). Daarnaast bestaat er een systeem voor de registratie van beschermingsmerken, waarbij het verbodsrecht zich ook uitstrekt tot ‘niet-soortgelijke’ goederen en diensten (Artikel 64 van de Japanse Merkenwet).

Als u het geregistreerde merk van een ander bedrijf wilt gebruiken, moet u toestemming krijgen van de merkrechthouder.

Vereisten voor inbreuk op het merkenrecht  

Inbreuk op het merkenrecht houdt in dat iemand zonder toestemming een geregistreerd merk of een daarmee vergelijkbaar merk gebruikt binnen het domein (de klasse) waarop het merkenrecht van toepassing is.

Om van inbreuk op het merkenrecht te kunnen spreken, moeten de volgende twee vereisten worden vervuld:

• Gebruik van het geregistreerde merk of gebruik binnen een vergelijkbare reikwijdte
• Merkgebruik

Hieronder zullen we elk van deze vereisten nader toelichten.

Gebruik van het geregistreerde merk of gebruik binnen een vergelijkbare reikwijdte

Met ‘gebruik van het geregistreerde merk of gebruik binnen een vergelijkbare reikwijdte’ wordt bedoeld dat een identiek of vergelijkbaar merk wordt gebruikt voor de aangewezen goederen of diensten of voor goederen of diensten die daarmee vergelijkbaar zijn.

Het merkenrecht verleent de houder van het merk een exclusief recht op het gebruik van het merk binnen de geregistreerde domeinen. Daarom vormt ‘het gebruik van een merk door een ander binnen het bereik van de aangewezen goederen of diensten of vergelijkbare goederen of diensten’ een vereiste voor inbreuk op het merkenrecht.

Merkgebruik

‘Merkgebruik’ verwijst naar het gebruik van een merk door een aanbieder van goederen of diensten om zijn eigen producten of diensten te onderscheiden van die van anderen. Dit is een belangrijk middel voor consumenten om de herkomst van een product te herkennen en vertrouwen te hebben in de kwaliteit ervan (de functie van herkomstaanduiding).

Het gebruik van het merk van een ander op een manier die suggereert dat de betreffende goederen of diensten van het eigen bedrijf zijn, wordt beschouwd als ‘merkgebruik’ en vormt een vereiste voor inbreuk op het merkenrecht.

Aanpak van inbreuk op handelsmerkrechten

Wanneer er sprake is van inbreuk op handelsmerkrechten, heeft de houder van het handelsmerk de volgende civielrechtelijke vorderingen tegen de inbreukmaker:

• Stakings- en vernietigingsvordering (Japanse Handelsmerkenwet artikel 36)

※ Er is geen verjaringstermijn. Echter, dit geldt tot het einde van de geldigheidsduur van het handelsmerkrecht (10 jaar, met mogelijkheid tot verlenging).

• Vordering tot schadevergoeding (Japanse Burgerlijk Wetboek artikel 709)

※ De verjaringstermijn voor uitwissing is 3 jaar vanaf het moment dat de schade en de dader bekend zijn, en 20 jaar vanaf het moment van de onrechtmatige daad.

• Vordering tot teruggave van ongerechtvaardigde verrijking (Japanse Burgerlijk Wetboek artikel 703, 704)

※ De verjaringstermijn voor uitwissing is 5 jaar vanaf het moment dat men zich bewust wordt van het recht om te handelen, en 10 jaar vanaf het moment dat men het recht kan uitoefenen (Japanse Burgerlijk Wetboek artikel 166 lid 1).

• Vordering tot herstel van reputatie (Japanse Handelsmerkenwet artikel 39)

※ De verjaringstermijn voor uitwissing is 3 jaar vanaf het moment dat de schade en de dader bekend zijn.

Daarnaast kan, indien iemand opzettelijk (met de kennis dat het een geregistreerd handelsmerk van een ander is en met de intentie dit te gebruiken voor de aangewezen goederen) inbreuk maakt op het handelsmerk van een ander, er ook een strafrechtelijke sanctie worden opgelegd.

In de Handelsmerkenwet zijn de volgende straffen vastgesteld:

Artikel 78 (Misdaad van inbreuk)

Personen die inbreuk maken op handelsmerkrechten of exclusieve gebruiksrechten (met uitzondering van handelingen die worden beschouwd als inbreuk op handelsmerkrechten of exclusieve gebruiksrechten volgens de bepalingen van artikel 37 of artikel 67) worden gestraft met een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar of een boete van maximaal 10 miljoen yen, of beide.

Artikel 78-2

Personen die handelingen verrichten die worden beschouwd als inbreuk op handelsmerkrechten of exclusieve gebruiksrechten volgens de bepalingen van artikel 37 of artikel 67 worden gestraft met een gevangenisstraf van maximaal 5 jaar of een boete van maximaal 5 miljoen yen, of beide.

Artikel 79 (Misdaad van fraude)

Personen die door frauduleuze handelingen een handelsmerkregistratie, beschermingsmerkregistratie, verlenging van de geldigheidsduur van handelsmerkrechten of beschermingsmerkregistratie, of een beslissing of uitspraak over een registratiebezwaar hebben verkregen, worden gestraft met een gevangenisstraf van maximaal 3 jaar of een boete van maximaal 3 miljoen yen.

Artikel 80 (Misdaad van valse voorstelling)

Personen die in strijd handelen met de bepalingen van artikel 74 worden gestraft met een gevangenisstraf van maximaal 3 jaar of een boete van maximaal 3 miljoen yen.

※ In het geval van rechtspersonen geldt een dubbele strafregeling, waarbij naast de uitvoerder ook de rechtspersoon een boete kan krijgen van maximaal 300 miljoen yen voor misdrijven onder artikel 78, en maximaal 100 miljoen yen voor misdrijven onder artikel 79 en 80 (Japanse Handelsmerkenwet artikel 82 lid 1 nummer 1,2).

Gerelateerd artikel: Leer aan de hand van voorbeelden over de normen en straffen voor ‘inbreuk op handelsmerkrechten’ (gevangenisstraf & boete)[ja]

Inbreuk op handelsmerkrechten door gebruik van hashtags

Hier bespreken we de kernpunten van de eerste rechterlijke uitspraak die handelsmerkinbreuk erkende voor het gebruik van de naam van een product van een ander bedrijf als hashtag. Het betreft de uitspraak van de Osaka District Court van 27 september Reiwa 3 (2021) in de zaak ‘Verzoek tot staking van handelsmerkinbreuk’. 大阪地裁令和3年9月27日「商標権侵害差止請求事件」[ja]

De gedaagde is een individuele verkoper die meer dan een jaar lang handgemaakte producten als hobby maakte en deze op de Mercari-verkoopsite aanbood als ‘Charmant Sac-stijl’ tassen.

De verkoper voegde een zoekfunctie toe in de vorm van ‘(#) + (trefwoord)’. Op de plaats van ‘trefwoord’ gebruikte hij de handelsmerknaam van het Japanse modemerk ‘Charmant Sac’ en soortgelijke termen zoals ‘Charmant Sac-stijl’, en tagde hij meerdere keren.

De eiser, de handelsmerkrechthouder van ‘Charmant Sac’, betoogde dat het gebruik van het geregistreerde handelsmerk (‘Charmant Sac’) identiek of soortgelijk was, en dat de door de gedaagde op de site aangeboden drawstring-tassen identiek waren aan de aangewezen producten van het handelsmerk (tassen en zakwaren), waardoor er sprake was van ‘handelsmerkinbreuk’.

Er was ook een geschilpunt of het feit dat de gedaagde meer dan een jaar lang soortgelijke producten als hobby aanbood en verkocht, beschouwd kon worden als ‘bedrijfsmatig’ handelen.

De rechtbank verklaarde dat het gebruik van hashtags bedoeld was om gebruikers naar de gedaagde site te leiden en de verkoop van de daar aangeboden producten te bevorderen. De rechtbank oordeelde dat ‘voor de gebruiker de aangeboden producten als merkproducten kunnen worden herkend’.

Met andere woorden, ‘de weergave van het gedaagde merkteken 1 (#Charmant Sac) op de gedaagde site wordt gezien als een functie die dient als een bronidentificatie en onderscheid tussen eigen en andere producten’, en werd beschouwd als ‘merkgebruik’. De rechtbank verwierp de argumenten van de gedaagde en oordeelde dat er sprake was van handelsmerkinbreuk en stond het staken van het gebruik toe.

Deze uitspraak is de eerste in Japan die bepaalde dat het taggen van de geregistreerde handelsmerken (productnamen) van andere bedrijven voor marketingdoeleinden een inbreuk op handelsmerkrechten vormt.

Overige gevallen van hashtaggebruik en inbreuk op handelsmerkrechten  

Recente internationale voorbeelden zijn de Taiwanese zaak rondom de kledinggerelateerde producten ‘QQBOW-zaak’ (september 2020) en de zaak van de Duitse bandenfabrikant Carbovation’s Taiwanese algemene agent ‘Lightweight-zaak’ (oktober 2021). In beide gevallen verwierp de Taiwanese rechtbank de aanklacht van de eiser door te stellen dat ‘#andermansmerk’ niet als merkgebruik wordt beschouwd, waardoor inbreuk op het handelsmerk werd ontkend.

In de ‘QQBOW-zaak’ werd opgemerkt dat het platform waarop de eiser zijn producten verkocht voornamelijk Facebook was, terwijl de gedaagde een e-commerce site gebruikte met hashtags. Dit betekent dat hashtags bedoeld zijn om binnen hetzelfde platform naar merkproductpagina’s te navigeren, en dus niet als ‘bronidentificatie’ worden beschouwd.

Verder zijn hashtags voornamelijk bedoeld om op online platforms gelijksoortige onderwerpen te linken en hebben ze niet de eigenschappen van een handelsmerk. Daarom oordeelde de Taiwanese Intellectuele Eigendomsrechtbank, na het overwegen van de online posts en de inhoud van de producten gerelateerd aan de hashtags, dat het gebruik van geregistreerde handelsmerken als hashtags niet als ‘merkgebruik’ wordt beschouwd.

In Taiwan is het meest cruciale aspect bij inbreuk op handelsmerkrechten ‘verwarringsgevaar’, oftewel of de consument bij het zien van het teken van de gedaagde zou kunnen denken dat het afkomstig is van dezelfde bron als die van de eiser. In deze zaak waren de volgende punten van groot belang in de beslissing:

• Het merk van de eiser was niet bekend
• Het woord ‘款’ (wat ‘stijl’ betekent in het Japans) was toegevoegd, waardoor consumenten konden herkennen dat het product niet identiek was aan dat van de eiser, maar wel een vergelijkbare stijl had

Daarom zou er ruimte kunnen zijn voor een andere mening als het handelsmerk van de eiser bekend was of als er een duidelijke disclaimer was in de weergave van de gedaagde.

Aan de andere kant was het belangrijkste geschilpunt in de ‘Lightweight-zaak’ de legitieme parallelimport en internationale uitputting.

In de ‘Lightweight-zaak’ had de eiser alleen handelsmerkrechten op het logo en bezat geen handelsmerkrechten op de ‘bedrijfsnaam = Carbovation’ of ‘merknaam = Lightweight’.

• De gedaagde verkocht ‘3T-merkfietsen’ van een Italiaanse agent en importeerde en verkocht ook parallel de banden van het merk van de eiser
• In Facebook-posts was de introductie van de door de gedaagde verkochte fietsen het hoofdonderwerp, en de hashtags ‘#carbovation’ en ‘#lightweight’ werden beschouwd als een beschrijving die aantoont dat de onderdelen die op de betreffende fietsen worden gebruikt, banden van het merk van de eiser zijn, wat niet als merkgebruik wordt beschouwd

Op basis van deze beslissingen zou men kunnen aannemen dat zelfs als de eiser handelsmerkrechten had op ‘Carbovation’ of ‘Lightweight’ in Taiwan, het gebruik ervan niet als merkgebruik zou worden beschouwd.

Daarnaast werd in zowel de eerste aanleg van de ‘QQBOW-zaak’ als in de ‘Lightweight-zaak’ besproken of het gebruik van hashtags gerelateerd aan andermans handelsmerken in strijd is met de Fair Trade Act (vergelijkbaar met de Japanse Antimonopoliewet), en in beide gevallen werd het als eerlijk gebruik beschouwd.

Referentie: FICPI (Internationale Federatie van Intellectuele Eigendomsadvocaten) | Taiwanese recente jurisprudentie over het gebruik van hashtags en merkgebruik (Engels)[ja]

Of een hashtag die volgt op een geregistreerd handelsmerk wordt beschouwd als een eenvoudige zoekfunctie of als merkgebruik, hangt af van de individuele zaak.

Zoals u ziet, verschilt de behandeling van handelsmerkrechten gerelateerd aan hashtags per land, dus het is aan te raden om samen te werken met experts met betrekking tot het land waar uw bedrijf zich wil vestigen.

Samenvatting: Raadpleeg een advocaat voor inbreuk op handelsmerkrechten

In dit artikel hebben we uitgebreid besproken of het gebruik van handelsmerken in hashtags als inbreuk op handelsmerkrechten kan worden beschouwd. Hoewel de beoordeling kan verschillen per geval en land, zijn er gevallen waarin inbreuk op handelsmerkrechten door hashtags is erkend.

Het is aan te raden om een advocaat te raadplegen die gespecialiseerd is in risicomanagement van intellectuele eigendomsrechten bij kwesties rondom inbreuk op handelsmerkrechten. Bovendien kan het zijn dat de manier waarop uw bedrijf informatie verspreidt, inbreuk maakt op de handelsmerkrechten van een ander bedrijf. Het is geruststellend om een specialist een juridische controle te laten uitvoeren op uw reclame en dergelijke.

Maatregelen van ons kantoor

Monolith Advocatenkantoor is een juridische firma met uitgebreide ervaring in IT, en in het bijzonder internetrecht. Recentelijk is inbreuk op het handelsmerkenrecht bij online verkoop een groot probleem geworden, en de noodzaak voor juridische controles neemt steeds verder toe. Ons kantoor analyseert de juridische risico’s van zowel bestaande als opstartende bedrijven, rekening houdend met diverse wettelijke regelgevingen, en streeft ernaar om de bedrijfsvoering te legaliseren zonder deze te hoeven stoppen. Meer details vindt u in het onderstaande artikel.

Expertisegebieden van Monolith Advocatenkantoor: IT- en intellectueel eigendomsrecht voor diverse bedrijven[ja]