Domstolens vurdering av varemerkerettighetsbrudd i NFT-er: En gjennomgang av Hermès- og Nike-sakene

NFT står for “Non-Fungible Token” og refererer til uerstattelige tokens som utstedes ved hjelp av blockchain-teknologi, som er vanskelig å forfalske eller endre. Etter hvert som NFT-markedet utvides, øker tilfellene der kunst som etterligner design fra kjente merkevarer legges ut for salg, noe som kan føre til problemer med brudd på varemerkerettigheter.

Her vil vi forklare om NFT og brudd på varemerkerettigheter, med fokus på rettssaker i utlandet relatert til brudd på varemerkerettigheter i NFT-markedet.

Hva er krenkelse av varemerkerettigheter i NFT-markedet?

Varemerkerettigheter er en type immaterielle rettigheter som gir eksklusiv bruksrett til tegn, figurer, former, lyder, farger osv. som brukes for å skille egne varer og tjenester fra andres. Man kan oppnå varemerkerettigheter ved å søke om varemerke hos det japanske patentkontoret og få varemerket registrert.

Ved å ha varemerkerettigheter kan man begrense andres bruk av samme eller lignende merker, slik at forbrukerne kan identifisere egne produkter eller tjenester nøyaktig. I tillegg kan bedrifter med varemerkerettigheter øke sin merkevareverdi.

Krenkelse av varemerkerettigheter innebærer handlinger som gir forbrukerne feilaktige inntrykk og skader rettighetshaverens interesser ved å bruke samme eller lignende merker uten tillatelse fra rettighetshaveren. Den som får sine varemerkerettigheter krenket, kan kreve erstatning eller forbud mot bruk.

Også i NFT-markedet øker tilfellene der prosjekter lanserer NFT-er med design som ligner på kjente merkevarer, eller der NFT-er selges uten tillatelse ved bruk av merkevarens varemerker, noe som skaper problemer med krenkelse av varemerkerettigheter.

Eksempler på varemerkeinngrep for NFT i utlandet

La oss se på noen eksempler på varemerkeinngrep for NFT i utlandet.

Hermès “MetaBirkin”-saken

I 2021 startet en kunstner som kaller seg Mason Rothschild salget av NFT-kunstverket “MetaBirkin”, som er modellert etter Hermès’ berømte veske “Birkin”.

MetaBirkin er en veske som etterligner Birkin, dekorert med ulike malerier og ikoner. Rundt 100 MetaBirkin ble solgt, og inkludert fortjeneste fra annenhåndssalg, skal Rothschild ha tjent omtrent 125 000 dollar.

I januar 2022 saksøkte Hermès Rothschild ved Manhattan føderale distriktsdomstol, og hevdet at MetaBirkin skapte forvirring blant forbrukerne. Ifølge japansk amerikansk varemerkelovgivning er kravene for å fastslå varemerkeinngrep:

• At saksøkeren eier et registrert varemerke
• At bruken av varemerket av saksøkte kan føre til forbrukerforvirring

Hermès eier det registrerte varemerket for Birkin, så det var ingen tvil om det første kravet.

Imidlertid hadde Hermès ikke utstedt eller solgt noen NFT-er før, så spørsmålet var om forbrukerne kunne bli forvirret.

Hermès hevdet at de hadde en NFT-plan som de hadde undersøkt og planlagt siden 2019, og at MetaBirkin kunne forvirre forbrukerne og forstyrre Hermès’ NFT-plan.

En annen tvist i denne saken var om NFT-er er kunstverk eller produkter.

Rothschild hevdet at “MetaBirkin er et kunstverk, og at jeg har rett til å lage og selge et verk som avbilder Birkin-vesken i henhold til det første tillegget til USAs grunnlov”.

Juryen ved Manhattan føderale distriktsdomstol bestemte at MetaBirkin ikke kan betraktes som et kunstverk, og at varemerkeloven derfor skulle gjelde. De anerkjente varemerkeinngrepet og beordret Rothschild til å betale erstatning på totalt 133 000 dollar.

Etter denne dommen har Rothschild kunngjort at han vil anke, og den videre rettsprosessen vil følges nøye.

Referanse: FASHIONSNAP｜Hermès vinner rettssak om NFT ‘MetaBirkin’ varemerke, ikke ansett som kunstverk[ja]

Eksempel fra Nike

Den 3. februar 2022 rapporteres det at Nike saksøkte den nettbaserte markedsplassen for videresalg av sneakers, “StockX”, ved den føderale distriktsdomstolen for det sørlige distriktet i New York, med krav om erstatning for brudd på varemerkerettigheter.

Nike hevder at StockX selger NFT-er som inkluderer Nikes sneakers i deres Vault NFT uten tillatelse, og dermed bruker Nikes varemerke ulovlig.

I den ovennevnte MetaBirkin-saken ble kun bilder av vesker som etterlignet designet handlet som NFT-er, men i Nikes tilfelle er det en forskjell ved at NFT-ene er knyttet til faktiske produkter, nemlig sneakers.

Nike har også kjøpt opp oppstartsbedriften RTFKT (Artifact) og planlegger å lansere virtuelle produkter sammen med RTFKT, noe som indikerer at de vil ekspandere inn i det digitale området fremover.

Per februar 2023 har det ikke blitt avsagt noen dom i denne saken, så det er nødvendig å følge med på fremtidige utviklinger.

Referanse: Yahoo!ニュース｜ナイキ、スニーカーNFTを販売する二次流通業者を提訴～商品と紐付いたNFTの商標法上の位置付けは？～[ja]

Nåværende situasjon for NFT og varemerkeinngrep i Japan

Også i Japan har det blitt mer vanlig at design av faktiske klær og lignende blir etterlignet som NFT-kunst og handlet på NFT-markeder. Imidlertid kan man ikke si at lovgivningen eller diskusjonene har kommet langt. Når registrerte varemerkenavn eller varenavn brukes direkte, anses det som et brudd på varemerkeretten. Men det er fortsatt få selskaper som har registrert varemerker med tanke på etterligninger i NFT-er.

Derfor må selskaper som en mottiltak registrere nye søknader for NFT-relaterte produkter. Men det er fortsatt uklart hvor mye beskyttelse som gis, for eksempel når varemerkenavnet bare brukes i produktbeskrivelsen.

For at et brudd på varemerkeretten skal bli anerkjent, må følgende krav være oppfylt:

• Det registrerte varemerket eller noe som ligner på det blir brukt
• Likhet mellom produktene

For NFT-er er det andre kravet, “likhet mellom produktene”, et problem. Når det gjelder NFT-kunst som etterligner design av faktiske klær, kan det ikke sies at det er likhet mellom de faktiske klærne og NFT-kunsten, og det er en mulighet for at brudd på varemerkeretten ikke blir anerkjent.

I slike tilfeller kan man i stedet for brudd på varemerkeretten, basert på den japanske loven om forebygging av urettferdig konkurranse,

• Handlinger som forårsaker forvirring med kjente merker
• Handlinger som utnytter kjente merker

som grunnlag, kunne kreve salgsstans eller erstatning.

Handlinger som forårsaker forvirring med kjente merker refererer til bruk av identiske eller lignende merker som er bredt anerkjent blant forbrukere som tilhørende andres produkter eller tjenester, og som skaper forvirring med disse produktene eller tjenestene. For eksempel, å drive en virksomhet i en butikk som ligner på en kjent kaffekjede, faller inn under denne kategorien.

Handlinger som utnytter kjente merker refererer til bruk av kjente merker som tilhører andres produkter eller tjenester som ens egne merker. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å vurdere om forbrukerne blir forvirret. Et konkret eksempel er å bruke et kjent merkenavn som navn på en nattklubb.

Oppsummering: Rådfør deg med en advokat om problemer med varemerkerettigheter i NFT-markedet

I USA har Hermes vunnet i den såkalte “MetaBirkins”-rettssaken, og det begynner å komme rettspraksis om varemerkerettighetsbrudd i NFT-markedet. I Japan finnes det imidlertid ingen rettspraksis ennå, og de juridiske problemstillingene er ikke fullt ut debattert.

Likevel, siden NFT-kunst ofte omsettes for høye beløp, kan brudd på varemerkerettigheter føre til betydelige tap.

Selv om det kan være vanskelig å hevde brudd på varemerkerettigheter, kan det være mulig å kreve salgsstans eller erstatning basert på andre lover som den japanske loven om forebygging av urettferdig konkurranse. Uansett, hvis du mistenker at dine varemerkerettigheter blir krenket i NFT-markedet, anbefales det å rådføre seg med en advokat så tidlig som mulig.

For en detaljert forklaring om lover relatert til NFT, se artikkelen nedenfor.

Relaterte artikler: NFTにはどのような法律の規制があるのか弁護士が解説[ja]

Veiledning om tiltak fra vårt firma

Monolith Advokatfirma er et advokatfirma med omfattende erfaring innen IT, spesielt internett og jus. NFT-er får mye oppmerksomhet, og problemene knyttet til opphavsrett og varemerkerett, samt andre intellektuelle eiendomslover, forventes å øke i fremtiden. Vårt firma tilbyr løsninger relatert til kryptovaluta og blokkjede. Detaljer er beskrevet i artikkelen nedenfor.

Monolith Advokatfirmas fagområder: Kryptovaluta og blokkjede[ja]