Kluczowe punkty do sprawdzenia w umowie licencyjnej znaku towarowego w licencji marki

Jednym z przypadków, kiedy potrzebna jest licencja na znak towarowy, jest sytuacja, gdy nazwa, którą wymyśliłeś dla nowej marki, jest już zarejestrowana przez inną firmę.

W tym przypadku licencja na znak towarowy może być po prostu rozumiana jako “wypożyczenie nazwy”, ale kiedy staje się ona nazwą marki, sprawa wygląda inaczej.

Znak towarowy marki nie jest tylko zestawem liter czy figur, ale “dowodem na to, że jest to prawdziwy produkt marki”, dlatego konsumenci są skłonni płacić więcej za produkty z tym znakiem towarowym niż za podobne produkty.

W związku z tym, kiedy licencjonujesz znak towarowy marki, strona marki musi wymagać od licencjobiorcy produkcji produktów godnych tej marki i odpowiedniego wyświetlania znaku towarowego.

W tym artykule omówimy kluczowe punkty, które strona marki, jako licencjodawca, musi znać w umowie o licencji na znak towarowy w ramach licencji marki, która różni się od zwykłej licencji na znak towarowy.

Co to jest marka

Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu, będące liderem w biznesie markowym, definiuje “markę” w następujący sposób:

Marka to “nazwa”, “termin”, “symbol”, “projekt”, “symbol” lub inna funkcja, która identyfikuje produkt lub usługę jednego sprzedawcy jako różniącą się od produktów lub usług innych sprzedawców.

W skrócie, marka to coś, co może dodać charakterystyczne cechy (wartość dodaną) różnicujące jej produkt lub usługę od innych podobnych produktów lub usług. Czynniki różnicujące obejmują zarówno rzeczywiste elementy, takie jak funkcje i kształt, jak i nieruchome elementy, takie jak historia, wizerunek i zaufanie. Można uważać, że znak towarowy marki ma trzy funkcje:

• Funkcja identyfikacji produktu: identyfikuje produkt z założonym znakiem towarowym jako różniący się od innych produktów
• Funkcja gwarancji jakości: gwarantuje jakość produktu oznaczonego znakiem towarowym
• Funkcja przyciągania klientów: przyciąga klientów marki do produktu oznaczonego znakiem towarowym

Znaki towarowe o takiej wartości ekonomicznej mogą uzyskać prawa do znaku towarowego (prawo wyłączności) poprzez rejestrację w Urzędzie Patentowym, co umożliwia udzielanie licencji na ich używanie osobom trzecim.

Licencja na znak towarowy w licencji marki

W branżach takich jak moda, licencje na marki nie są rzadkością. Są one różnorodne, obejmując submarki głównej marki, produkcję i sprzedaż na miejscu w innych krajach, i inne.

Dla strony marki, licencja nie tylko przynosi dochody z tantiem, ale także oferuje korzyści takie jak rozwój biznesu i rozwijanie nowych rynków. Dla licencjobiorcy, można oczekiwać wysoko dochodowego rozwoju biznesu, wykorzystując rozpoznawalność, zaufanie i wizerunek danej marki.

Chociaż licencje na marki są powszechnie uważane za skupiające się na użyciu “nazwy marki” lub “logo”, w rzeczywistości mogą one obejmować surowe regulacje dotyczące projektowania, produkcji i sprzedaży produktów w umowie.

Z punktu widzenia marki, naturalne jest, że chcą chronić obraz i zaufanie do marki, które wyhodowali z inwestycją czasu i pieniędzy.

W ten sposób, rola umowy o licencję na znak towarowy, która ma na celu jedynie użycie znaku towarowego, różni się od roli umowy o licencję na znak towarowy w licencji marki.

Kluczowe punkty do sprawdzenia w umowie licencyjnej znaku towarowego

W tym miejscu skupimy się na wyjaśnieniu kluczowych punktów do sprawdzenia, które są specyficzne dla umów licencyjnych znaków towarowych marek.

Zakres licencji

Artykuł ●●
1. Strona A udziela Stronie B prawo do normalnego użytkowania znaku towarowego w zakresie określonym w poniższych punktach:
① Obszar licencji: ●●●●
② Produkt licencyjny: ●●●●
③ Okres licencji: od dnia ●●●● do dnia ●●●●
2. Strona B nie posiada żadnych praw do znaku towarowego poza zakresem określonym w poprzednim punkcie.
3. Strony A i B zobowiązują się do współpracy w celu złożenia wniosku o rejestrację prawa do normalnego użytkowania określonego w punkcie 1 w ciągu ●● dni od zawarcia niniejszej umowy. Koszty związane z rejestracją pokrywa Strona B.
※ Licencjodawca: Strona A, Licencjobiorca: Strona B

Najważniejszym elementem przy udzielaniu licencji na znak towarowy własnej marki jest “rodzaj praw użytkowania” oraz “zakres licencji”.

Na przykład, jeśli udzielasz “ekskluzywnego prawa użytkowania” w “dziedzinie sportu”, nie będziesz mógł udzielić licencji na znak towarowy dla produktów tenisowych lub golfowych, nawet jeśli otrzymasz takie żądanie od strony trzeciej.

Ponadto, nawet jeśli produkt licencyjny jest określony jako “sprzęt golfowy”, można go podzielić na bardziej szczegółowe kategorie, takie jak “piłki golfowe”, “kije golfowe” czy “ubrania golfowe”.

W ten sposób, dla marki, nie jest możliwe przewidzenie, jak będzie się rozwijać jej biznes w przyszłości, więc decyzja o zakresie licencji nie powinna być podejmowana lekkomyślnie, ponieważ może to prowadzić do utraty szans biznesowych.

Co więcej, istnieją dwa rodzaje praw użytkowania: “normalne prawo użytkowania” i “ekskluzywne prawo użytkowania”. W przypadku “ekskluzywnego prawa użytkowania”, nawet marka posiadająca prawa do znaku towarowego nie może go używać w ramach zakresu licencji po jego rejestracji. Dlatego, chyba że istnieją duże korzyści, lepiej jest unikać wyboru tego rodzaju prawa. Ponadto, możliwe jest zawarcie w umowie “ekskluzywnego prawa normalnego użytkowania”, które jest określone między stronami.

Dlatego ważne jest, aby ocenić zakres licencji i inne aspekty na podstawie zdolności licencjobiorcy i jego planu biznesowego.

W przeciwieństwie do ekskluzywnego prawa do korzystania, które wymaga rejestracji, normalne prawo do korzystania nie jest obowiązkowe do rejestracji, ale rejestracja pozwala na przeciwdziałanie osobom trzecim, które nabyły prawa do znaku towarowego po rejestracji.

Używanie znaku towarowego

Artykuł ●●
1. Strona B, korzystając ze znaku towarowego, uznaje, że znak towarowy reprezentuje reputację i jakość produktów Strony A i stara się nie szkodzić wartości marki Strony A.
2. Strona B używa znaku towarowego zgodnie z formą prezentacji, metodą użytkowania i instrukcjami wydanymi przez Stronę A, które są określone w Załączniku 1.
3. Strona B, korzystając ze znaku towarowego, musi wyraźnie wskazać, że jest producentem produktu licencyjnego.
4. Strona B nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Strony A udzielić ponownej licencji na znak towarowy osobie trzeciej, ani przekazać, zabezpieczyć lub podjąć jakiejkolwiek innej czynności dysponującej nim.
5. Jeśli Strona B zamierza zaprzestać lub zakończyć korzystanie ze znaku towarowego, musi niezwłocznie powiadomić o tym Stronę A na piśmie.

W “Załączniku 1” wspomnianym w punkcie 2, można rozważyć dodanie obowiązku umieszczenia informacji takich jak “Znak towarowy jest zarejestrowanym znakiem towarowym (licencjodawcy) i (licencjobiorca) otrzymał licencję na jego użycie w tym produkcie.” na materiałach promocyjnych i etykietach produktów, oprócz formy prezentacji znaku towarowego, takiej jak pozycja, rozmiar, kolor, kombinacja z nazwą marki i logo.

Oprócz postanowień zawartych w powyższym przykładowym artykule, można również dodać zakazy mające na celu zapobieganie szkodzeniu wartości marki, takie jak:

Strona B nie może podejmować żadnych z poniższych działań, niezależnie od tego, czy są one podejmowane w obszarze licencji czy poza nim:
① Używanie lub rejestracja znaku towarowego lub innego oznaczenia, które jest podobne do znaku towarowego lub może być z nim mylone.
② Utrata zdolności do rozróżniania znaku towarowego lub szkodzenie jego reputacji.
③ Używanie znaku towarowego w sposób, który może wprowadzać w błąd co do jakości produktu licencyjnego

Jednak należy pamiętać, że nałożenie na licencjobiorcę obowiązku nieprodukowania i nie sprzedawania produktów konkurencyjnych może stanowić problem z punktu widzenia prawa antymonopolowego.

Certyfikacja jakości produktu licencyjnego

Artykuł ●●
1. Produkty licencyjne, na których Strona B może wyświetlać znak towarowy, muszą spełniać standardy jakości określone w Załączniku 2.
2. Strona B może używać znaku towarowego tylko na produktach licencyjnych, które Strona A uznała za zgodne ze standardami jakości.
3. W celu uzyskania certyfikacji Strony A, zgodnie z poprzednim punktem, Strona B dostarcza Stronie A próbkę produktu licencyjnego z załączonym znakiem towarowym, a Strona A powiadamia Stronę B na piśmie o akceptacji lub odrzuceniu certyfikacji w ciągu ●● dni od otrzymania próbki.

Kontrola jakości produktów z załączonym znakiem towarowym jest ważnym procesem, ponieważ jeśli jakość produktów nie spełnia pewnego standardu, reputacja marki może zostać uszkodzona.

Oprócz jakości, również “design”, “zakres cenowy”, “grupa docelowa” oraz “reklama i promocja” mogą negatywnie wpływać na oryginalną markę, dlatego warto rozważyć dodanie ich do “warunków certyfikacji”.

Klauzule niezbędne do uniknięcia ryzyka przez licencjodawcę

Brak gwarancji

Artykuł ●●
Strona A nie gwarantuje ważności praw do znaku towarowego związanego z licencjonowanym znakiem towarowym ani tego, że korzystanie z licencjonowanego znaku towarowego nie narusza praw osób trzecich.

Ta klauzula, podobnie jak w umowie o licencji na wykorzystanie patentu, wynika z faktu, że praktycznie niemożliwe jest sprawdzenie wszystkich podobnych zarejestrowanych znaków towarowych, a kwestię naruszenia praw można rozstrzygnąć tylko na drodze sądowej. Dlatego dla licencjodawcy takie gwarancje stanowią bardzo duże ryzyko.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naruszenia praw do znaku towarowego, zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem w połączeniu z tym artykułem.

https://monolith.law/corporate/penalty-for-trademark-infringement[ja]

Zwolnienie z odpowiedzialności

Artykuł ●●
Strona A nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z wadliwości licencjonowanego produktu lub związane z korzystaniem z licencjonowanego znaku towarowego.

Nawet jeśli strona marki przeprowadziła certyfikację jakości, wady licencjonowanego produktu są odpowiedzialnością licencjobiorcy. Ponadto, ze względu na możliwość, że strona marki może być pociągnięta do odpowiedzialności za “odpowiedzialność za produkt” poprzez wyświetlanie nazwy marki lub logo, uważa się, że ta klauzula jest niezbędna.

Podsumowanie

W tym artykule omówiliśmy kluczowe punkty, które strona marki musi znać w umowie licencyjnej dotyczącej znaku towarowego w licencji marki, która różni się od ogólnej umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego.

W rzeczywistym kontrakcie, oprócz powyższych, wymagane są klauzule takie jak “opłata za korzystanie ze znaku towarowego”, “rozwiązanie”, “obowiązek zachowania tajemnicy”, “środki po zakończeniu umowy”, “odszkodowanie”, “prawo właściwe”, “sąd właściwy”.

Zalecamy konsultację z prawnikiem o bogatym doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy, a nie samodzielne podejmowanie decyzji, ponieważ licencja na znak towarowy marki wymaga również wiedzy o biznesie marki.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o umowach licencyjnych nie tylko dla praw do znaków towarowych, ale także dla praw autorskich i patentów, zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem w połączeniu z tym artykułem.

https://monolith.law/corporate/license-contract-point[ja]

Informacje o środkach podjętych przez naszą kancelarię

Kancelaria prawna Monolis specjalizuje się w IT, a w szczególności w prawie internetowym. W ostatnich latach prawa własności intelektualnej, zwłaszcza prawa autorskie, zyskują na znaczeniu, a potrzeba kontroli prawnej stale rośnie. Nasza kancelaria oferuje rozwiązania związane z prawem własności intelektualnej. Szczegóły znajdują się w poniższym artykule.