Até que ponto é permitida a semelhança de marcas? Explicação dos critérios de semelhança e casos de infração de direitos de marca.

Se detetar que estão a ser vendidos produtos com um “logótipo” ou “nome” muito semelhantes aos da sua própria marca, como deve reagir? E, ao desenvolver um novo produto, se encontrar um produto de outra empresa com um nome parecido, qual deve ser a sua abordagem? Estas situações não se limitam a uma mera competição entre empresas, podendo constituir uma violação de “direitos de marca” com sérias implicações legais sob a lei japonesa.

Neste artigo, vamos explorar a “semelhança” que é crucial não só no momento do registo da marca, mas também no exercício dos direitos associados, utilizando casos judiciais e exemplos concretos para ilustrar a questão.

O que é o Direito de Marca no Japão

O direito de marca no Japão refere-se ao direito de proteger um “sinal distintivo” usado para diferenciar produtos ou serviços de outras empresas. Este sinal distintivo pode incluir letras, figuras, símbolos, cores, sons e até formas tridimensionais. Ao possuir o direito de marca, obtém-se o poder legal de impedir que terceiros utilizem a mesma marca ou uma marca semelhante sem autorização.

O direito de marca possui as seguintes características:

Ser um direito de exclusividade

O titular do direito de marca tem o direito de usar a marca registada de forma exclusiva. Ao mesmo tempo, possui o direito de excluir o uso não autorizado por terceiros, evitando assim que concorrentes causem confusão no mercado ao usar marcas semelhantes.

Contribui para a proteção do valor da marca

A marca é um símbolo da imagem de uma empresa ou produto. Ao deter o direito de marca, reduz-se o risco de o valor da marca ser prejudicado por imitações ou uso indevido.

Por exemplo, quando o logotipo ou marca de uma marca famosa é protegido como marca registada, os consumidores conseguem distinguir mais facilmente entre produtos autênticos e falsificações.

O significado do direito de marca

O direito de marca não só protege os interesses das empresas, mas também serve como um meio para que os consumidores façam escolhas de compra informadas. A capacidade dos consumidores de identificar com confiança a qualidade e a origem dos produtos ao ver uma marca é possível graças a este direito.

Além disso, o direito de marca pode ser adquirido não apenas a nível nacional, mas também internacionalmente, protegendo a expansão dos negócios no mercado global. Nos últimos anos, a violação de direitos de marca além das fronteiras nacionais tem sido uma preocupação crescente, e a proteção adequada dos direitos de marca tornou-se essencial.

O direito de marca é estabelecido apenas após o registo no Escritório de Patentes. Para reivindicar direitos de marca no estrangeiro, é necessário registar a marca nos países onde se pretende alegar a violação. Marcas não registadas não recebem proteção legal, tornando o registo de marca uma necessidade essencial para empresas com estratégias de marca.

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O que é a Semelhança de Marcas Comerciais?

A semelhança de marcas comerciais refere-se à questão de se as marcas são “semelhantes” ou não.

Um caso exemplar em que o Supremo Tribunal Japonês forneceu um julgamento sobre a semelhança de marcas comerciais é o caso da marca Iceberg (Supremo Tribunal, Showa 39 (1964), nº 110, 27 de fevereiro de Showa 43 (1968), Volume 22, Número 2, página 399).

Quanto à semelhança de marcas comerciais, o julgamento foi expresso da seguinte forma:

A decisão sobre a semelhança de marcas comerciais deve ser feita de forma abrangente, considerando a impressão, memória e associação que a aparência, o conceito e a pronúncia da marca transmitem aos comerciantes, e deve ser baseada na realidade das transações comerciais do produto em questão.

Portanto, a semelhança de marcas comerciais não deve ser avaliada com base em um único elemento, mas sim de forma abrangente, levando em conta o ambiente de transação específico e a perspectiva do consumidor.

A seguir, vamos explicar os elementos específicos que são considerados na avaliação.

Elementos Básicos para a Avaliação da Similaridade de Marcas Comerciais no Japão

A avaliação da similaridade de marcas comerciais baseia-se na possibilidade de a marca causar erro ou confusão em relação à origem dos produtos ou serviços. Na realização dessa avaliação, três elementos-chave são considerados:

Semelhança Visual

Semelhança visual refere-se à situação em que a forma exterior de uma marca é semelhante, ou seja, visualmente confundível. A avaliação da semelhança ou diferença visual baseia-se, fundamentalmente, na forma total da marca.

Contudo, por vezes, a semelhança visual é determinada pela extração e comparação das partes essenciais e significativas que compõem a marca.

A maioria das marcas consideradas visualmente semelhantes são compostas por elementos gráficos, mas ocasionalmente, marcas compostas por texto também podem ser julgadas como visualmente semelhantes.

Concretamente, avalia-se o quanto a aparência das marcas é parecida. Comparam-se elementos como o design do logótipo, a forma das letras, e a combinação de cores.

Semelhança Fonética em Marcas Comerciais no Japão

A semelhança fonética em marcas comerciais refere-se à confusão auditiva que pode surgir a partir dos caracteres, figuras ou símbolos que compõem uma marca comercial. A avaliação da semelhança ou diferença fonética baseia-se na pronúncia geral da marca como um todo, embora em alguns casos, a decisão possa ser baseada na pronúncia de uma parte significativa da marca.

Na maioria das vezes, a semelhança fonética é identificada em marcas compostas por texto, mas também pode ocorrer em marcas figurativas, onde a pronúncia da figura é considerada semelhante.

O ponto crucial é o grau de semelhança na pronúncia quando a marca é falada.

Semelhança Conceptual

Semelhança conceptual refere-se à confusão que pode surgir a partir do significado ou conteúdo de caracteres, figuras ou símbolos que compõem uma marca comercial. Em princípio, considera-se que há semelhança conceptual quando o conteúdo do significado é idêntico.

O ponto crucial aqui é até que ponto o significado ou a imagem evocada pela marca comercial é comum. Por exemplo, expressões como “céu azul” e “blue sky”, que representam o mesmo conceito em diferentes idiomas, podem ser consideradas semelhantes em conceito.

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Pontos Concretos na Avaliação de Similaridade

A avaliação de similaridade é baseada nos consumidores, ou seja, nos compradores de produtos ou utilizadores de serviços, para determinar se algo é “semelhante”. Portanto, além dos três elementos mencionados anteriormente, os seguintes aspetos devem ser considerados.

Categoria dos Produtos

Quando as marcas são usadas em produtos ou serviços que são idênticos ou semelhantes, a similaridade é mais facilmente reconhecida. Por exemplo, se marcas semelhantes são usadas dentro da mesma categoria de alimentos, é mais provável que os consumidores se confundam, resultando frequentemente no reconhecimento de infração.

Realidade das Transações

O contexto em que a marca é usada e a realidade das transações são levados em conta. A decisão de compra do consumidor pode depender especialmente do nome do produto ou da marca, e a rigorosidade dos critérios de avaliação de similaridade pode variar conforme o tipo de transação.

Critérios de Avaliação do Instituto de Patentes do Japão

No Instituto de Patentes do Japão, os critérios para avaliar a semelhança de direitos de marca registrada são estabelecidos com base no Artigo 4, Parágrafo 1, Item 11 da Lei de Marcas Registradas do Japão, da seguinte forma:

• Se qualquer um dos elementos – aparência, pronúncia ou conceito – for semelhante, a marca pode ser considerada semelhante.
• Contudo, se algum dos três elementos for significativamente diferente, ou se for determinado que não há risco de confusão com base nas práticas comerciais reais, a marca pode ser considerada não semelhante.

Além disso, o Instituto de Patentes do Japão também leva em consideração a semelhança com marcas não registradas, com base no Artigo 4, Parágrafo 1, Item 10 da Lei de Marcas Registradas do Japão.

“Se uma marca não registrada, que é amplamente reconhecida pelos consumidores, for semelhante a outra, mesmo que a aparência e a pronúncia sejam diferentes, mas houver uma conexão conceitual, ela pode ser considerada semelhante.”

Na prática de avaliação, marcas que são semelhantes na pronúncia são frequentemente consideradas semelhantes, mas se houver diferenças significativas na aparência ou no conceito, elas também podem ser consideradas não semelhantes.

Referência: Critérios de Avaliação de Marcas Registradas do Instituto de Patentes do Japão[ja]

Casos de reconhecimento de semelhança de marcas comerciais sob a lei japonesa

Até agora, explicámos os elementos usados para determinar a semelhança entre marcas comerciais. Mas em que situações é que a semelhança é efetivamente reconhecida? A seguir, apresentaremos alguns casos judiciais em que a semelhança foi admitida.

Caso 1: Caso em que os nomes dos produtos foram considerados semelhantes

No caso da bebida “Koushu” (decisão do Tribunal de Propriedade Intelectual do Japão de 14 de abril de 2009 (ano Heisei 21), caso nº 10150 de 2008 (ano Heisei 20)), a questão era se a marca comercial do demandante “皇寿” e a marca usada pelo réu “黄寿” eram semelhantes em termos de pronúncia ou conceito. Ambas as marcas, apesar de terem diferentes caracteres kanji, tinham pronúncias muito semelhantes e eram vendidas como bebidas saudáveis.

O Tribunal de Propriedade Intelectual decidiu que havia uma alta probabilidade de os consumidores confundirem a pronúncia e o significado das marcas comerciais no momento da compra. Especificamente, “皇寿” e “黄寿” são ambas lidas como “koushu” e ambas evocam conceitos de “saúde” e “longevidade”, levando ao reconhecimento da semelhança tanto na pronúncia quanto no conceito.

Caso 2: Caso em que os nomes das marcas foram considerados semelhantes

No caso “Laurel” (decisão do Tribunal Superior de Tóquio de 4 de setembro de 1974 (ano Showa 49), caso nº 51 de 1973 (ano Showa 48)), a questão era se a marca comercial “Laurel” usada pelo demandante e a marca “Lorrel” usada pelo réu causariam confusão entre os consumidores. Neste caso, a semelhança de conceito foi particularmente contestada.

O Tribunal Superior de Tóquio apontou que tanto “Laurel” quanto “Lorrel” evocam a imagem de uma “árvore de louro”. Além disso, foi decidido que havia semelhança tanto na aparência quanto na pronúncia, resultando no reconhecimento da semelhança das marcas comerciais.

Caso 3: Caso em que os logótipos dos produtos foram considerados semelhantes

No caso do polidor de automóveis “SurLuster” (decisão do Tribunal Superior de Tóquio de 7 de março de 2000 (ano Heisei 12), caso nº 210 de 1998 (ano Heisei 10)), a questão era se a marca registrada em forma de figura usada na embalagem do polidor de automóveis do demandante e a marca visualmente semelhante usada pelo réu eram semelhantes. Neste caso, a forma como os consumidores visualmente selecionam os produtos foi um fator importante na decisão.

O tribunal observou que as marcas tinham uma aparência muito semelhante e que os elementos visuais tinham um grande impacto na escolha do consumidor, resultando em uma alta probabilidade de confusão sobre a origem dos produtos. Portanto, foi reconhecida a semelhança visual.

Caso 4: Caso em que foi considerada semelhança conceitual, mesmo com a troca de letras

No caso “Fugu no Ko” (decisão de cancelamento de decisão do Escritório de Patentes de 12 de junho de 1986 (ano Showa 61), caso nº 7 de 1985 (ano Showa 60)), a questão era se as marcas comerciais “ふぐの子” e “子ふぐ” eram semelhantes em termos de conceito ou pronúncia. Neste caso, a questão girava em torno da percepção de produtos regionais e da imagem incorporada nas marcas comerciais.

O tribunal decidiu que, embora as marcas tivessem diferentes sequências de caracteres e, portanto, uma aparência ligeiramente diferente, ambas evocavam produtos relacionados ao “fugu” (baiacu), compartilhando um conceito comum, e a pronúncia também era muito semelhante. Assim, foi reconhecida a semelhança tanto no conceito quanto na pronúncia.

Exemplos Concretos de Quando Marcas São Consideradas Semelhantes Sob a Lei Japonesa

Até agora, apresentámos os critérios e elementos baseados em jurisprudência que determinam quando marcas são consideradas semelhantes. A seguir, vamos introduzir situações específicas em que é provável que as marcas sejam julgadas semelhantes.

No Caso de Formas Abreviadas

• Exemplo: Quando se compara “モノリス” (Monorisu) e “Mリス” (M Risu).
• Avaliação: Devido à semelhança na pronúncia e no conceito, é provável que se reconheça uma semelhança conceitual.

Diferenças Entre Katakana e Alfabeto

• Exemplo: Se a marca “モノリス” (Monorisu) em katakana foi registrada e a outra parte usou “Monolith”.
• Avaliação: É frequente reconhecer-se semelhança na pronúncia e no conceito.

Diferenças Entre Texto e Logótipo

• Exemplo: Se a marca “モノリス” (Monorisu) foi registrada em texto e a outra parte usou um logótipo com o design “モノリス”.
• Avaliação: Existe a possibilidade de se estabelecer uma semelhança visual.

Quando Apenas Um Caráter é Diferente

• Exemplo: Se a marca “モノリス” (Monorisu) foi registrada e a outra parte usou “ホノリス” (Honorisu) ou “モノリズ” (Monorizu).
• Avaliação: Mesmo que a pronúncia não seja exatamente a mesma, se houver apenas uma diferença de um som, especialmente se for um som que pode ser facilmente ignorado, como o último som ou um som no meio de uma palavra mais longa, é possível que se reconheça uma semelhança na pronúncia.

Quando Palavras Sem Significado Estão Incluídas

• Exemplo: Se a marca “モノリス” (Monorisu) foi registrada e a outra parte usou “モノリスA” ou “モノリス artigo jurídico”.
• Avaliação: Mesmo que a marca como um todo seja diferente, se a “parte diferente” não tiver distintividade (características), essa parte pode ser ignorada na avaliação da semelhança. A presença ou ausência de distintividade é determinada pela relação entre a marca e os produtos/serviços em que é usada (produtos/serviços especificados). Portanto, nos exemplos acima, como “artigo jurídico” e “A” não possuem distintividade, a comparação efetiva é entre as marcas “モノリス” e “モノリス”, e é provável que se reconheça uma semelhança.

Os exemplos acima são apenas ilustrativos, mas como o senso comum e a avaliação da semelhança de direitos de marca podem diferir, é necessário ter cuidado para não assumir levianamente que “se for apenas esta diferença, não haverá semelhança”, pois isso pode levar a uma infração de direitos de marca.

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Medidas que as Empresas Devem Tomar para Evitar Disputas

Quando surge a suspeita de infração de marca registrada ou existem preocupações legais relacionadas a uma marca, espera-se que as empresas no Japão tomem rapidamente as seguintes medidas:

1. Consultar um especialista: Procurar aconselhamento de um advogado especializado em propriedade intelectual.
2. Coleta de provas: Documentar o uso da marca que está sob suspeita de infração.
3. Registro e monitorização prévios: Registrar a marca o mais cedo possível e monitorizar continuamente o mercado para detetar problemas precocemente.

Além disso, quando há suspeitas de semelhança com marcas de empresas concorrentes, é importante iniciar negociações precocemente para evitar a prolongação de litígios.

Conclusão: Consulte um Advogado em Caso de Infração de Direitos de Marca Registada no Japão

Os critérios de julgamento para a similaridade de marcas registadas no Japão centram-se em três elementos principais: aparência, pronúncia e conceito. Dependem também da realidade das transações dos produtos e da impressão que os consumidores recebem. É crucial que as empresas considerem precedentes judiciais e os padrões do Escritório de Patentes Japonês para agir de forma adequada. Use este artigo como referência para considerar o registo de marcas e medidas contra o risco de infração de direitos de marca registada.

Os direitos de marca registada podem ser uma poderosa ferramenta para as empresas, mas a sua infração pode representar um grande risco. Se houver a possibilidade de a sua empresa estar a infringir ou ser vítima de infração por parte de outra empresa, procure aconselhamento de um advogado experiente no Japão o mais rápido possível.

Apresentação das Medidas da Nossa Firma

A Monolith Law Office é uma firma de advocacia especializada em TI, com particular ênfase na Internet e no direito. Nos últimos anos, os direitos de propriedade intelectual, como os direitos de design e marcas registradas, têm ganhado cada vez mais atenção. A nossa firma oferece soluções relacionadas com a propriedade intelectual. Os detalhes estão descritos nos artigos abaixo.

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