Decisão Intermediária no Caso 'Mario Kart' e Infringimento de Direitos de Propriedade Intelectual

A Nintendo, empresa de jogos populares, alegou que o uso de imagens de karts a correr em vias públicas, vestidos com trajes de personagens populares como o ‘Mario’, para fins publicitários, constitui uma prática de concorrência desleal. A empresa processou a companhia de aluguer de karts ‘Maricar’ (agora conhecida como MARI Mobility Development), exigindo uma injunção contra o uso e uma indemnização por danos no valor de 50 milhões de ienes. A decisão intermédia do recurso foi proferida a 30 de maio de 2019 (Ano 1 da Era Reiwa) no Tribunal Superior de Propriedade Intelectual (Tribunal Superior de Propriedade Intelectual Japonês). O tribunal decidiu que “tanto os emblemas como os trajes são semelhantes”, infringindo os lucros comerciais, e reconheceu a responsabilidade da MARI por danos. Além disso, foi determinado que o diretor representativo também é responsável solidariamente pela indemnização por danos, devido à existência de má fé ou negligência grave.

A decisão intermédia foi proferida neste dia, e o montante da indemnização por danos será julgado no futuro. No entanto, gostaríamos de considerar o que esta decisão intermédia significa.

1. Qual foi a decisão do primeiro julgamento?

A MARI Mobility Development usou sem permissão o apelido “MariCar”, derivado do popular jogo da Nintendo “Mario Kart”, no nome da empresa e do serviço. Além disso, emprestou trajes de personagens populares como Mario, Luigi e Yoshi aos turistas estrangeiros que usavam os karts e usou imagens dos karts para fins comerciais e publicitários.

Em resposta a isso, a Nintendo processou a MARI Mobility Development por concorrência desleal e violação de direitos autorais. No entanto, o Tribunal Distrital de Tóquio, na sua decisão de 27 de setembro de 2018 (ano 30 da era Heisei), aceitou quase todos os argumentos da Nintendo e ordenou uma indenização de 10 milhões de ienes. Por outro lado, decidiu que o uso de “MariCar” e similares, considerando turistas estrangeiros que não entendem japonês, não constituía um ato de concorrência desleal.

Posteriormente, tanto a Nintendo como a MARI Mobility Development recorreram, e o caso foi julgado no Tribunal Superior de Propriedade Intelectual.

O que é uma decisão intermédia

Está a atrair atenção se avançaremos para uma decisão final ou se haverá um acordo, mas o que é exatamente uma “decisão intermédia”?

Quando um julgamento é realizado em tribunal, a decisão que conclui esse julgamento é chamada de “decisão final” (Artigo 243 da Lei de Processo Civil Japonesa). A “decisão” que é normalmente usada refere-se a isto, mas uma “decisão intermédia” é uma decisão que é dada durante o julgamento sobre questões em disputa entre as partes (Artigo 245 da Lei de Processo Civil Japonesa). A decisão intermédia tem o objetivo de organizar o julgamento e preparar para a decisão final.

Se uma decisão intermédia será emitida ou não é deixada ao critério do tribunal, mas não há muitos exemplos de decisões intermédias sendo emitidas. Em litígios de propriedade intelectual (litígios de PI), houve vários casos em que uma decisão intermédia foi emitida quando o Tribunal Superior de PI reverteu a decisão do Tribunal Distrital e reconheceu a violação de patentes.

Por exemplo, no caso “Kirimochi” (Decisão intermédia do Tribunal Superior de PI, 7 de setembro de 2011), o apelante, que detinha os direitos de patente de uma patente cujo nome da invenção era “mochi”, alegou que a fabricação, venda e exportação do produto do réu (kirimochi) pelo réu (réu no primeiro julgamento) constituía uma violação dos direitos de patente, e pediu ao réu para parar a fabricação, transferência, etc. do produto do réu, para destruir o produto do réu, etc., e para pagar 1,485 bilhões de ienes como compensação por danos. A decisão original rejeitou todos os pedidos. Neste caso, o apelante apelou, e houve um caso em que, como uma decisão intermédia, o produto do réu cumpria todos os requisitos da invenção em questão, pertencia ao âmbito técnico da invenção em questão, e a patente em questão não deveria ser invalidada pela revisão de invalidade de patente.

Nesta decisão intermédia, um julgamento mais amplo do que o do Tribunal Distrital de Tóquio no primeiro julgamento foi mostrado para aceitar a alegação da Nintendo. Em outras palavras, o Tribunal Superior de PI aceitou a alegação da Nintendo, mesmo sobre as partes com as quais a Nintendo estava insatisfeita com a decisão do Tribunal Distrital, e fez um julgamento que era diferente da decisão do Tribunal Distrital nesse limite. Provavelmente havia a intenção de esclarecer a opinião do tribunal antes de entrar na discussão sobre o montante dos danos, uma vez que este é um caso de alto interesse público.

Além disso, este caso teve muitos pontos de discussão, e o conflito entre as partes em torno de cada ponto de discussão foi intenso, por isso acredita-se que o efeito de organizar o julgamento através da decisão intermédia foi grande.

Questões do Julgamento Intermediário

No julgamento intermediário desta vez, as questões foram organizadas em 15 pontos. Desses, os principais pontos de insatisfação da Nintendo com a decisão de primeira instância foram os seguintes três:

Âmbito do pedido de cessação e cancelamento do uso da marca

Na decisão do tribunal de primeira instância, foi considerado que a exibição de “Maricar” não era amplamente conhecida ou notória entre aqueles que não entendem japonês, e não foi permitido o pedido de cessação e cancelamento do uso da marca “MariCar” em sites e folhetos escritos apenas em línguas estrangeiras.

No entanto, no julgamento intermediário desta vez, foi reconhecido que a exibição de “MARIO KART”, a representação em inglês de “Mario Kart”, é notória tanto no Japão como no exterior, e que as ações da MARI Mobility Development, que usam marcas semelhantes a “MariCar”, são consideradas práticas de concorrência desleal, mesmo quando usadas em sites escritos apenas em línguas estrangeiras. Com base nisso, espera-se que, quando o Tribunal Superior de Propriedade Intelectual emitir a decisão final, o pedido de cessação e cancelamento do uso destas marcas em sites escritos apenas em línguas estrangeiras também seja aceito.

A decisão do tribunal de primeira instância e o julgamento intermediário diferiram no julgamento sobre o uso da marca, e a razão para isso reside na diferença nas disposições da Lei de Prevenção da Concorrência Desleal que foram aplicadas.

Na decisão do tribunal de primeira instância, a exibição de “Maricar” foi considerada como referindo-se à popular série de jogos da Nintendo “Mario Kart”, que é amplamente conhecida entre aqueles no Japão que estão interessados em jogos, e foi considerada uma violação do Artigo 2, Parágrafo 1, Item 1 (Atos de Causar Confusão) da Lei de Prevenção da Concorrência Desleal, pois há o risco de confusão com os negócios relacionados à Nintendo. No entanto, isso não foi reconhecido para sites e outros escritos apenas em línguas estrangeiras.

Em contraste, no julgamento intermediário desta vez, a exibição de “Mario Kart” foi considerada notória no Japão, e a exibição de “MARIO KART” foi considerada notória tanto no Japão como no exterior, e foi considerada uma violação do Artigo 2, Parágrafo 1, Item 2 (Atos de Uso Indevido de Indicações Notórias) da Lei de Prevenção da Concorrência Desleal. “Notório” significa que é mais conhecido do que “amplamente conhecido”.

Artigo 2 Nesta lei, “concorrência desleal” refere-se ao seguinte:
Item 1, Parágrafo 1: O ato de usar uma indicação de mercadoria, etc. (refere-se a um nome, nome comercial, marca registrada, emblema, recipiente de mercadoria ou embalagem, ou qualquer outra coisa que indique uma mercadoria ou negócio de outra pessoa. O mesmo se aplica abaixo.) que é amplamente reconhecida entre os consumidores como sendo idêntica ou semelhante à de outra pessoa, ou de transferir, entregar, exibir para transferência ou entrega, exportar, importar, ou fornecer através de uma linha de comunicação eletrônica, uma mercadoria que usa tal indicação de mercadoria, etc., causando confusão com a mercadoria ou negócio de outra pessoa.
Item 2, Parágrafo 1: O ato de usar uma indicação de mercadoria, etc. que é idêntica ou semelhante à de outra pessoa, que é notória, como a indicação de sua própria mercadoria, etc., ou de transferir, entregar, exibir para transferência ou entrega, exportar, importar, ou fornecer através de uma linha de comunicação eletrônica, uma mercadoria que usa tal indicação de mercadoria, etc.

Qual é o significado de ser considerado uma violação do Item 2, Parágrafo 1, Artigo 2 da Lei de Prevenção da Concorrência Desleal, em vez do Item 1?

Quando uma indicação notória é usada indevidamente por outra pessoa sem permissão, mesmo que não cause confusão, o infrator pode “pegar carona” (free ride) no poder de atração de clientes da indicação notória sem fazer qualquer esforço de negócios, enquanto a ligação entre a indicação notória, que alcançou alta credibilidade, reputação e reputação através de muitos anos de esforço de negócios, e a pessoa que originalmente a usou é diluída (diluição, diluição).

O Artigo 2, Parágrafo 1, Item 2 da Lei de Prevenção da Concorrência Desleal é uma disposição para proteger as indicações notórias de tais free rides e diluições, e não é necessário o risco de confusão.

A MARI Mobility Development argumentou que não há espaço para confusão, pois está fazendo uma indicação de negação, como “Nintendo não está envolvida” no corpo do kart, mas o Tribunal Superior de Propriedade Intelectual afirmou que, como o risco de confusão não é necessário no Artigo 2, Parágrafo 1, Item 2 da Lei de Prevenção da Concorrência Desleal, o fato de a MARI Mobility Development estar fazendo uma indicação de negação não nega a violação da Lei de Prevenção da Concorrência Desleal pela empresa.

Âmbito do pedido de cessação do uso e cancelamento do registo do nome de domínio

Na decisão do tribunal de primeira instância, foi considerado que a exibição de “Maricar” não era amplamente conhecida entre aqueles que não entendem japonês, e que o uso de um nome de domínio contendo “maricar” em sites escritos apenas em línguas estrangeiras não infringia os interesses comerciais da Nintendo, e a cessação não foi permitida.

No entanto, no julgamento intermediário desta vez, foi considerado que “maricar” é semelhante à notória exibição de “MARIO KART” tanto no Japão como no exterior, e

A empresa ré de primeira instância é reconhecida por ter usado os nomes de domínio em questão, que são semelhantes à exibição de caracteres do autor e à exibição de “MARIO KART”, com o objetivo de obter benefícios injustos, portanto, tal ato é considerado uma prática de concorrência desleal conforme definido no Artigo 2, Parágrafo 1, Item 13 da Lei de Prevenção da Concorrência Desleal, e prejudica os interesses comerciais do autor de primeira instância.
Tribunal Superior de Propriedade Intelectual, 30 de maio de 2019, Julgamento Intermediário

Reconheceu-se que a empresa estava usando os vários nomes de domínio (maricar.jp, maricar.co.jp, fuji-maricar.jp, maricar.com) que são semelhantes a “MARIO KART” e “Maricar” com o objetivo de obter benefícios injustos. Com base nisso, espera-se que, quando o Tribunal Superior de Propriedade Intelectual emitir a decisão final, o pedido de cessação do uso em sites escritos apenas em línguas estrangeiras e o pedido de cancelamento do registo dos nomes de domínio usados para isso também seja aceito.

Pedido de Indenização contra o Diretor Representante da MARI Mobility Development

A Lei das Sociedades Anônimas estipula que, quando um diretor de uma empresa age com má fé ou negligência grave no desempenho de suas funções, ele é responsável por danos a terceiros (Artigo 429, Parágrafo 1). Com base nesta disposição, a Nintendo também estava buscando a responsabilidade de indenização do diretor representante individual da MARI Mobility Development.

Quanto a este ponto, na decisão do tribunal de primeira instância, foi considerado que o diretor representante da empresa não estava ciente de que estava envolvido em concorrência desleal ou violação de direitos autorais, e o pedido de indenização contra o diretor representante individual foi rejeitado.

No entanto, no julgamento intermediário desta vez, foi considerado que o diretor tem o dever de garantir que a empresa não se envolva em práticas de concorrência desleal, e que o diretor representante da empresa agiu com má fé ou, pelo menos, negligência grave em violação deste dever, e o pedido de indenização contra o diretor representante individual também foi aceito.

É difícil eliminar completamente o elemento de free ride dos negócios, mas se for considerado um free ride muito malicioso, como no julgamento intermediário desta vez, há uma possibilidade de que o diretor individual também seja responsabilizado.

Perspectivas Futuras

No futuro, o julgamento final será realizado com base no conteúdo do julgamento intermédio, incluindo a quantia de indemnização por danos.

Quantia de Indemnização por Danos

Quanto à quantia de indemnização, a Nintendo aumentou o valor pedido de 10 milhões de ienes para 50 milhões de ienes no recurso. Os 10 milhões de ienes que a Nintendo originalmente pediu no primeiro julgamento também foram um “pedido parcial”, e não era o valor total dos danos que a Nintendo alegava.

A Nintendo alegou no primeiro julgamento que os danos eram de 74,9 milhões de ienes, dos quais pediu 10 milhões de ienes. No entanto, no recurso, considerando a continuação dos negócios da MARI Mobility Development, a Nintendo alegou que os danos eram de 116,6 milhões de ienes e pediu 50 milhões de ienes.

O Tribunal Distrital de Tóquio reconheceu que os danos da Nintendo eram ligeiramente superiores ao valor pedido no primeiro julgamento, 10,264,609 ienes. No futuro, se um acordo não for alcançado no recurso e o Tribunal Superior de Propriedade Intelectual fizer o julgamento final, será interessante ver qual será o valor da indemnização.

Impacto do Julgamento Intermédio

No Japão, onde abreviações são rapidamente atribuídas a tudo e essas abreviações se tornam mais difundidas do que os nomes dos produtos, é um problema difícil em termos de custos para a gestão de marcas das empresas determinar até que ponto devem obter marcas registadas para defesa, como no caso de “MariCar”.

Mesmo que uma marca registada não seja obtida, a Lei Japonesa de Prevenção da Concorrência Desleal protege as indicações bem conhecidas ou notórias. No entanto, o fato de que a proteção sob a Lei Japonesa de Prevenção da Concorrência Desleal foi reconhecida numa gama ainda mais ampla no julgamento intermédio do que no julgamento do tribunal distrital é considerado um desenvolvimento positivo para a gestão de marcas das empresas no futuro.

Resumo

Este veredicto serve como referência, pois apresenta uma decisão baseada na Lei Japonesa de Prevenção da Concorrência Desleal, em relação a negócios que utilizam abreviações de nomes de produtos de terceiros (outras empresas) ou trajes de personagens que aparecem nos produtos.

Por outro lado, este veredicto não apresentou uma decisão substancial sobre as reivindicações baseadas em direitos autorais, devido à necessidade de interrupção e à fusão seletiva, resultando em não abordar a questão dos direitos autorais e do cosplay.