O que é a violação dos direitos de marca registada? Explicação do quadro de decisão de ilegalidade

Se obtiver direitos de marca registrada para os seus produtos ou materiais, poderá prevenir o chamado “plágio”.

No entanto, os direitos de marca registrada não são, por exemplo, o direito de dizer “Não use ‘Disney'”. O que é proibido pelos direitos de marca registrada é estritamente o “uso de marca”. Por exemplo, no caso da Disney, se um terceiro criar uma instalação chamada “Disneyland”, mesmo que na realidade não tenha nada a ver com a Disney, parecerá ser uma instalação oficial da Disney. Os direitos de marca registrada são o direito de proibir tal uso (como mencionado posteriormente, chamado de “uso de marca”).

Até que ponto os detentores de direitos de marca registrada podem proibir o “uso de marca” em sites de comércio eletrónico ou sites corporativos na Internet? Vamos explicar com base em exemplos passados.

O que é o uso de marca proibido pelos direitos de marca registrada

Embora haja uma limitação nos produtos designados, etc., o titular da marca registrada tem permissão para usar a marca registrada exclusivamente. E, em princípio, se um terceiro usar a mesma ou uma marca semelhante nos produtos designados, etc., sem permissão, será considerado uma violação dos direitos de marca registrada.

No entanto, na revisão da Lei de Marcas Registradas de 2014 (ano 26 da era Heisei), o Artigo 26, Parágrafo 1, Item 6 foi estabelecido como abaixo, e foi esclarecido que não será considerado uma violação dos direitos de marca registrada nos casos que não se enquadram no “uso de marca”.

Artigo 26 – O efeito dos direitos de marca registrada não se estende às marcas listadas abaixo (incluindo aquelas que fazem parte de outras marcas).
⑥ Além dos itens listados acima, marcas que não são usadas de uma maneira que os consumidores possam reconhecer que são produtos ou serviços relacionados ao trabalho de várias pessoas

(Lei de Marcas Registradas, Artigo 26, Parágrafo 1, Item 6)

Então, o que exatamente este “uso de marca” significa?

Como mencionado anteriormente, uma marca é usada para distinguir seus próprios produtos/serviços, etc. de outros produtos/serviços, etc. (função de identificação de produtos) e para indicar a origem dos produtos, etc. (função de indicação de origem).

E o uso nesta forma que possui a função de identificação de produtos e a função de indicação de origem é considerado “uso de marca”.

Por exemplo, quando um consumidor vê a string “ABC” em um produto, se ele pode lembrar de qual empresa é o produto, pode-se dizer que possui a função de identificação de produtos e a função de indicação de origem, e a ação de anexar a string “ABC” ao produto é considerada um “uso de marca”.

Por outro lado, nos casos de uso que não cumprem a função de identificação de produtos e a função de indicação de origem, não é considerado “uso de marca”, e pode haver casos em que o efeito da marca registrada não se aplica.

As penalidades por violação dos direitos de marca registrada estão descritas em detalhes abaixo.

https://monolith.law/corporate/penalty-for-trademark-infringement[ja]

Exemplos de processos de violação de direitos de marca registada

O título de um livro ou artigo pode violar os direitos de marca registada? (Caso “Banana da Manhã”)

Este é um caso em que o autor, que detém os direitos de marca registada para o termo “Banana da Manhã” em “revistas, livros, mooks”, etc., processou o réu por violação de direitos de marca registada por vender um livro com o título “40 Dicas para ter sucesso na dieta da Banana da Manhã”. O tribunal decidiu que a frase “Banana da Manhã” usada pelo réu é apenas um título e não indica a origem ou identificação do produto, negando assim a violação dos direitos de marca registada.

A exibição da marca do réu na capa ou na capa do livro do réu é apenas uma parte do título que indica o conteúdo do livro, e não pode ser considerada como sendo usada de uma forma que tenha a função de identificar produtos ou indicar a sua origem. Portanto, não pode ser considerada uma violação dos direitos de marca registada neste caso.

(Decisão do Tribunal Distrital de Tóquio, 12 de Novembro de 2009 (Ano 21 da era Heisei))

Assim, no caso dos títulos dos livros, mesmo que contenham a mesma sequência de caracteres que a sua marca registada, se eles indicarem o conteúdo do livro e não a origem do livro como produto, pode ser considerado que “o seu uso não é como uma marca registada”.

No entanto, se houver circunstâncias como o título de uma publicação periódica como uma revista ou jornal, ou o título de uma série de obras que são produzidas e vendidas repetidamente sob o mesmo título, pode ser considerado que constitui uma violação dos direitos de marca registada.

Um produto que se aproveita de um produto famoso viola os direitos de marca registada? (Caso Beretta)

Este é um caso em que a famosa fabricante de armas italiana “Beretta” tinha um contrato de licença com a fabricante de armas de modelo “Western Arms”, e processou outra fabricante de armas de modelo que produzia e vendia modelos de “Beretta”, alegando que violava o Artigo 2, Parágrafo 1, Item 1 da Lei de Prevenção da Concorrência Desleal (Acto de Confusão de Indicação Conhecida), e pediu uma injunção e indemnização por danos.

Neste caso, com base nos factos reconhecidos, os produtos do réu são armas de modelo que reproduzem fielmente a aparência da M92F, uma arma real que não é distribuída no mercado no nosso país e cuja posse é geralmente proibida. Estas armas de modelo não têm a capacidade de matar, que é a função essencial das armas reais, e são negociadas num mercado separado das armas reais, como imitações claramente distintas das armas reais. Os compradores e utilizadores destas armas de modelo identificam cada produto a partir de indicações que mostram o fabricante do modelo de arma em questão, que estão anexadas ao corpo e à embalagem do produto, avaliam o desempenho e a qualidade do produto como uma arma de modelo, e depois escolhem e compram o produto. Portanto, mesmo que o produto do réu tenha a mesma forma de produto que o produto do autor, a forma do produto do réu não é usada de uma forma que tenha a função de indicar a origem ou de distinguir entre produtos.

(Decisão do Tribunal Distrital de Tóquio, 29 de Junho de 2000 (Ano 12 da era Heisei))

O tribunal decidiu que, mesmo que a arma de modelo que está a ser produzida e vendida reproduza fielmente a forma do produto real, a forma do produto como uma arma de modelo não é usada de uma forma que tenha a função de indicar a origem ou de distinguir entre produtos.

Neste caso, a Beretta não produzia nem vendia armas de modelo, e havia uma diferença clara na função essencial de matar entre as armas reais da Beretta e as armas de modelo de outras empresas, e foi considerado que não havia espaço para os consumidores em geral se confundirem sobre a identidade dos produtos. Portanto, se, por exemplo, a Beretta estivesse a produzir e a vender armas de modelo e tivesse licenciado a Western Arms para usar o seu design e marca registada, é possível que o produto da Western Arms pudesse ser reconhecido como tendo a função de identificar o produto, e que a imitação de outra pessoa pudesse ser considerada uma violação dos direitos de marca registada.

Um slogan pode violar os direitos de marca registada? (Caso “Always Coca-Cola”)

Este é um caso em que a Coca-Cola Company, para promover as vendas, exibiu o slogan “Always Coca-Cola” nas latas e vendeu a bebida de cola, e o autor, que tinha registado “Always” como marca registada para bebidas refrescantes, incluindo cola, na antiga Classe 29, pediu a proibição do uso de “Always” e indemnização por danos, alegando que isso constituía uma violação dos direitos de marca registada.

A palavra “Always”, que significa “sempre, a qualquer momento”, pode ser entendida como uma expressão que tem o efeito de aumentar o poder de compra do produto, fazendo com que o consumidor queira beber Coca-Cola a qualquer momento, e é reconhecida como parte de um slogan de campanha para promover as vendas, por isso não pode ser considerada como sendo usada de uma forma que tenha a função de identificar produtos ou indicar a sua origem. Portanto, não pode ser considerada como sendo usada como uma marca registada. Portanto, não constitui uma violação dos direitos de marca registada.

(Decisão do Tribunal Distrital de Tóquio, 22 de Julho de 1998 (Ano 10 da era Heisei))

O tribunal decidiu que a sequência de caracteres “Always” exibida no canto superior esquerdo do logótipo “Coca-Cola” na lata é reconhecida como parte de um slogan de campanha para promover as vendas, e não é usada de uma forma que tenha a função de indicar a origem do produto, por isso não é considerada como sendo usada como uma marca registada.

Além disso, é possível registar um slogan como uma marca registada.

Até agora, a maioria dos slogans e outras frases usadas em publicidade e promoção eram frequentemente usados de forma genérica para uma variedade de produtos e serviços, e era difícil para os consumidores distinguir quem eram os produtos e serviços através dessas frases de publicidade, por isso a maioria dos pedidos de registo de marca registada era recusada.

No entanto, com a revisão das diretrizes de exame em 2016 (Ano 28 da era Heisei), foi claramente estabelecido nas diretrizes de exame de marcas registadas que “se a marca registada solicitada puder ser reconhecida não só como uma publicidade ou promoção de um produto ou serviço, ou como uma filosofia empresarial ou política de gestão, mas também como uma palavra inventada, não será considerada como caindo sob este item”.

Portanto, se não for reconhecido apenas como “publicidade ou promoção de um produto ou serviço” ou “filosofia empresarial ou política de gestão”, mas se houver elementos que possam ser um sinal de identificação de um produto ou serviço, como o uso de palavras inventadas ou a inclusão do nome da marca da empresa, mesmo que seja um slogan, é possível registar uma marca registada.

Com base nisso, não se pode dizer que a capacidade de identificação é negada imediatamente e que não constitui uma violação dos direitos de marca registada, simplesmente porque o uso da marca registada é um slogan. Se o uso da marca registada puder ser considerado como tendo a função de identificar produtos e indicar a sua origem, mesmo que seja usado num slogan, pode haver casos em que é considerado como um uso de marca registada.

Este princípio legal também se aplica ao uso de marcas registadas na Internet, como o uso de marcas registadas em anúncios de listagem.

Conclusão

Especialmente no mercado online, onde a informação sobre inúmeros produtos e serviços é abundante, não é incomum encontrar produtos à venda que usam marcas semelhantes à sua própria marca registada, ou receber uma notificação de violação de direitos de marca de outra empresa sobre os produtos que está a vender. Nestes casos, é comum sentir-se pressionado a tomar medidas imediatas, como a remoção do produto.

No entanto, como mencionado até agora, só porque se está a usar uma marca registada, não significa necessariamente que todas as ações constituem uma violação dos direitos de marca. Se o uso se enquadra ou não no uso de marca, se constitui ou não uma violação dos direitos de marca, a decisão específica depende de uma avaliação de múltiplas perspectivas baseada em circunstâncias individuais. Portanto, recomendamos que consulte um especialista em propriedade intelectual.

https://monolith.law/corporate/penalty-for-trademark-infringement[ja]