Mario Kart Olayı Ara Kararı ve Fikri Mülkiyet Hakları İhlali

Nintendo’nun popüler oyun karakteri ‘Mario’ ve benzeri kostümlerin kiralanması ve bu kostümlerle halka açık yollarda kart sürülmesi görüntülerinin reklam amaçlı kullanılması, haksız rekabet eylemi olarak kabul edildi. Bu nedenle, Nintendo, halka açık yol kart kiralama şirketi ‘Maricar’ (şimdiki adıyla MARI Mobility Development) aleyhine kullanımın durdurulması ve 50 milyon yen tazminat talebiyle dava açtı. Bu dava, 30 Mayıs 2019’da (Japon İmparatorluk Takvimine göre Reiwa 1) Japon Fikri Mülkiyet Yüksek Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, “semboller ve kostümler benzerlik göstermektedir” diyerek işletme karlarının ihlal edildiğine hükmetti ve MARI şirketinin tazminat sorumluluğunu kabul etti. Ayrıca, CEO’nun da kötü niyetli veya ağır ihmal içinde olduğuna karar vererek, tazminat sorumluluğunu da kabul etti.

Bu gün verilen karar, ara karardır ve tazminat miktarı hakkında ileride duruşmalar yapılacaktır. Ancak, bu ara kararın ne anlama geldiğini düşünmek istiyoruz.

1. İlk Yargı Kararı Ne Oldu?

MARI Mobility Development, Nintendo’nun popüler oyunu “Mario Kart”ın kısaltması “Maricar”ı izinsiz olarak şirket adı ve hizmet adında kullanmış, Mario, Luigi, Yoshi gibi popüler karakterlerin kostümlerini kart kullanıcılarına ödünç vermiş ve kartın görüntülerini iş ve reklam amaçlı kullanmıştır.

Buna karşılık, Nintendo, MARI Mobility Development’ı haksız rekabet ve telif hakkı ihlali nedeniyle dava etmişti. Ancak, Tokyo Bölge Mahkemesi, 27 Eylül 2018 (Gregorian takvimine göre 2018) tarihli kararında Nintendo’nun iddialarını büyük ölçüde kabul etmiş ve 10 milyon yen tazminat ödenmesini emretmiştir. Ancak, Japonca’yı anlamayan yabancı turistleri hedef alan “MariCar” gibi kullanımların haksız rekabet eylemi oluşturmadığına karar vermiştir.

Daha sonra, hem Nintendo hem de MARI Mobility Development temyiz etmiş ve dava, Fikri Mülkiyet Yüksek Mahkemesi’nde görülmüştür.

Ara Karar Nedir

İleride nihai karara geçilip geçilmeyeceği ya da bir uzlaşma olup olmayacağı konusunda dikkatler toplanmışken, aslında “ara karar”ın ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz.

Bir duruşma gerçekleştirildiğinde, bu duruşmayı sonlandıran karara “nihai karar” denir (Japon Medeni Usul Kanunu 243. madde). Genellikle “karar” olarak adlandırılan şey budur, ancak “ara karar”, duruşma sırasında taraflar arasında anlaşmazlık olan konular hakkında verilen karardır (Japon Medeni Usul Kanunu 245. madde). Ara kararın amacı, duruşmayı düzenlemek ve nihai kararı hazırlamaktır.

Ara karar verilip verilmeyeceği, mahkemenin takdirine bırakılmıştır, ancak ara karar verilen durumlar çok fazla değildir. Fikri mülkiyet davalarında (Fikri Mülkiyet Davaları), Fikri Mülkiyet Yüksek Mahkemesi’nin, patent ihlali kabul edilen durumlarda, bölge mahkemesinin kararını tersine çevirdiği ve ara karar verdiği birkaç örnek vardır.

Örneğin, “Kesilmiş Mochi Olayı” (Fikri Mülkiyet Yüksek Mahkemesi, 7 Eylül 2011 tarihli ara karar) durumunda, icadın adını “mochi” olarak belirleyen patentin patent sahibi olan temyiz eden (ilk derece davacısı), davalı ürünün (kesilmiş mochi) üretimi, satışı ve ihracatının patent ihlali olduğunu iddia ederek, davalıya karşı davalı ürünün üretiminin, devrinin vb. durdurulmasını ve davalı ürünlerin imhasını talep etti ve ayrıca 1 milyar 485 milyon yen ödenmesini talep etti. Ancak, ilk karar tüm talepleri reddetti. Bu nedenle, temyiz eden taraf temyiz etti ve ara karar olarak, davalı ürünün bu icadın tüm bileşenlerini karşıladığı, bu icadın teknik kapsamına dahil olduğu ve bu patentin patent geçersizlik incelemesi ile geçersiz kılınması gereken bir şey olmadığına karar verildi.

Bu ara kararda, birinci derece Tokyo Bölge Mahkemesi kararından daha geniş bir şekilde Nintendo’nun iddialarını kabul eden bir karar verildi. Yani, Fikri Mülkiyet Yüksek Mahkemesi, Nintendo’nun bölge mahkemesi kararına itiraz ettiği kısımları da kabul ederek, bu sınırlar dahilinde bölge mahkemesi kararıyla kısmen farklı bir karar verdi. Bu, toplumda büyük ilgi gören bir dava olduğu için, zarar miktarının tartışılmasından önce, mahkemenin görüşünü açıklamak amacıyla yapılmış olabilir.

Ayrıca, bu dava, tartışma konularının çok çeşitli olması ve her tartışma konusu etrafında taraflar arasındaki çatışmanın yoğun olması nedeniyle, ara kararın duruşmanın düzenlenmesine yardımcı olma etkisi de büyük olmuştur.

Orta Kararın Tartışma Noktaları

Bu orta kararda, tartışma noktaları 15 maddeye ayrılmıştır. Bunların arasında, Nintendo’nun birinci derece mahkeme kararına itiraz ettiği başlıca üç nokta aşağıdaki gibidir:

İşaret (Marka) Kullanımının Durdurulması ve İptal Talebinin Kapsamı

Yerel mahkeme kararında, “Maricar” ifadesinin, Japonca bilmeyenler arasında yaygın veya tanınmış olduğu kabul edilmedi ve yalnızca yabancı dilde yazılan web siteleri ve broşürler için “MariCar” gibi işaret (marka) kullanımının durdurulması ve iptali kabul edilmedi.

Ancak, bu ara kararda, “Mario Kart”ın İngilizce yazılışı olan “MARIO KART” ifadesinin hem iç hem de dış piyasalarda tanınmış olduğu kabul edildi ve bu durumla benzer olan “MariCar” gibi işaretleri (markaları) kullanan MARI Mobility Development’ın eylemleri, yalnızca yabancı dilde yazılan web sitelerinde de kullanıldığında haksız rekabet eylemi olarak kabul edildi. Bu nedenle, Fikri Mülkiyet Yüksek Mahkemesi’nin nihai kararını vermesi durumunda, yalnızca yabancı dilde yazılan web siteleri için de bu işaretlerin (markaların) durdurulması ve iptal taleplerinin kabul edileceği tahmin edilmektedir.

İşaret (marka) kullanımı hakkında yerel mahkeme kararı ve ara karar arasında bir farklılık vardı, ancak bu farklılığın nedeni, uygulanan Haksız Rekabetin Önlenmesi Yasası’nın hükümlerinin farklı olmasıdır.

Yerel mahkeme kararında, “Maricar” ifadesi, Nintendo’nun popüler oyun serisi “Mario Kart”ı ifade eder ve Japonya’daki oyunla ilgilenen herkes tarafından bilinir ve Nintendo’nun ilgili olduğu işletmelerle karışıklığa neden olabileceği belirtilerek, Haksız Rekabetin Önlenmesi Yasası’nın 2. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendi (karışıklık yaratan eylemler) ihlal edildiği belirtildi, ancak yalnızca yabancı dilde yazılan web siteleri için kabul edilmedi.

Buna karşılık, bu ara kararda, “Mario Kart” ifadesinin iç piyasada, “MARIO KART” ifadesinin ise hem iç hem de dış piyasalarda tanınmış olduğu belirtilerek, Haksız Rekabetin Önlenmesi Yasası’nın 2. maddesinin 1. fıkrasının 2. bendi (tanınmış işaretlerin izinsiz kullanımı) ihlal edildiği belirtildi. “Tanınmış” ifadesi, “bilinen”den daha yüksek bir tanınırlığı ifade eder.

Madde 2: Bu yasada “haksız rekabet”, aşağıdakileri ifade eder.
1. fıkra 1. bent: Başkalarının mal veya hizmetlerini ifade eden işaretler (bir kişinin işiyle ilgili adı, ticaret unvanı, ticari marka, amblem, malın kabı veya ambalajı veya bir mal veya işletmeyi ifade eden diğer şeyler. Aşağıda aynı.) ve talep edenler arasında yaygın olarak tanınan aynı veya benzer mal veya hizmet işaretlerini kullanmak, veya bu mal veya hizmet işaretlerini kullanan malları devretmek, teslim etmek, sergilemek, ihraç etmek, ithal etmek veya elektronik iletişim hatları aracılığıyla sunmak ve başkalarının mal veya işletmeleriyle karışıklığa neden olacak eylemler
1. fıkra 2. bent: Kendi mal veya hizmet işaretleri olarak başkalarının tanınmış mal veya hizmet işaretlerini aynı veya benzer şekilde kullanmak, veya bu mal veya hizmet işaretlerini kullanan malları devretmek, teslim etmek, sergilemek, ihraç etmek, ithal etmek veya elektronik iletişim hatları aracılığıyla sunmak

Haksız Rekabetin Önlenmesi Yasası’nın 2. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendi yerine 2. bendinin ihlal edildiği durumda, ne tür bir anlamı vardır?

Tanınmış bir işaretin izinsiz kullanılması (izinsiz kullanım) durumunda, karışıklığa neden olmasa bile, izinsiz kullanıcı, iş çabası göstermeden tanınmış işaretin müşteri çekme gücüne “bedava biniş (free ride)” yapabilirken, uzun yıllar süren iş çabası sonucunda yüksek kredi, ün ve itibar kazanan tanınmış işaret ve bunu aslen kullanan kişi arasındaki bağ zayıflatılır (sekreter, dilution).

Haksız Rekabetin Önlenmesi Yasası’nın 2. maddesinin 1. fıkrasının 2. bendi, bu tür bedava biniş veya seyreltme durumlarından tanınmış işaretleri korumak için olan bir hükümdür ve karışıklığa neden olma ihtimali gereksizdir.

MARI Mobility Development, kart gövdelerinde “Nintendo ile ilgisi yok” gibi reddedici ifadeler kullanıyor olması nedeniyle, karışıklığa neden olma ihtimalinin olmadığını savunuyordu, ancak Fikri Mülkiyet Yüksek Mahkemesi, Haksız Rekabetin Önlenmesi Yasası’nın 2. maddesinin 1. fıkrasının 2. bendinde karışıklığa neden olma ihtimalinin gereksiz olduğunu belirttiği için, MARI Mobility Development’ın reddedici ifadeler kullanıyor olması, şirketin Haksız Rekabetin Önlenmesi Yasası ihlalini reddeden bir durum değildir.

https://monolith.law/corporate/intellectual-property-infringement-risk[ja]

Alan Adı Kullanımının Engellenmesi ve Kaydın Silinmesi Kapsamı

Yerel mahkeme kararında, “Maricar” ifadesinin, Japonca bilmeyenler arasında yaygın olmadığı ve yalnızca yabancı dilde yazılmış bir web sitesinde “maricar” içeren bir alan adı kullanılırsa, Nintendo’nun ticari çıkarlarını ihlal etmeyeceği ve engellenmeyeceği belirtilmiştir.

Ancak, bu ara kararda, “maricar”ın hem yerel hem de uluslararası alanda ünlü “MARIO KART” ifadesine benzer olduğu belirtilmiştir.

İlk derece mahkemesindeki davalı şirket, haksız kazanç elde etme amacıyla, davacının belirli ürünlerini ve “MARIO KART” ifadesine benzer bu alan adlarını kullandığı kabul edilmiştir. Bu eylem, Japon Haksız Rekabet Yasası’nın (Japon ~) 2. maddesinin 1. fıkrasının 13. bendinde belirtilen haksız rekabet eylemine karşılık gelir ve davacının ticari çıkarlarına zarar verir.
Fikri Mülkiyet Yüksek Mahkemesi, 30 Mayıs 2019 (Gregorian Takvimi) tarihli ara karar

Ve “haksız kazanç elde etme amacıyla” “MARIO KART” ve “Maricar” ifadelerine benzer alan adlarını (maricar.jp, maricar.co.jp, fuji-maricar.jp, maricar.com) kullandığı kabul edilmiştir. Bu nedenle, Fikri Mülkiyet Yüksek Mahkemesi’nin nihai kararını vermesi durumunda, yalnızca yabancı dilde yazılmış bir web sitesinde kullanılan alan adlarının engellenmesi ve bu alan adlarının kaydının silinmesi taleplerinin de kabul edileceği düşünülmektedir.

https://monolith.law/corporate/domain-law-registration-confuse[ja]

MARIモビリTEİ Geliştirme’nin Yönetim Kurulu Başkanına Yönelik Tazminat Talebi

Şirketler Kanunu (Japon Şirketler Kanunu), bir şirketin yöneticisi, görevini yerine getirirken kötü niyetli veya ciddi bir hata yaptığında, üçüncü kişilere karşı tazminat sorumluluğu taşıdığını belirtir (Madde 429, Fıkra 1). Nintendo, bu hükme dayanarak, MARIモビリTEİ Geliştirme’nin Yönetim Kurulu Başkanının kişisel tazminat sorumluluğunu da sorgulamıştır.

Bu konuda, bölge mahkemesi kararında, şirketin Yönetim Kurulu Başkanının haksız rekabet veya telif hakkı ihlali yaptığını kabul etmedi ve Yönetim Kurulu Başkanına yönelik tazminat talebi reddedildi.

Ancak, bu ara kararda, bir yönetim kurulu üyesinin şirketin haksız rekabet eylemlerini gerçekleştirmemesini sağlama yükümlülüğü olduğu ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanının bu tür bir yükümlülüğe aykırı hareket ettiği ve kötü niyetli veya en azından ciddi bir hata yaptığı belirtildi ve Yönetim Kurulu Başkanına yönelik tazminat talebi kabul edildi.

İş dünyasında, “free-riding” (haksız çıkar sağlama) unsurlarını tamamen ortadan kaldırmak zor olabilir, ancak aşırı derecede kötü niyetli bir “free-riding” olarak kabul edilirse, bu ara karar gibi, Yönetim Kurulu Başkanının kişisel sorumluluğu da sorgulanabilir.

Gelecek Perspektifleri

Gelecekte, nihai karara doğru, ara kararın içeriği temel alınarak, tazminat miktarı gibi durumlar incelenecektir.

Tazminat Miktarı

Tazminat miktarı konusunda, Nintendo, temyiz mahkemesinde, tazminat talep miktarını 10 milyon yen’den (yaklaşık 600.000 TL) 50 milyon yen’e (yaklaşık 3 milyon TL) çıkarmıştır. Aslında, Nintendo’nun ilk duruşmada talep ettiği 10 milyon yen, sözde “kısmi talep” idi ve Nintendo’nun iddia ettiği zararın tamamını talep etmiyordu.

Nintendo, ilk duruşmada zarar miktarını 74.9 milyon yen (yaklaşık 4.5 milyon TL) olarak iddia etmiş ve bunun 10 milyon yen’ini talep etmişti. Ancak, temyiz mahkemesinde, MARI Mobility’nin iş sürekliliğini de göz önünde bulundurarak, zarar miktarını 116.6 milyon yen (yaklaşık 7 milyon TL) olarak iddia etmiş ve bunun 50 milyon yen’ini talep etmiştir.

Tokyo Bölge Mahkemesi, Nintendo’nun ilk duruşmadaki talep miktarını sadece biraz aşan 10.264.609 yen’i (yaklaşık 615.000 TL) Nintendo’nun zarar miktarı olarak kabul etti. Gelecekte, eğer temyiz mahkemesinde bir uzlaşma sağlanamaz ve Fikri Mülkiyet Yüksek Mahkemesi nihai bir karar verirse, tazminat miktarının ne kadar olacağı merak konusu olacaktır.

Ara Kararın Etkisi

Her şeye hemen bir kısaltma eklenen ve bu kısaltmaların ürün adını aşarak genel olarak yayıldığı Japonya’da, “Marika” gibi kısaltmaların, bir savunma için hangi ölçüde marka alınacağı, şirketlerin marka yönetiminde, maliyet açısından da zor bir sorundur.

Marka alınmamış olsa bile, halka açık veya ünlü bir gösteriyi korumak, Japon Haksız Rekabet Önleme Yasası’nın (Unfair Competition Prevention Act) işlevidir. Ancak, bu ara kararda, bölge mahkemesi kararından daha geniş bir kapsamda haksız rekabet önleme yasası ile koruma kabul edildiği için, gelecekteki şirket marka yönetiminde, bu olumlu bir gelişme olarak kabul edilebilir.

https://monolith.law/corporate/domain-trademark-company[ja]

Özet

Bu karar, başkalarının (başka şirketlerin) ürün adlarının kısaltmalarını veya ürünlerde yer alan karakterlerin kostümlerini kullanarak iş yapanlara, Japon Haksız Rekabet Önleme Yasası’na dayanarak bir yargı getirdiği için referans alınabilir.

Diğer yandan, bu karar, telif haklarına dayalı taleplerle ilgili olarak, durdurma gerekliliği veya seçici birleşme nedeniyle somut bir yargıda bulunmadığından, cosplay ve telif hakları sorununa girmemiştir.