Ключові моменти, на які варто звернути увагу при укладанні договору про ліцензування торговельних марок у сфері бренд-ліцензій

Одним з випадків, коли може знадобитися ліцензія на торговельний знак, є ситуація, коли назва, яку ви обрали для нового бренду, вже зареєстрована іншою компанією.

Ліцензію на торговельний знак в цьому випадку можна просто розглядати як “позичку назви”, але коли це стосується назви бренду, ситуація змінюється.

Торговельний знак бренду – це не просто набір символів або фігур, а “доказ того, що це справжній продукт бренду”, тому споживачі готові купувати товари з цим торговельним знаком за вищою ціною, ніж подібні товари.

Тому, при ліцензуванні торговельного знаку бренду, бренд повинен вимагати від ліцензіата виробництва товарів, відповідних бренду, та належного відображення торговельного знаку.

Цього разу ми розглянемо важливі моменти, які повинен знати ліцензіар, або власник бренду, в контексті “договору про ліцензію на торговельний знак” в рамках бренд-ліцензування, яке відрізняється від звичайного ліцензування торговельних знаків.

Що таке бренд

Американська асоціація маркетингу, яка є провідною у брендовому бізнесі, визначає “бренд” наступним чином.

Бренд – це “назва”, “термін”, “символ”, “дизайн” або інша функція, яка ідентифікує товари або послуги певного продавця як відмінні від товарів або послуг інших продавців.

Отже, бренд – це те, що може додати характеристики (додану вартість), які відрізняють його товари або послуги від інших подібних товарів або послуг. Ці фактори відрізнення можуть включати реальні речі, такі як функції та форма, а також нематеріальні речі, такі як історія, імідж, довіра. Торговельний знак бренду може мати наступні три функції:

• Функція ідентифікації товару: ідентифікація товару з торговельним знаком від інших товарів
• Функція гарантії якості: гарантія якості товару з торговельним знаком
• Функція приваблення клієнтів: спрямування клієнтів бренду до товару з торговельним знаком

Торговельний знак з такою економічною цінністю може отримати право на торговельний знак (ексклюзивне право) шляхом реєстрації в патентному відомстві, що дозволяє надавати ліцензії на використання третім особам.

Торговельні ліцензії в контексті бренд-ліцензування

У таких галузях як мода, бренд-ліцензування не є рідкісністю. Це може бути підбренд основного бренду, місцеве виробництво та продаж в інших країнах та інше.

Для бренду це не лише джерело роялті, але й можливість розширення бізнесу, відкриття нових ринків тощо. Ліцензіати, в свою чергу, можуть розраховувати на високий прибуток від бізнесу, який використовує відомість, довіру та імідж цього бренду.

Зазвичай бренд-ліцензування асоціюється з використанням “назви бренду” або “логотипу”, але насправді воно може включати детальні умови щодо дизайну, виробництва та продажу товарів.

З точки зору бренду, цілком зрозуміло бажання захистити імідж та репутацію цінного бренду, на розвиток якого було витрачено час та гроші.

Таким чином, роль торговельної ліцензії в контексті бренд-ліцензування відрізняється від ролі торговельної ліцензії, що має на меті лише використання торговельної марки.

Ключові моменти для перевірки у договорі про ліцензування торгової марки

Тут ми розглянемо ключові моменти, які слід перевірити у договорі про ліцензування торгової марки бренду.

Обсяг ліцензування

Стаття ●●
1. Перша сторона надає Другій стороні право на звичайне використання ліцензованої торгової марки в межах, визначених у наступних пунктах:
① Територія ліцензування: ●●●●
② Ліцензовані товари: ●●●●
③ Термін ліцензування: від ●●●● року ●● місяця ●● дня до ●●●● року ●● місяця ●● дня
2. Друга сторона не має права використовувати ліцензовану торгову марку за межами обсягу, визначеного в попередньому пункті.
3. Перша та Друга сторони зобов’язуються співпрацювати та подати заявку на реєстрацію права на звичайне використання, визначеного в пункті 1, протягом ●● днів після укладення цього договору. Витрати, пов’язані з такою реєстрацією, несе Друга сторона.
※ Ліцензіар: Перша сторона, Ліцензіат: Друга сторона

Найважливішими при ліцензуванні торгової марки власного бренду є “тип права на використання” та “обсяг ліцензування”.

Наприклад, якщо ви надаєте “ексклюзивне право на використання” в “спортивній галузі”, ви не зможете надати ліцензію на торгову марку для тенісного спорядження або гольфового спорядження, якщо ви отримаєте такий запит від третьої сторони.

Крім того, навіть якщо ви визначите ліцензований товар як “гольфове спорядження”, ви також можете подробити його на “гольфові м’ячі”, “гольфові клюшки”, “гольфовий одяг” тощо.

Таким чином, для бренду може бути важко передбачити, як розвиватиметься бізнес бренду в майбутньому, тому вибір обсягу ліцензування бездумно може призвести до втрати бізнес-можливостей.

Крім того, є два типи прав на використання: “звичайне право на використання” та “ексклюзивне право на використання”. У випадку “ексклюзивного права на використання”, навіть бренд, який має торгову марку, не може використовувати її в межах обсягу ліцензування, якщо вона зареєстрована. Тому, якщо немає значних переваг, краще не вибирати цей варіант. Крім того, можливо надати “ексклюзивне право на звичайне використання”, визначене між сторонами, в договорі.

Тому важливо визначити обсяг ліцензування та інше на основі здібностей ліцензіата та бізнес-плану.

На відміну від ексклюзивного права на використання, для якого потрібна реєстрація, реєстрація звичайного права на використання не є обов’язковою, але реєстрація дозволяє протистояти третім особам, які отримали торгову марку пізніше.

Використання ліцензованої торгової марки

Стаття ●●
1. Друга сторона, використовуючи ліцензовану торгову марку, повинна визнавати, що вона представляє репутацію та якість товарів Першої сторони, і прагнути не заподіяти шкоди цінності бренду Першої сторони.
2. Друга сторона повинна використовувати ліцензовану торгову марку відповідно до форми відображення, методу використання, вказаних у Додатку 1, та інструкцій, які Перша сторона дає від часу до часу.
3. Друга сторона, використовуючи ліцензовану торгову марку, повинна явно вказувати, що вона є виробником ліцензованого товару.
4. Друга сторона не може без попереднього письмового дозволу Першої сторони надавати ліцензовану торгову марку третім особам, або передавати, надавати в заставу або здійснювати будь-які інші дії щодо неї.
5. Якщо Друга сторона припиняє або завершує використання ліцензованої торгової марки, вона повинна негайно повідомити Першу сторону про це письмово.

У “Додатку 1” до пункту 2 можна включити обов’язок вказувати “Ліцензована торгова марка є зареєстрованою торговою маркою (Ліцензіара), і (Ліцензіат) отримав дозвіл на її використання у цьому товарі”, крім форми відображення ліцензованої торгової марки, такої як позиція, розмір, колір, комбінація з назвою бренду та логотипом, у рекламних матеріалах та тегах товарів.

Крім положень зразкового тексту вище, можна додати такі заборони з метою запобігання пошкодженню цінності бренду.

Друга сторона не повинна робити наступні дії, незалежно від того, чи вони відбуваються в межах території ліцензування:
① Використовувати або реєструвати торгові марки або інші знаки, які схожі на ліцензовану торгову марку або можуть бути з нею сплутані.
② Знищувати силу відрізнення ліцензованої торгової марки або заподіювати шкоду її репутації.
③ Використовувати ліцензовану торгову марку таким чином, що може викликати помилкове розуміння якості ліцензованого товару

Однак, якщо ви накладаєте на ліцензіата обов’язок заборони виробництва та продажу конкуруючих товарів, це може стати проблемою з точки зору законодавства про монополії, тому будьте обережні.

Сертифікація якості ліцензованого товару

Стаття ●●
1. Ліцензований товар, на якому Друга сторона може відображати ліцензовану торгову марку, повинен відповідати стандартам якості, вказаним у Додатку 2.
2. Друга сторона може використовувати ліцензовану торгову марку лише на ліцензованому товарі, який Перша сторона визнала відповідним вказаним стандартам якості.
3. Для отримання сертифікації від Першої сторони, зазначеної в попередньому пункті, Друга сторона повинна надати Першій стороні зразок ліцензованого товару з ліцензованою торговою маркою, а Перша сторона повинна повідомити Другій стороні про підтвердження або відмову в письмовій формі протягом ●● днів після отримання зразка.

Якщо якість товару з ліцензованою торговою маркою не відповідає певному рівню, це може пошкодити репутацію бренду, тому перевірка якості ліцензованого товару є важливим процесом.

Крім якості, “дизайн”, “ціновий діапазон”, “цільова аудиторія” та “реклама та реклама” також можуть негативно вплинути на оригінальний бренд, тому ви також можете розглянути можливість додавання їх до “умов сертифікації”.

Обов’язкові положення для уникнення ризиків ліцензіара

Відмова від гарантій

Стаття ●●
Сторона А не гарантує дійсність торговельних марок, що стосуються ліцензованих торговельних марок, а також те, що використання ліцензованих торговельних марок не порушує права третіх осіб.

Це положення, подібне до договору про ліцензування патенту, є дуже великим ризиком для ліцензіара, оскільки фактично неможливо перевірити всі подібні зареєстровані торговельні марки, а щодо порушення прав, вони не можуть бути визначені без судового рішення.

Якщо ви хочете дізнатися більше про порушення торговельних марок, будь ласка, ознайомтеся з наступною статтею разом з цією статтею.

https://monolith.law/corporate/penalty-for-trademark-infringement[ja]

Відмова від відповідальності

Стаття ●●
Сторона А не несе жодної відповідальності за будь-які збитки, що виникли у Сторони Б через дефекти ліцензованих товарів та використання ліцензованих торговельних марок.

Навіть якщо бренд здійснив сертифікацію якості, дефекти ліцензованих товарів є відповідальністю ліцензіата, а також через відображення назви бренду та логотипу, бренд може бути звинувачений у “відповідальності за продукцію”, тому це положення вважається необхідним.

Підсумки

Цього разу ми розглянули важливі моменти, які бренд повинен знати про договори про ліцензування торговельних марок у бренд-ліцензуванні, що відрізняється від загальних договорів про ліцензування торговельних марок.

У реальному договорі, крім вищезазначеного, потрібні такі пункти, як “плата за використання торговельної марки”, “розірвання договору”, “обов’язок зберігати таємницю”, “заходи після закінчення договору”, “відшкодування збитків”, “застосовне право”, “судова юрисдикція” та інше.

Ми рекомендуємо звернутися до адвоката з багатим професійним знанням та досвідом для консультації заздалегідь, оскільки ліцензування торговельних марок бренду вимагає знання бренд-бізнесу, а не самостійного прийняття рішень.

Якщо ви хочете знати про договори про ліцензування в цілому, не тільки про права на торговельні марки, але й про авторські права, патентні права тощо, будь ласка, подивіться наступну статтю разом з цією статтею.

https://monolith.law/corporate/license-contract-point[ja]

Інформація про заходи, що проводяться нашим бюро

Юридичне бюро “Monolith” – це юридична фірма, яка має високу спеціалізацію в галузі ІТ, особливо в інтернеті та праві. В останні роки інтелектуальна власність, особливо авторські права, привертає все більше уваги, а потреба в юридичній перевірці все більше зростає. Наше бюро надає рішення, пов’язані з інтелектуальною власністю. Деталі ви знайдете в статті нижче.

https://monolith.law/practices/corporate[ja]