Puntos clave de la reforma de la Ley de Marcas y la Ley de Diseños que entrará en vigor en abril de 2024 (Reiwa 6) - ¿Cuáles son los cambios que debes conocer?

En el año 5 de la era Reiwa (2023), se modificaron algunas partes de la Ley de Marcas Japonesa y la Ley de Diseños Japonesa, y dichas modificaciones se implementaron en abril del año 6 de la era Reiwa (2024). Debido a esta revisión de la era Reiwa 5, es posible que las estrategias de operación de marcas y diseños cambien, por lo que es importante comprender el propósito de las enmiendas y los detalles de los cambios.

En este artículo, explicaremos el contenido de las disposiciones modificadas y los puntos que deben tenerse en cuenta en la práctica. Presentaremos los principales puntos de la reforma de la Ley de Marcas Japonesa y la Ley de Diseños Japonesa, así que por favor utilícelos como referencia.

Resumen de los cambios en la Ley de Marcas y la Ley de Diseños Industriales, en vigor desde abril de Reiwa 6 (2024)

Las reformas de la Ley de Marcas y la Ley de Diseños Industriales en Reiwa 5 (2023) tienen como principal objetivo adaptar el sistema legal a la digitalización y la internacionalización recientes.

Los principales cambios en la Ley de Marcas son los siguientes:

• Introducción del sistema de consentimiento
• Flexibilización de los requisitos para registrar marcas que incluyen el nombre de otra persona

En cuanto a la Ley de Diseños Industriales, se destaca la flexibilización de los requisitos para las excepciones a la pérdida de novedad.

Este paquete de enmiendas fue promulgado el 14 de junio de Reiwa 5 (2023) y entró en vigor el 1 de abril de Reiwa 6 (2024). Sin embargo, las disposiciones modificadas de la Ley de Diseños Industriales han estado en vigor desde el 1 de enero de Reiwa 6 (2024).

Punto de Reforma 1: Introducción del Sistema de Consentimiento (Ley de Marcas Japonesa)

El sistema de consentimiento permite que, si el titular de una marca registrada previamente da su consentimiento, se pueda reconocer el registro de una marca similar presentada posteriormente. La introducción de este sistema de consentimiento en la ley de marcas, que había sido objeto de consideración desde hace tiempo, se ha llevado a cabo con esta reforma. Expliquemos detalladamente por qué se ha realizado esta modificación.

Contenido de las disposiciones anteriores

La Ley de Marcas Japonesa (商標法) establece que en los siguientes casos, no se puede obtener el registro de una marca:

(Marcas que no pueden obtener registro)
Artículo 4: A pesar de las disposiciones del artículo anterior, las siguientes marcas no pueden obtener registro:

11. Una marca que sea idéntica o similar a otra marca registrada por otra persona o a una marca relacionada con una solicitud de registro anterior a la fecha de la solicitud de registro de la marca en cuestión, y que se use para los productos o servicios designados (los cuales se refieren a los productos o servicios especificados de acuerdo con las disposiciones del párrafo 1 del artículo 6, incluyendo los casos aplicables por analogía del párrafo 1 del artículo 68. Lo mismo se aplica en adelante.) o para productos o servicios similares a estos.

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En pocas palabras, el derecho de marca es el derecho a monopolizar el uso de un signo distintivo (marca) para productos o servicios. En los negocios, este signo distintivo sirve para que los consumidores elijan los productos o servicios de una empresa en lugar de los de otra, diferenciándolos de los demás. Este signo distintivo es la “marca”, y el derecho a monopolizar este signo distintivo es el derecho de marca.

El artículo 4, apartado 1, número 11 de la Ley de Marcas Japonesa es una disposición que rechaza el registro de marcas que infringen marcas registradas anteriormente, lo cual podría considerarse una disposición obvia.

Se dice que el propósito de esta disposición es:

1. Proteger los derechos del titular de la marca registrada previamente.
2. Prevenir la confusión sobre el origen de los productos o servicios.

Estos son los objetivos que se persiguen.

Contexto de la Reforma

El contexto de la reforma incluye los siguientes problemas con las disposiciones anteriores:

1. El alto costo de responder cuando una marca comercial es rechazada en su registro
2. Los inconvenientes en los contratos globales

Bajo el sistema anterior, existía el problema de que si una marca comercial aplicada era rechazada debido a la existencia de una marca comercial previamente registrada idéntica o similar, la carga de la respuesta correspondiente era significativa.

En el caso de que no se pueda realizar una corrección en el contenido que infringe la marca comercial cuyo registro ha sido rechazado, es necesario tomar medidas como la presentación de un escrito de argumentación en contra o un litigio para la cancelación de los derechos de la marca comercial previamente registrada. Para buscar nuevamente la aprobación del registro, el costo en tiempo y dinero se convierte en una carga considerable.

Además, en países de Europa y América, existe desde hace tiempo un sistema que permite el registro conjunto de ambas marcas comerciales, incluso si una marca comercial que infringe una marca comercial previamente registrada de otra persona es aplicada, siempre y cuando haya consentimiento del titular de los derechos de la marca comercial previamente registrada.

Debido a que el sistema de consentimiento no estaba reconocido bajo la ley japonesa, no era posible celebrar un contrato de acuerdo de coexistencia para la existencia de dos marcas comerciales, lo que también señalaba el problema de causar inconvenientes en los contratos globales.

Por lo tanto, teniendo en cuenta las necesidades de las empresas y la armonización con los sistemas internacionales, se decidió introducir el sistema de consentimiento también en Japón.

Contenido de la Reforma

Tomando en cuenta el contexto mencionado anteriormente, se han establecido las siguientes disposiciones.

Ley de Marcas, Artículo 4
4. Incluso si una marca es aplicable bajo el Artículo 4, Párrafo 1, Ítem 11, si el solicitante de la marca ha obtenido el consentimiento de otra persona conforme a dicho ítem para el registro de la marca, y siempre que no exista riesgo de confusión entre los productos o servicios que usarán dicha marca y los productos o servicios relacionados con la marca registrada de otra persona, el titular de la marca registrada, el titular de los derechos de uso exclusivo o el titular de los derechos de uso normal, entonces las disposiciones del ítem mencionado no se aplicarán.

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De esta disposición se desprende que, incluso para las marcas que corresponden al Artículo 4, Párrafo 1, Ítem 11 de la Ley de Marcas, ahora es posible obtener el registro de la marca bajo los siguientes dos requisitos:

1. Haber obtenido el consentimiento del titular de la marca registrada previamente.
2. No existir riesgo de confusión con la marca registrada previamente.

Además, para asegurar el propósito del Artículo 4, Párrafo 1, Ítem 11, se han establecido los siguientes sistemas:

• El titular de una de las marcas coexistentes puede solicitar al titular de la otra marca que aplique una indicación para prevenir la confusión (Ley de Marcas, Artículo 24-4, Ítem 1).
• Cualquier persona puede solicitar la cancelación del registro de una marca si uno de los titulares de la marca la usa con el propósito de competencia desleal y para causar confusión de origen (Ley de Marcas, Artículo 52-2).

Aunque se ha reconocido la introducción del sistema de consentimiento, es importante tener en cuenta que la protección de los derechos de la marca registrada previamente y la prevención de la confusión de origen siguen siendo de suma importancia.

La relación con la reforma de la Ley de Competencia Desleal

Con la reforma de la Ley de Marcas, la Ley de Prevención de la Competencia Desleal (Ley Japonesa de Prevención de la Competencia Desleal) también ha sido parcialmente modificada.

El problema radica en que, con la introducción del sistema de consentimiento, de las dos marcas que coexisten, si una adquiere la notoriedad o la fama establecida en los artículos 2.1.1 y 2.1.2 de la Ley de Competencia Desleal, surge una situación compleja.

El titular de la marca que ha adquirido notoriedad, etc., puede solicitar medidas cautelares contra el otro titular de la marca basándose en la Ley de Competencia Desleal. Sin embargo, si se admite esta solicitud de medidas cautelares, podría obstaculizar el uso fluido del sistema de consentimiento.

Por lo tanto, se ha estipulado en el artículo 19.1.3 de la Ley de Competencia Desleal que los titulares de ambas marcas que coexisten debido al sistema de consentimiento no pueden realizar reclamaciones de medidas cautelares basadas en los artículos 2.1.1 y 2.1.2 de la Ley de Competencia Desleal contra el otro titular.

Para más información sobre otros puntos de la reforma de la Ley de Competencia Desleal, consulte el siguiente artículo relacionado.

Artículo relacionado: ¿Cuáles son los puntos clave de la Ley de Prevención de la Competencia Desleal reformada que entrará en vigor en abril de 2024 (Reiwa 6)? Explicación de los cambios que debe conocer

Punto de Reforma 2: Flexibilización de los Requisitos para el Registro de Marcas que Incluyen Nombres de Terceros (Ley de Marcas Japonesa)

En la reforma del año 2023 (Reiwa 5), se ha flexibilizado los requisitos para el registro de marcas que incluyen nombres de terceros.

Explicaremos el contexto y las disposiciones de la reforma.

Disposiciones Anteriores

Bajo la ley de marcas anterior, el artículo 4, sección 1, ítem 8, no permitía el registro de marcas que incluyeran el nombre de otra persona.

(Marcas que no pueden ser registradas)
Artículo 4. A pesar de las disposiciones del artículo anterior, no se puede registrar como marca:

8. Una marca que incluya el retrato de otra persona o el nombre de otra persona o un nombre o un apodo famoso, un nombre artístico o un pseudónimo o sus abreviaturas conocidas (excepto cuando se cuente con el consentimiento de esa persona).

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El propósito de esta disposición es proteger los intereses personales de los individuos. Es decir, el objetivo es evitar que los nombres o denominaciones sean utilizados en marcas comerciales sin el consentimiento de la persona.

Contexto de la Reforma

Aunque existe un interés legal en la protección de los intereses personales, se había identificado como un problema el hecho de que no se pudieran registrar como marcas los nombres de fundadores, diseñadores, entre otros, que se deseaban utilizar como nombres de marca.

Es posible registrar una marca con el consentimiento de la persona, pero no es práctico obtener el consentimiento de todas las personas con el mismo nombre y apellido. Si no se reconocen los derechos de marca en estos casos, se puede decir que falta protección para las marcas compuestas por nombres.

En respuesta a este problema, en varios países occidentales, se han abordado las marcas que incluyen el nombre de otra persona estableciendo la notoriedad como un requisito. La necesidad de armonizar los sistemas internacionales también fue un factor en el fondo de esta reforma de la sección 8 del artículo 4, ítem 1 de la Ley de Marcas.

Contenido de la Reforma

El artículo 4, sección 1, ítem 8 de la Ley de Marcas fue reformado en 2023 (Reiwa 5) como sigue:

Artículo 4, sección 1
8. Una marca que incluya el retrato de otra persona o el nombre de otra persona (limitado a los nombres ampliamente reconocidos entre los consumidores en el campo de los productos o servicios donde se usará la marca) o un nombre o un apodo famoso, un nombre artístico o un pseudónimo o sus abreviaturas conocidas (excepto cuando se cuente con el consentimiento de esa persona) o una marca que incluya el nombre de otra persona que no cumpla con los requisitos establecidos por decreto.

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Con esta reforma, se permite el registro de marcas que incluyan el nombre de otra persona, siempre y cuando dicho nombre no sea ampliamente reconocido entre los consumidores en el campo de los productos o servicios donde se usará la marca.

Además, se ha establecido que las marcas que incluyan el nombre de otra persona y que no cumplan con los requisitos establecidos por decreto no podrán ser registradas. Será necesario prestar atención al contenido de los futuros decretos que se establezcan.

Además, el Subcomité del Sistema de Marcas ha indicado que las solicitudes abusivas que infrinjan los intereses personales de terceros serán rechazadas, incluso si el nombre de la persona no tiene un cierto nivel de notoriedad.

Mediante el diseño de un sistema que incluya decretos y que proteja los intereses personales, se puede decir que se mantiene el propósito original de esta disposición.

Punto de Reforma 3: Flexibilización de los Requisitos de las Disposiciones Excepcionales sobre la Pérdida de Novedad en Diseños (Ley de Diseños Japonesa)

El “derecho de diseño” es uno de los derechos de propiedad intelectual que se puede utilizar para combatir la imitación de productos, como las copias y los productos similares. Para que se reconozca un derecho de diseño, es necesario que este sea nuevo. Si se publica el diseño en publicaciones o sitios web antes de la solicitud de registro de diseño, la pérdida de novedad puede resultar en la denegación del registro de diseño. Sin embargo, si se cumplen ciertos requisitos, se considera que la novedad del diseño no se ha perdido. En esta última reforma, se han flexibilizado los requisitos de las disposiciones excepcionales relacionadas con la pérdida de novedad.

Veamos en detalle el contexto y el contenido de la reforma.

Contenido de las disposiciones anteriores

Aunque la novedad de un diseño haya sido perdida debido a las acciones de la persona que tiene el derecho a obtener el registro de diseño, se considerará que no se ha perdido la novedad si se cumplen las siguientes disposiciones.

(Excepción a la pérdida de novedad de un diseño)
Artículo 4
2. Incluso los diseños que han llegado a corresponder a lo estipulado en el artículo 3, apartado 1, punto 1 o 2, debido a las acciones de la persona que tiene el derecho a obtener el registro de diseño (excluyendo aquellos que han llegado a corresponder a dichos puntos debido a su publicación en un boletín oficial relacionado con patentes, modelos de utilidad, diseños o marcas), se tratarán de la misma manera que el apartado anterior, en relación con la aplicación de las disposiciones de dicho apartado y del apartado 2 del mismo artículo, si la solicitud de registro de diseño relacionada con dicho diseño se realiza dentro de un año desde la fecha en que correspondió a dichos puntos.

3. La persona que desee acogerse a las disposiciones del apartado anterior debe presentar un escrito en el que se indique tal intención al Comisionado de la Oficina de Patentes de Japón al mismo tiempo que la solicitud de registro de diseño, y además, debe presentar un escrito que demuestre que el diseño que ha llegado a corresponder a los puntos 1 o 2 del apartado 1 del artículo 3 es un diseño que puede acogerse a las disposiciones del apartado anterior (en adelante, “certificado” en este artículo y en el artículo 60-7) dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la solicitud de registro de diseño.

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Estas disposiciones están pensadas para casos en los que se realiza una solicitud de registro de diseño después de haber divulgado el propio diseño en exposiciones, publicaciones o sitios web.

El objetivo es no restringir las acciones que pueden ser entendidas como parte de la misma gama de actividades y expresión del creador del diseño.

Contexto de la Reforma

En las disposiciones anteriores, se había señalado que la carga de la solicitud era considerable al presentar el “Certificado de Aplicación de Excepción” establecido en el Artículo 4, Párrafo 3 de la Ley de Diseños Japonesa.

En los últimos años, se ha llevado a cabo la promoción y venta a través de redes sociales y sitios de comercio electrónico, lo que ha diversificado y complicado la manera en que se hacen públicos los diseños. Además, es cada vez más común ver casos en los que los diseños se publican primero en plataformas de financiamiento colectivo antes de pasar a la producción, durante el proceso de desarrollo.

En tales circunstancias, crear un certificado que cubra todas las actividades de divulgación dentro de los 30 días puede representar una carga significativa para el solicitante.

Por lo tanto, en la reforma del año 5 de la era Reiwa (2023), los requisitos del Artículo 4, Párrafo 3 han sido relajados.

Contenido de la Reforma

El Artículo 4, Párrafo 3 de la Ley de Diseños Industriales Japonesa (意匠法) fue enmendado en la reforma del año 5 de la era Reiwa (2023).

Artículo 4 de la Ley de Diseños Industriales Japonesa
3　La persona que desee acogerse a las disposiciones del párrafo anterior, deberá presentar un escrito que así lo indique junto con la solicitud de registro de diseño al Comisionado de la Oficina de Patentes de Japón, y además, dentro de los treinta días a partir de la fecha de la solicitud de registro de diseño, deberá presentar un escrito que demuestre que el diseño que ha llegado a ser aplicable bajo el número uno o dos del párrafo primero del artículo tres, es un diseño que puede recibir la aplicación de las disposiciones del párrafo anterior (en este artículo y en el artículo 60-7 se le denomina “certificado”). No obstante, si existen dos o más actos por parte de la persona que tiene el derecho de obtener el registro de diseño de un diseño idéntico o similar que han llevado a que dicho diseño sea aplicable bajo el número uno o dos del párrafo primero del artículo tres, bastará con presentar el certificado correspondiente al acto realizado en la fecha más temprana.

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Antes de la reforma, era necesario crear un certificado de aplicación de excepción que cubriera todos los diseños divulgados. Con esta enmienda, al presentar un certificado del primer diseño divulgado, se puede recibir la aplicación de la disposición de excepción de la pérdida de novedad.

La carga sobre el solicitante se ha reducido y, al mismo tiempo, la inclusión del primer diseño divulgado en el certificado también tiene en cuenta la previsibilidad para terceros.

Impacto de la reforma en la práctica empresarial y medidas a tomar

Es crucial comprender completamente el contenido de las reformas de la Ley de Marcas y la Ley de Diseños del año 5 de la era Reiwa (2023) en Japón. Es importante destacar que algunos de los decretos y criterios de revisión relacionados con la reforma aún no están establecidos. Será prudente mantenerse atento a su promulgación futura.

Además, la reforma ha hecho que el uso de marcas y diseños sea más amplio y accesible. En particular, la reforma de la Ley de Marcas Japonesa incrementa la posibilidad de registrar marcas que anteriormente no podían ser registradas. Se espera que, en el futuro, los empresarios desarrollen estrategias de marca más amplias.

Cuando se presente la oportunidad de aplicar las disposiciones reformadas, es importante profundizar en la comprensión de su contenido para poder utilizarlas de manera efectiva.

Conclusión: Consulte a un experto sobre las reformas de la Ley de Marcas y la Ley de Diseños

La reforma de la Ley de Marcas y la Ley de Diseños en el año 5 de la era Reiwa (2023) se ha llevado a cabo con el objetivo principal de actualizar el sistema legal en el contexto de la digitalización y la internacionalización recientes.

En la Ley de Marcas, se ha aumentado la posibilidad de registrar marcas que anteriormente no podían ser registradas, y la Ley de Diseños también se ha modificado para facilitar la presentación de solicitudes de diseño. Para aprovechar efectivamente las disposiciones de esta reforma y avanzar en una expansión empresarial más amplia, es esencial tener una comprensión adecuada de los cambios realizados.

El registro de marcas y diseños tiene un gran impacto en la estrategia empresarial de una compañía, por lo que se requiere una respuesta rápida y segura. Si tiene dudas sobre el contenido de la reforma, le recomendamos que busque el consejo de un experto.

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